Processo T‑321/10

SA.PAR. Srl

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI)

«Marca comunitária — Processo de declaração de nulidade — Marca nominativa comunitária GRUPPO SALINI — Má‑fé — Artigo 52.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.° 207/2009»

Sumário — Acórdão do Tribunal Geral (Sexta Secção) de 11 de julho de 2013

1.      Marca comunitária — Renúncia, extinção e nulidade — Causas de nulidade absoluta — Requerente de má‑fé no momento do depósito do pedido de marca — Critérios de apreciação — Tomada em consideração de todos os fatores pertinentes existentes no momento do depósito do pedido de registo — Conhecimento por parte do requerente da utilização por um terceiro de um sinal idêntico ou semelhante — Intenção do requerente — Grau de proteção jurídica dos sinais em causa — Lógica comercial na base do registo do sinal controvertido enquanto marca comunitária — Cronologia dos acontecimentos que caracterizaram o depósito do pedido de marca — Grau de notoriedade

[Regulamento n.° 207/2009 do Conselho, artigo 52.°, n.° 1, alínea b)]

2.      Marca comunitária — Renúncia, extinção e nulidade — Causas de nulidade absoluta — Requerente de má‑fé no momento do depósito do pedido de marca — Marca nominativa GRUPPO SALINI

[Regulamento n.° 207/2009 do Conselho, artigo 52.°, n.° 1, alínea b)]

3.      Marca comunitária — Disposições processuais — Fundamentação das decisões — Objetivo

(Artigo 296.° TFUE; Regulamento n.° 207/2009 do Conselho, artigo 75.°, primeira frase)

1.      Por força do artigo 52.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 207/2009, sobre a marca comunitária, a nulidade de uma marca comunitária é declarada, na sequência de pedido apresentado ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) ou de pedido reconvencional numa ação de contrafação, quando o titular da marca tenha agido de má‑fé por ocasião do depósito do pedido de marca. Incumbe ao requerente da nulidade que entenda basear‑se nesse motivo demonstrar as circunstâncias que permitem concluir que o titular de uma marca comunitária estava de má‑fé no momento do depósito do pedido de registo desta.

Para efeitos de apreciação da existência de má‑fé do requerente, na aceção dessa disposição, importa tomar em consideração todos os fatores relevantes específicos do caso concreto que existam no momento do depósito do pedido de registo de um sinal como marca comunitária, designadamente, em primeiro lugar, o facto de o requerente saber ou dever saber que um terceiro utiliza, pelo menos num Estado‑Membro, um sinal idêntico ou semelhante para um produto idêntico ou semelhante suscetível de gerar confusão com o sinal cujo registo é pedido, em segundo lugar, a intenção do requerente de impedir esse terceiro de continuar a utilizar tal sinal, bem como, em terceiro lugar, o grau de proteção jurídica de que gozam o sinal do terceiro e o sinal cujo registo é pedido.

Assim sendo, resulta da formulação do Tribunal de Justiça no referido acórdão que os fatores aí enumerados mais não são do que exemplos de entre um conjunto de elementos suscetíveis de ser tomados em consideração para efeitos da apreciação da eventual má‑fé de um requerente de marca, no momento do depósito do pedido. Há, portanto, que considerar que, no quadro da análise global efetuada ao abrigo do disposto no artigo 52.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 207/2009, se pode também atender à lógica comercial em que se inscreve o depósito do pedido de registo desse sinal como marca comunitária, assim como à cronologia dos acontecimentos que caracterizaram o referido depósito.

Pode ser tomado em consideração o grau de notoriedade de que goza um sinal no momento do depósito do pedido de registo como marca comunitária, podendo esse grau de notoriedade precisamente justificar o interesse do requerente em assegurar uma proteção jurídica mais alargada do seu sinal.

Quanto às intenções de um requerente de marca, importa examinar as intenções de um requerente de uma marca tal como podem ser deduzidas das circunstâncias objetivas e das suas ações concretas, do seu papel ou da sua posição, do conhecimento de que dispunha relativamente ao uso do sinal anterior, das ligações de natureza contratual, pré‑contratual ou pós‑contratual que mantinha com o requerente da nulidade, da existência de deveres ou de obrigações recíprocas, incluindo os deveres de lealdade e de honestidade gerados ao abrigo dos mandatos sociais ou das funções de direção que tenham sido ou ainda sejam exercidas na empresa do requerente da nulidade e, de forma mais geral, de todas as situações objetivas de conflito de interesses em que o requerente da marca interveio.

(cf. n.^os 18, 21 a 23, 28, 33)

2.      V. texto da decisão.

(cf. n.^os 26 a 35, 45)

3.      V. texto da decisão.

(cf. n.° 41)