ARREST VAN HET GERECHT (Eerste kamer)
24 oktober 2018 (*)
„Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniebeeldmerk 42 BELOW – Niet-ingeschreven ouder nationaal beeldmerk VODKA 42 – Relatieve weigeringsgrond – Artikel 8, lid 4, van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 4, van verordening (EU) 2017/1001] – Gebruik in het economische verkeer – Toepassing van het nationale recht door het EUIPO”
In zaak T‑435/12,
Bacardi Co. Ltd, gevestigd te Vaduz (Liechtenstein), aanvankelijk vertegenwoordigd door M. Reinisch, vervolgens door A. Parassina, L. Rigas en L. Lorenc, advocaten,
verzoekster,
tegen
Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), aanvankelijk vertegenwoordigd door P. Geroulakos, vervolgens door D. Gája en D. Walicka als gemachtigden,
verweerder,
andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het EUIPO, interveniënte voor het Gerecht:
Palírna U zeleného stromu a. s., voorheen Granette & Starorežná Distilleries a.s., gevestigd te Ústí nad Labem (Tsjechië), vertegenwoordigd door T. Chleboun, advocaat,
betreffende een beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het EUIPO van 9 juli 2012 (zaak R 2100/2011‑2) inzake een oppositieprocedure tussen Granette & Starorežná Distilleries en Bacardi,
wijst
HET GERECHT (Eerste kamer),
samengesteld als volgt: H. Kanninen (rapporteur), president, I. Pelikánová en E. Buttigieg, rechters,
griffier: X. Lopez Bancalari, administrateur,
gezien het op 24 september 2012 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,
gezien de op 5 februari 2013 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het EUIPO,
gezien de op 30 januari 2013 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,
gezien de op 12 maart 2013 ter griffie van het Gerecht neergelegde repliek,
gezien de op 2 augustus 2013 ter griffie van het Gerecht neergelegde dupliek van het EUIPO,
gezien de op 20 augustus 2013 ter griffie van het Gerecht neergelegde dupliek van interveniënte,
gezien de schriftelijke vragen van het Gerecht aan partijen en de door verzoekster en het EUIPO op respectievelijk 13 en 20 mei 2015 ter griffie van het Gerecht ingediende antwoorden op deze vragen,
gezien het op 29 april 2015 door verzoekster ter griffie van het Gerecht ingediende verzoek tot schorsing van de behandeling en de door het EUIPO en interveniënte op respectievelijk 6 en 13 mei 2015 ingediende opmerkingen ter zake,
gezien de beschikking van de president van de Eerste kamer (vroegere samenstelling) van 10 juni 2015 tot schorsing van de behandeling,
gezien de hervatting van de behandeling op 10 november 2015,
gezien het op 11 december 2015 door verzoekster ter griffie van het Gerecht ingediende verzoek tot schorsing van de behandeling en de door het EUIPO op 7 januari 2016 ingediende opmerkingen ter zake,
gezien de beslissing van de president van de Eerste kamer (vroegere samenstelling) van 20 januari 2016 tot schorsing van de behandeling,
gezien de hervatting van de behandeling op 20 juni 2016,
gezien het op 22 augustus 2016 door verzoekster ter griffie van het Gerecht ingediende verzoek tot schorsing van de behandeling en de door het EUIPO en interveniënte op respectievelijk 26 augustus en 8 september 2016 ingediende opmerkingen ter zake,
gezien de beslissing van de president van de Eerste kamer (vroegere samenstelling) van 12 september 2016 tot schorsing van de behandeling,
gezien de hervatting van de behandeling op 13 maart 2017,
gezien de op 16 en 17 mei 2017 ingediende antwoorden van partijen op de vragen die het Gerecht bij wege van maatregel tot organisatie van de procesgang heeft gesteld,
na de terechtzitting op 7 november 2017,
het navolgende
Arrest
Voorgeschiedenis van het geding
1 Op 26 juni 2009 heeft verzoekster, Bacardi Co. Ltd, bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) een Uniemerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB 2009, L 78, blz. 1), zoals gewijzigd [vervangen door verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (PB 2017, L 154, blz. 1)].
2 De inschrijvingsaanvraag betreft het volgende beeldteken:
3 De waren waarvoor inschrijving is aangevraagd, behoren tot klasse 33 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd, en zijn omschreven als volgt: „Alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren), waaronder wodka, dranken op basis van wodka of met wodkasmaak”.
4 De Uniemerkaanvraag is in het Blad van gemeenschapsmerken nr. 59/2009 van 14 december 2009 gepubliceerd.
5 Op 11 maart 2010 heeft interveniënte, Granette & Starorežná Distilleries a.s., thans Palírna U zeleného stromu a.s., krachtens artikel 41 van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 46 van verordening 2017/1001) oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk voor de hierboven in punt 3 genoemde waren.
6 De oppositie was met name gebaseerd op het in Tsjechië en Slowakije gebruikte niet-ingeschreven merk voor „alcoholhoudende dranken, te weten wodka” (hierna: „niet-ingeschreven merk”), dat hierna is afgebeeld:
7 Ter staving van de oppositie zijn de weigeringsgronden van artikel 8, lid 1, onder b), en lid 4, van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), en lid 4, van verordening 2017/1001] aangevoerd.
8 Op 12 augustus 2011 heeft de oppositieafdeling de oppositie in haar geheel afgewezen op grond van artikel 8, lid 1, onder b), en lid 4, van verordening nr. 207/2009, en heeft zij interveniënte verwezen in de kosten van de oppositieprocedure.
9 Op 10 oktober 2011 heeft interveniënte op grond van de artikelen 58 tot en met 64 van verordening nr. 207/2009 (thans artikelen 66 tot en met 71 van verordening 2017/1001) bij het EUIPO beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.
10 Bij beslissing van 9 juli 2012 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de tweede kamer van beroep van het EUIPO interveniëntes beroep toegewezen.
11 Ten eerste heeft de kamer van beroep herinnerd aan de cumulatieve voorwaarden van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009.
12 Ten tweede heeft de kamer van beroep opgemerkt dat in Tsjechië artikel 7, lid 1, onder g), van wet nr. 441/2003 Sb. van 3 december 2003 (hierna: „Tsjechische merkenwet”) aan houders van niet-ingeschreven merken van meer dan alleen plaatselijke betekenis die in het economisch verkeer worden gebruikt vóór de indiening van een inschrijvingsaanvraag, het recht verleent om latere merken te verbieden als die tekens gelijk zijn of overeenstemmen en soortgelijke waren of diensten aanduiden.
13 Ten derde was de kamer van beroep van mening dat interveniënte in casu afdoende had aangetoond dat de door het niet-ingeschreven merk aangeduide waren op verschillende plaatsen waren verhandeld – minstens op plaatsen behorend tot het Tsjechische grondgebied – en voorts dat deze verhandeling had plaatsgevonden vóór de datum van indiening van de inschrijvingsaanvraag voor het aangevraagde merk en in de context van een commerciële activiteit die een economisch voordeel beoogt.
14 De kamer van beroep is tot de slotsom gekomen dat de rechten op het niet-ingeschreven merk waren verworven op grond van het gebruik dat interveniënte ervan had gemaakt voor „alcoholhoudende dranken, te weten wodka” vóór de datum van indiening van de inschrijvingsaanvraag voor het aangevraagde merk.
15 Ten vierde is de kamer van beroep nagegaan of het niet-ingeschreven merk de houder ervan het recht verleende om het gebruik van het aangevraagde merk te verbieden en heeft zij in dit kader onderzocht of was voldaan aan de door artikel 7, lid 1, onder g), van de Tsjechische merkenwet gestelde voorwaarden.
16 In dat verband heeft de kamer van beroep om te beginnen opgemerkt dat de betrokken waren zich richtten tot het grote publiek dat op het Tsjechische grondgebied verblijft.
17 Vervolgens was de kamer van beroep van mening dat enerzijds de betrokken waren dezelfde of zeer soortgelijk waren en anderzijds de conflicterende tekens globaal overeenstemden op visueel, fonetisch en begripsmatig vlak.
18 Daarnaast heeft de kamer van beroep geoordeeld dat het niet-ingeschreven merk een gemiddeld intrinsiek onderscheidend vermogen had.
19 Gelet op het voorgaande, is de kamer van beroep tot de slotsom gekomen dat in casu verwarringsgevaar bestond bij het relevante publiek.
20 Ten slotte heeft de kamer van beroep in wezen geoordeeld dat het EUIPO onbevoegd was om uitspraak te doen over verzoeksters argument dat het gebruik van het niet-ingeschreven merk een daad van oneerlijke mededinging vormde en een inbreuk op haar auteursrecht inhield, aangezien het EUIPO als zodanig het bestaan en de geldigheid van dat merk niet ter discussie kon stellen.
21 Bijgevolg heeft de kamer van beroep het beroep en derhalve de oppositie toegewezen op grond van het niet-ingeschreven merk en voorts verzoekster verwezen in de kosten van de oppositie- en beroepsprocedure krachtens artikel 85, lid 1, van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 109, lid 1, van verordening 2017/1001).
Conclusies van partijen
22 In haar verzoekschrift vordert verzoekster dat het Gerecht:
– de bestreden beslissing vernietigt;
– de oppositie tegen de inschrijving van het aangevraagde merk afwijst;
– het te wijzen arrest meedeelt aan het EUIPO;
– het EUIPO en interveniënte verwijst in de kosten.
23 Na in repliek afstand te hebben gedaan van haar tweede en derde vordering vordert verzoekster dat het Gerecht:
– de bestreden beslissing vernietigt;
– het EUIPO en interveniënte verwijst in de kosten.
24 Het EUIPO vordert dat het Gerecht:
– het beroep verwerpt;
– verzoekster verwijst in de kosten.
25 Interveniënte vordert dat het Gerecht:
– het beroep verwerpt;
– verzoekster verwijst in de kosten.
In rechte
Ontvankelijkheid
26 Het EUIPO voert in wezen aan dat verzoeksters vordering tot vernietiging van de bestreden beslissing niet-ontvankelijk is daar, afgezien van de bewering dat de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat de bewijzen van gebruik van het niet-ingeschreven merk volstonden om de oppositie toe te wijzen, het verzoekschrift geen voldoende duidelijke argumenten of uiteenzettingen bevat over de redenen waarom de door die kamer verrichte beoordeling onjuist is.
27 Verzoekster stelt dat zij dienaangaande in het verzoekschrift voldoende uitleg heeft gegeven en heeft aangetoond dat de kamer van beroep overeenkomstig het Tsjechische recht had moeten eisen dat interveniënte extra bewijzen aanbracht om een voortdurend gebruik van het niet-ingeschreven merk aan te tonen.
28 Vooraf dient te worden vastgesteld dat het EUIPO in het kader van zijn exceptie van niet-ontvankelijkheid kritiek levert op het vage en algemene karakter van een aangevoerd argument en op het ontbreken van andere argumenten ter ondersteuning van de grief dat, in wezen, in casu niet is voldaan aan de in artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 gestelde voorwaarde van gebruik in het economische verkeer.
29 Uit vaste rechtspraak blijkt dat ingevolge artikel 76, onder d), van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht, elk verzoekschrift het voorwerp van het geschil, de aangevoerde middelen en argumenten alsmede een summiere uiteenzetting van deze middelen moet bevatten. Deze uiteenzetting dient zo duidelijk en precies te zijn dat de verweerder zijn verweer kan voorbereiden en het Gerecht uitspraak kan doen op het beroep, in voorkomend geval zonder bijkomende informatie. Teneinde de rechtszekerheid en een goede rechtsbedeling te waarborgen, is het voor de ontvankelijkheid van een argument noodzakelijk dat de essentiële elementen feitelijk en rechtens waarop het berust, althans summier, maar coherent en begrijpelijk uit de tekst van het verzoekschrift zelf blijken (zie in die zin beschikking van 25 juli 2000, RJB Mining/Commissie, T‑110/98, EU:T:2000:199, punt 23 en aldaar aangehaalde rechtspraak, en arrest van 10 april 2003, Travelex Global and Financial Services en Interpayment Services/Commissie, T‑195/00, EU:T:2003:111, punt 26).
30 In casu blijken de elementen feitelijk en rechtens waarop verzoeksters argument berust dat de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat de bewijzen van gebruik van het niet-ingeschreven merk volstonden om de oppositie toe te wijzen, duidelijk uit het verzoekschrift.
31 In punt B. III van het verzoekschrift beweert verzoekster immers in wezen dat met betrekking tot het niet-ingeschreven merk niet was voldaan aan de in artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 gestelde voorwaarde van gebruik in het economische verkeer, aangezien interveniënte niet het bewijs had geleverd van een voortdurend, ononderbroken en actueel gebruik van dat teken tot de datum van vaststelling van de beslissing van de oppositieafdeling, te weten tot 12 augustus 2011.
32 Een dergelijk argument is voldoende duidelijk en nauwkeurig opdat het EUIPO zijn verweer kan voorbereiden en het Gerecht zijn toezicht kan uitoefenen. De door het EUIPO opgeworpen exceptie van niet-ontvankelijkheid moet dus worden verworpen.
Ten gronde
33 Verzoekster voert in wezen twee middelen aan. Het eerste middel betreft schending van regel 50, lid 2, onder g), van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het gemeenschapsmerk (PB 1995, L 303, blz. 1). Het tweede middel is ontleend aan schending van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009.
Eerste middel: schending van regel 50, lid 2, onder g), van verordening nr. 2868/95
34 Verzoekster meent dat de kamer van beroep een onjuist beknopt overzicht van de feiten van de zaak heeft gemaakt. Die kamer heeft een onvolledig beknopt overzicht gemaakt van de argumenten die verzoekster voor de oppositieafdeling alsook voor die kamer had aangevoerd. Om te beginnen zijn de argumenten met betrekking tot het Tsjechische recht, en met name die over de oneerlijke mededinging en het auteursrecht, niet vermeld. Voorts heeft het beknopt overzicht van de argumenten in punt 14 van de bestreden beslissing enkel betrekking op de argumenten over het op 10 september 2003 ingediende Tsjechische merk nr. 263350, waarop interveniëntes oppositie was gesteund, en wordt daarin geen enkel argument met betrekking tot het niet-ingeschreven merk vermeld. Ten slotte voert verzoekster aan dat de kamer van beroep heeft nagelaten de argumenten te onderzoeken die erop gericht waren te bewijzen dat dit merk naar Tsjechisch recht geen bescherming genoot, aangezien het een daad van oneerlijke mededinging betrof en inbreuk werd gemaakt op haar auteursrecht op het teken 42 BELOW. Bijgevolg voert zij aan dat regel 50, lid 2, onder g), van verordening nr. 2868/95 is geschonden en dat haar argumenten, waarvan een deel buiten beschouwing werd gelaten, onvoldoende werden onderzocht.
35 Het EUIPO en interveniënte betwisten de gegrondheid van het onderhavige middel.
36 Vooraf zij eraan herinnerd dat krachtens regel 50, lid 2, onder g), van verordening nr. 2868/95 de beslissing van de kamer van beroep een beknopt overzicht van de feiten moet behelzen.
37 De inhoud van de bestreden beslissing dient dus te worden onderzocht om na te gaan of zij een beknopt overzicht behelst van de feiten en met name van de door verzoekster tijdens de administratieve procedure aangevoerde argumenten.
38 Zoals blijkt uit punt 7 van de bestreden beslissing, heeft de kamer van beroep de door verzoekster voor de oppositieafdeling aangevoerde argumenten op zeer gedetailleerde wijze samengevat. Zij heeft met name in punt 7, zevende en achtste streepje, van de bestreden beslissing verzoeksters argumenten over het Tsjechische recht betreffende oneerlijke mededinging en auteursrecht vermeld. Daarnaast heeft ze, in punt 69 van de bestreden beslissing, herinnerd aan verzoeksters argument dat erop neerkomt dat interveniëntes gebruik van het niet-ingeschreven merk onrechtmatig was daar het een daad van oneerlijke mededinging vormde en inbreuk maakte op verzoeksters auteursrecht.
39 Zoals blijkt uit punt 14 van de bestreden beslissing, heeft de kamer van beroep voorts een beknopt overzicht gegeven van verzoeksters argumenten die in wezen de verwerping van interveniëntes beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling beoogden. In het bijzonder heeft ze herinnerd aan verzoeksters argument dat interveniënte weliswaar het aangevraagde merk en het niet-ingeschreven merk als globaal overeenstemmend beschouwde, maar zij niet kon aanvoeren dat er sprake was van fonetische overeenstemming, aangezien de woorden „below” en „wodka” totaal verschillend klinken.
40 Zodoende heeft de kamer van beroep het geheel van verzoeksters aangedragen argumenten goed samengevat.
41 Het eerste middel moet dus worden afgewezen.
Tweede middel: schending van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009
42 Verzoekster stelt in wezen dat de kamer van beroep artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 heeft geschonden door te besluiten dat het niet-ingeschreven merk voldeed aan de door dit artikel gestelde voorwaarden en dus in de weg kon staan aan inschrijving van het aangevraagde merk.
43 Krachtens artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 kan de houder van een niet-ingeschreven merk of een ander teken zich verzetten tegen de inschrijving van een Uniemerk als dat niet-ingeschreven merk of dat teken aan vier cumulatieve voorwaarden voldoet: het moet worden gebruikt in het economisch verkeer; het moet een meer dan alleen plaatselijke betekenis hebben; het recht op dit merk of teken moet zijn verkregen overeenkomstig het recht van de lidstaat waar het werd gebruikt vóór de indiening van de Uniemerkaanvraag; tot slot moet dit merk of teken de houder ervan het recht verlenen om het gebruik van een later merk te verbieden. Deze voorwaarden zijn cumulatief, zodat de oppositie op basis van het bestaan van een niet-ingeschreven merk of een ander in het economisch verkeer gebruikt teken in de zin van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 niet kan slagen wanneer een niet-ingeschreven merk of een ander teken niet voldoet aan één van deze voorwaarden [zie arrest van 12 oktober 2017, Moravia Consulting/EUIPO – Citizen Systems Europe (SDC‑888TII RU), T‑317/16, niet gepubliceerd, EU:T:2017:718, punt 38 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
44 De eerste twee voorwaarden, namelijk die inzake het gebruik en de betekenis – die niet alleen plaatselijk mag zijn – van het ingeroepen teken of merk, volgen uit de bewoordingen van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 en moeten dus tegen de achtergrond van het Unierecht worden uitgelegd. Die verordening stelt derhalve uniforme maatstaven vast inzake het gebruik van tekens en hun betekenis, die coherent zijn met de beginselen die aan het door deze verordening opgezette stelsel ten grondslag liggen [arresten van 24 maart 2009, Moreira da Fonseca/BHIM – General Óptica (GENERAL OPTICA), T‑318/06–T‑321/06, EU:T:2009:77, punt 33; 4 juli 2014, Construcción, Promociones e Instalaciones/BHIM – Copisa Proyectos y Mantenimientos Industriales (CPI COPISA INDUSTRIAL), T‑345/13, niet gepubliceerd, EU:T:2014:614, punt 41, en 12 oktober 2017, SDC‑888TII RU, T‑317/16, niet gepubliceerd, EU:T:2017:718, punt 39].
45 Uit het gebruik van de uitdrukking „indien en voor zover krachtens het voor dat teken geldende recht van de lidstaat” volgt daarentegen dat de twee overige voorwaarden, die vervolgens in artikel 8, lid 4, onder a) en b), van verordening nr. 207/2009 zijn genoemd, door de verordening vastgestelde voorwaarden zijn die, anders dan de voorgaande voorwaarden, moeten worden beoordeeld tegen de achtergrond van de criteria die zijn vastgesteld in het recht dat het ingeroepen teken beheerst. Deze verwijzing naar het recht dat het ingeroepen teken beheerst, is volkomen gerechtvaardigd, aangezien op basis van verordening nr. 207/2009 tekens die niet onder het stelsel van het Uniemerk vallen, kunnen worden aangevoerd tegen een Uniemerk. Bijgevolg kan alleen op basis van het recht dat het ingeroepen teken beheerst, worden bepaald of dit teken ouder is dan het Uniemerk en of het een verbod op het gebruik van een later merk kan rechtvaardigen (arresten van 24 maart 2009, GENERAL OPTICA, T‑318/06– T‑321/06, EU:T:2009:77, punt 34, en 12 oktober 2017, SDC‑888TII RU, T‑317/16, niet gepubliceerd, EU:T:2017:718, punt 40).
46 In casu is niet betwist dat het niet-ingeschreven merk van meer dan alleen plaatselijke betekenis is. Verzoekster meent echter dat de kamer van beroep niet correct heeft beoordeeld of was voldaan aan de voorwaarde van gebruik in het economische verkeer. Volgens haar moest de kamer van beroep immers vaststellen dat het voornoemde merk voortdurend was gebruikt tot de datum waarop de oppositieafdeling de beslissing van 12 augustus 2011 had gewezen. Daarnaast verwijt zij de kamer van beroep, niet te zijn overgegaan tot een grondig onderzoek van het Tsjechische recht en zodoende, op grond van bepalingen van dat recht die in casu niet relevant waren, tot de slotsom te zijn gekomen dat interveniënte rechten had op dat merk en voorts dat dit merk haar het recht verleende om het gebruik van het aangevraagde merk te verbieden. Ten slotte verwijt zij de kamer van beroep, zich onbevoegd te hebben geacht om de geldigheid van dat merk te beoordelen en derhalve de oppositie te hebben toegewezen op grond van een ongeldig teken.
47 In wezen valt het tweede middel uiteen in drie onderdelen. Het eerste onderdeel is ontleend aan een onjuiste beoordeling, door de kamer van beroep, van de in artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 gestelde voorwaarde betreffende het gebruik van een niet-ingeschreven merk in het economische verkeer. Volgens het tweede onderdeel heeft de kamer van beroep bij de toepassing van die bepaling ten onrechte de in casu relevante bepalingen van het Tsjechische recht niet onderzocht. Volgens het derde onderdeel heeft de kamer van beroep zich ten onrechte onbevoegd verklaard om de geldigheid van het niet-ingeschreven merk na te gaan in het licht van de bepalingen van het Tsjechische recht inzake oneerlijke mededinging en auteursrecht.
– Eerste onderdeel van het tweede middel
48 Verzoekster meent dat de kamer van beroep een onjuiste beoordeling heeft gemaakt door te stellen dat in casu was voldaan aan de door artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 gestelde voorwaarde van gebruik van het niet-ingeschreven merk in het economische verkeer. Zij voert aan dat deze voorwaarde moest worden beoordeeld op de datum waarop de oppositieafdeling haar beslissing heeft vastgesteld, te weten 12 augustus 2011, en voorts dat interveniënte het voortdurende, ononderbroken en actuele gebruik van het niet-ingeschreven merk tot die datum moest aantonen. Zij meent dat het voortdurende bestaan van het merk ook dient te worden aangetoond, aangezien de vraag of dit merk bestaat, afhangt van het nationale recht, in casu van het Tsjechische recht. In dat verband merkt verzoekster op dat interveniënte het gebruik van het niet-ingeschreven merk rond januari 2011 had stopgezet, daar het merk werd vervangen door het logo VODKA 42 BLENDED.
49 EUIPO vordert afwijzing van dit onderdeel. De overeenkomstig het Unierecht in aanmerking te nemen datum om het gebruik van een niet-ingeschreven merk te beoordelen is die van de indiening van de aanvraag tot inschrijving van het aangevraagde merk, te weten in casu 26 juni 2009. Voorts is de in het Tsjechische recht voorziene voorwaarde van voortdurend gebruik van een niet-ingeschreven merk niet relevant om de datum te bepalen waarop het gebruik van een niet-ingeschreven ouder merk moet worden beoordeeld.
50 Interveniënte betoogt dat het argument, volgens hetwelk het niet-ingeschreven merk vanaf 2011 niet meer is gebruikt, niet is opgeworpen in de oppositieprocedure en door het EUIPO dus niet in aanmerking kon worden genomen overeenkomstig artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 95, lid 2, van verordening 2017/1001). Daarnaast voert zij aan dat de enige relevante vraag is of zij dat merk gebruikte op de datum van indiening van haar oppositie of, uiterlijk, op de uiterste datum voor het overleggen van de bewijzen aan het EUIPO.
51 Om te beginnen dient erop te worden gewezen dat verzoekster de niet-ontvankelijkheid heeft opgeworpen van de door interveniënte als bijlage bij haar memorie van antwoord meegedeelde bewijzen van het gebruik van het niet-ingeschreven merk. Verzoekster heeft doen opmerken dat deze bewijzen voor het eerst voor het Gerecht zijn overgelegd. Als antwoord op een vraag van het Gerecht ter terechtzitting heeft het EUIPO, net zoals verzoekster, verklaard dat de door interveniënte bij haar memorie van antwoord meegedeelde bewijzen niet-ontvankelijk waren. Interveniënte heeft daarentegen aangevoerd dat de door haar voor het Gerecht overgelegde bewijzen ontvankelijk waren en dat zij zich in elk geval voegt naar de beslissing van het Gerecht.
52 Volgens vaste rechtspraak is het beroep bij het Gerecht gericht op toetsing van de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep van het EUIPO in de zin van artikel 65 van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 72 van verordening 2017/1001). Uit deze bepaling volgt dat feiten die partijen niet voor de instanties van het EUIPO hebben aangevoerd, niet meer kunnen worden aangevoerd in het stadium van het beroep bij het Gerecht en dat het Gerecht de feiten niet opnieuw kan onderzoeken tegen de achtergrond van bewijsstukken die voor het eerst voor hem zijn aangevoerd. De rechtmatigheid van een beslissing van een kamer van beroep van het EUIPO moet immers worden beoordeeld aan de hand van de gegevens waarover deze kon beschikken op het ogenblik waarop zij haar beslissing vaststelde [arresten van 18 juli 2006, Rossi/BHIM, C‑214/05 P, EU:C:2006:494, punt 50‑52; 18 december 2008, Les Éditions Albert René/BHIM, C‑16/06 P, EU:C:2008:739, punten 136-138, en 16 januari 2014, Optilingua/BHIM – Esposito (ALPHATRAD), T‑538/12, niet gepubliceerd, EU:T:2014:9, punt 19].
53 In casu heeft interveniënte als bijlage bij haar memorie van antwoord facturen overgelegd ten bewijze van het voortdurende gebruik van haar merk op het Tsjechische grondgebied vanaf 2007 tot de datum van de beslissing van de oppositieafdeling en zelfs na die datum.
54 Vast staat dat die bewijzen voor het eerst voor het Gerecht zijn overgelegd. Gelet op de in punt 52 hierboven in herinnering gebrachte rechtspraak, dienen zij dus niet-ontvankelijk te worden verklaard.
55 Vervolgens dient erop te worden gewezen dat de kamer van beroep in punt 31 van de bestreden beslissing heeft geoordeeld dat de relevante periode waarnaar de bewijzen inzake het gebruik van het niet-ingeschreven merk hoofdzakelijk moesten verwijzen „gelijk was aan of dateerde van vóór de datum van indiening van de betwiste aanvraag, te weten 26 juni 2009”. Daarnaast is die kamer in punt 39 van de bestreden beslissing tot de slotsom gekomen dat interveniënte het recht op dat merk had verworven „vóór de datum van indiening van de [Unie]merkaanvraag”.
56 Vastgesteld moet worden dat verzoekster in casu niet betwist dat het niet-ingeschreven merk is gebruikt in het economische verkeer in Tsjechië tussen 2008 en 2009, te weten vóór de datum van indiening van de aanvraag tot inschrijving van het aangevraagde merk.
57 Daarentegen voert verzoekster aan dat de kamer van beroep had moeten eisen dat interveniënte het bewijs van het voortdurende, ononderbroken en actuele gebruik van het niet-ingeschreven merk tot de datum van de beslissing van de oppositieafdeling, te weten 12 augustus 2011, levert. In dat verband wijst zij erop dat interveniënte geen enkel bewijs van gebruik van het niet-ingeschreven merk voor de jaren 2010 en 2011 heeft overgelegd. Daarnaast beweert zij dat interveniënte rond januari 2011 is opgehouden met het gebruik van dit merk.
58 De door verzoekster opgeworpen argumenten leiden ertoe dat dient te worden bepaald op welke datum de kamer van beroep de in artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 gestelde voorwaarde betreffende het gebruik in het economische verkeer moest beoordelen.
59 Uit de in de punten 43 en 44 hierboven aangehaalde rechtspraak volgt dat de eerste voorwaarde van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009, te weten die betreffende het gebruik van het niet-ingeschreven merk in het economisch verkeer, moet worden uitgelegd in het licht van het Unierecht.
60 Voorts moet op de voorwaarde van het gebruik, in het economisch verkeer, van het ter onderbouwing van de oppositie ingeroepen teken hetzelfde tijdscriterium worden toegepast als dat waarin artikel 8, lid 4, onder a), van verordening nr. 207/2009 uitdrukkelijk voorziet met betrekking tot de verkrijging van het recht op dit teken, te weten de datum van indiening van de Uniemerkaanvraag (arresten van 29 maart 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C‑96/09 P, EU:C:2011:189, punt 166, en 4 juli 2014, CPI COPISA INDUSTRIAL, T‑345/13, niet gepubliceerd, EU:T:2014:614, punt 47).
61 Derhalve heeft de kamer van beroep geen blijk gegeven van een onjuiste opvatting door de voorwaarde betreffende het gebruik van het niet-ingeschreven merk te beoordelen op de datum van indiening van de aanvraag tot inschrijving van het aangevraagde merk.
62 Ten slotte dient te worden vastgesteld dat verzoeksters betoog niet afdoet aan deze conclusie.
63 Verzoekster betoogt, in wezen, dat de kamer van beroep van interveniënte moest eisen dat zij het voortdurende gebruik van het niet-ingeschreven merk aantoonde, aangezien deze voorwaarde in het Tsjechische recht wordt gesteld en, in het bijzonder, in een beslissing van de Nejvyšší soud (hoogste rechter in burgerlijke en strafzaken, Tsjechië) van 19 april 2012 (nr. 23 Cdo 3412/2010).
64 In dat verband dient een onderscheid te worden gemaakt tussen de voorwaarde betreffende het gebruik in het economische verkeer, die – zoals hierboven in punt 44 is vermeld – tegen de achtergrond van het Unierecht moet worden beoordeeld, en de in artikel 8, lid 4, onder a), van verordening nr. 207/2009, gestelde voorwaarde betreffende het verwerven van het recht op het niet-ingeschreven teken, die wordt beoordeeld tegen de achtergrond van het recht van de lidstaat waar het teken is gebruikt vóór de datum van indiening van de Uniemerkaanvraag, zoals hierboven in punt 45 is uiteengezet.
65 Dat het Tsjechische recht als voorwaarde voor het bestaan van een niet-ingeschreven teken het bewijs van het voortdurende gebruik ervan vordert, heeft in casu geen enkele invloed op de datum waarop het gebruik van het niet-ingeschreven merk moet worden beoordeeld, die overeenkomstig de in punt 60 hierboven in herinnering gebrachte rechtspraak de datum is van indiening van de aanvraag tot inschrijving van het Uniemerk.
66 Dientengevolge moet verzoeksters argument worden afgewezen.
67 Gelet op al het voorgaande, dient het eerste onderdeel van het tweede middel te worden verworpen zonder dat verzoeksters overige argumenten over het ontbreken van voortdurend gebruik van het niet-ingeschreven merk – door de wijziging van het niet-ingeschreven merk in januari 2011 door toevoeging van het woord „blended” op het einde van het teken – hoeven te worden onderzocht. Evenmin hoeft uitspraak te worden gedaan over interveniëntes argumenten die de ontvankelijkheid beogen te betwisten van de bewering dat er geen bewijs voorligt van gebruik van dit merk vanaf 2011.
– Tweede onderdeel van het tweede middel
68 In het kader van de oppositie heeft interveniënte in wezen aangevoerd dat het niet-ingeschreven merk haar het recht verleende om zich te verzetten tegen het gebruik van het aangevraagde merk op grond van artikel 7, lid 1, onder g), van de Tsjechische merkenwet, alsook op grond van de artikelen 44, 46, 47 en 53 van het Tsjechische handelswetboek, zoals vastgesteld door Tsjechische wet nr. 513/1991 Sb.
69 Artikel 7, lid 1, onder g), van de Tsjechische merkenwet luidt:
„Het aangevraagde teken wordt niet ingeschreven in het register na oppositie bij het Bureau tegen de inschrijving van het merk in het register (hierna: ,oppositie’) door
[…]
g) de houder van een niet-ingeschreven teken of een ander in het economische verkeer gebruikt teken van meer dan alleen plaatselijke betekenis voor dezelfde of soortgelijke waren en diensten, indien dit teken gelijk is aan of overeenstemt met het aangevraagde teken en de rechten op dat teken verworven zijn vóór de datum van indiening van de inschrijvingsaanvraag.”
70 Artikel 44 van het Tsjechische handelswetboek bepaalde:
„Oneerlijke mededinging is gedrag in het kader van commerciële mededinging of handelsbetrekkingen dat ingaat tegen de goede zeden in de context van mededinging en dat schade kan veroorzaken bij concurrenten, consumenten of andere klanten. Oneerlijke mededinging is verboden.”
71 Artikel 46 van het Tsjechische handelswetboek luidt:
„Misleidend merken van waren en diensten
(1) Het op een misleidende manier merken van waren of diensten bestaat erin op waren en diensten een teken aan te brengen op een wijze die op de markt een onjuiste indruk creëert wat het land, de regio of de plaats betreft waarvan de aldus gemerkte waren of diensten afkomstig zijn, of de onjuiste indruk dat zij van een bepaalde producent afkomstig zijn, dan wel dat zij bepaalde kenmerken of kwaliteiten bezitten […].
[…]”
72 Artikel 47 van het Tsjechische handelswetboek voorzag in de gevallen van verwarringsgevaar wegens, met name, het gebruik van een bijzonder teken.
73 Artikel 53 van het Tsjechische handelswetboek bepaalde:
„De personen waarvan de rechten zijn geschaad of dreigen te worden geschaad door oneerlijke mededinging kunnen ten aanzien van de persoon die hun rechten schendt, vorderen dat deze laatste dit gedrag staakt en dat een einde wordt gesteld aan de situatie die inbreuk maakt op zijn rechten […].”
74 Verzoekster voert aan dat de kamer van beroep blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting doordat zij, bij het onderzoek of was voldaan aan de in artikel 8, lid 4, onder a) en b), van verordening nr. 207/2009 neergelegde voorwaarden, de in casu relevante bepalingen van Tsjechisch recht niet grondig heeft onderzocht, terwijl zij daartoe verplicht was. Volgens haar is de kamer van beroep alleen op grond van artikel 7, lid 1, onder g), van de Tsjechische merkenwet nagegaan of het niet-ingeschreven merk aan de houder ervan het recht verleende om het gebruik van een later merk te verbieden terwijl die kamer dat onderzoek had moeten verrichten in het licht van de voorwaarden die zijn gesteld in de artikelen 44 en volgende van het Tsjechische handelswetboek betreffende oneerlijke mededinging.
75 Het EUIPO en interveniënte betwisten verzoeksters betoog.
76 In dat verband dient te worden opgemerkt dat de kamer van beroep in casu niet heeft onderzocht of het niet-ingeschreven merk werd beschermd overeenkomstig de artikelen 44 en volgende van het Tsjechische handelswetboek, terwijl interveniënte haar oppositie met name had gegrond op deze bepalingen en verzoekster voorts uitdrukkelijk had gesteld dat de bepalingen van de Tsjechische merkenwet niet relevant waren.
77 Volgens verzoekster tast het ontbreken van dit onderzoek de rechtmatigheid van de bestreden beslissing aan, in wezen omdat het EUIPO verplicht was om het Tsjechische recht te onderzoeken vanuit een ruime invalshoek teneinde vast te stellen of het niet-ingeschreven merk aan interveniënte het recht verleende om een later merk te verbieden, en bijgevolg of in casu was voldaan aan de voorwaarden van artikel 8, lid 4, onder a) en b), van verordening nr. 207/2009. Volgens haar vloeit deze verplichting duidelijk voort uit artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009, uit de richtsnoeren voor procedures voor het EUIPO in hun op de datum van de bestreden beslissing toepasselijke versie (hierna: „richtsnoeren van het EUIPO”) en uit het arrest van 29 maart 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar (C‑96/09 P, EU:C:2011:189).
78 Wat ten eerste de vorderingen tot nietigverklaring betreft die zijn gebaseerd op een krachtens een nationale regeling verworven ouder recht, past het eraan te herinneren dat, wat de rolverdeling tussen de verzoeker tot nietigverklaring, de bevoegde instanties van het EUIPO en het Gerecht aangaat, reeds werd geoordeeld dat regel 37 van verordening nr. 2868/95 bepaalt dat de verzoeker nadere gegevens dient te verstrekken waaruit blijkt dat hij krachtens de toepasselijke nationale wetgeving het recht heeft om zich te beroepen op een nationaalrechtelijk beschermd ouder recht. Gelet op deze regel dient de verzoeker aan het EUIPO niet alleen de gegevens te verstrekken waaruit blijkt dat hij voldoet aan de voorwaarden die overeenkomstig de nationale wetgeving waarvan hij de toepassing vraagt, zijn gesteld om het gebruik van een Uniemerk krachtens een ouder recht te kunnen verbieden, maar ook de gegevens waaruit de inhoud van deze wetgeving blijkt (zie in die zin arresten van 5 juli 2011, Edwin/BHIM, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, punten 49 en 50; 27 maart 2014, BHIM/National Lottery Commission, C‑530/12 P, EU:C:2014:186, punt 34, en 5 april 2017, EUIPO/Szajner, C‑598/14 P, EU:C:2017:265, punt 35).
79 Ten tweede, wat meer bepaald de verplichtingen van het EUIPO betreft, heeft het Hof geoordeeld dat wanneer een vordering tot nietigverklaring van een Uniemerk was gebaseerd op een ouder recht dat door een regel van nationaal recht wordt beschermd, het in de eerste plaats aan de bevoegde instanties van het EUIPO was om het gezag en de strekking te beoordelen van de gegevens die de verzoeker ten bewijze van de inhoud van deze regel heeft overgelegd. Bovendien kan de beslissing van de bevoegde instanties van het EUIPO ertoe leiden dat aan de houder van het merk een hem toegekend recht wordt ontnomen, zodat de draagwijdte van een dergelijke beslissing noodzakelijkerwijs impliceert dat de rol van de instantie die deze beslissing neemt, niet beperkt is tot een loutere validatie van het nationale recht zoals het door de verzoeker tot nietigverklaring werd voorgesteld (zie in die zin arresten van 5 juli 2011, Edwin/BHIM, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, punt 51; 27 maart 2014, BHIM/National Lottery Commission, C‑530/12 P, EU:C:2014:186, punten 35 en 43, en 5 april 2017, EUIPO/Szajner, C‑598/14 P, EU:C:2017:265, punt 36).
80 Ten derde is het Gerecht overeenkomstig artikel 65, leden 1 en 2, van verordening nr. 207/2009 bevoegd om een volledige rechtmatigheidstoetsing te verrichten met betrekking tot de wijze waarop het EUIPO de gegevens heeft beoordeeld die de verzoeker heeft overgelegd ten bewijze van de inhoud van de nationale wetgeving waarvan hij de bescherming inroept (zie in die zin arresten van 5 juli 2011, Edwin/BHIM, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, punt 52; 27 maart 2014, BHIM/National Lottery Commission, C‑530/12 P, EU:C:2014:186, punt 36, en 5 april 2017, EUIPO/Szajner, C‑598/14 P, EU:C:2017:265, punt 37).
81 Aangezien de toepassing van het nationale recht in de betrokken procedurele context ertoe kan leiden dat de houder van een Uniemerk zijn recht verliest, is het bovendien absoluut noodzakelijk dat het Gerecht, ondanks eventuele hiaten in de ter staving van het toepasselijke nationale recht overgelegde documenten, effectief de mogelijkheid heeft om daadwerkelijk toezicht uit te oefenen. Daartoe moet het Gerecht dus niet uitsluitend op basis van de overgelegde documenten kunnen nagaan wat de inhoud, de toepassingsvoorwaarden en de draagwijdte zijn van de rechtsregels waarop de verzoeker tot nietigverklaring zich beroept. Bijgevolg moet de rechterlijke toetsing door het Gerecht voldoen aan de vereisten van het beginsel van daadwerkelijke rechterlijke bescherming (arresten van 27 maart 2014, BHIM/National Lottery Commission, C‑530/12 P, EU:C:2014:186, punt 44, en 5 april 2017, EUIPO/Szajner, C‑598/14 P, EU:C:2017:265, punt 38).
82 Van belang is te benadrukken dat het EUIPO en het Gerecht hun controle moeten uitoefenen rekening houdend met het vereiste dat de nuttige werking van verordening nr. 207/2009 – de bescherming van het Uniemerk – wordt gewaarborgd (arresten van 27 maart 2014, BHIM/National Lottery Commission, C‑530/12 P, EU:C:2014:186, punt 40, en 5 april 2017, EUIPO/Szajner, C‑598/14 P, EU:C:2017:265, punt 39).
83 Wat opposities betreft die zijn gebaseerd op een aan een nationale regel ontleend ouder recht, dient te worden vastgesteld dat gelijkaardige overwegingen als die vermeld in de punten 78 tot en met 82 hierboven kunnen worden gemaakt betreffende de bewijslast en de rolverdeling tussen de partijen, de bevoegde instanties van het EUIPO en het Gerecht.
84 Uit de rechtspraak blijkt immers dat de opposant het bewijs moet leveren dat het niet-ingeschreven merk of het betrokken teken binnen de werkingssfeer van het ingeroepen recht van de lidstaat valt en dat dit hem het recht verleent om het gebruik van een later merk te verbieden [arrest van 29 maart 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C‑96/09 P, EU:C:2011:189, punt 190; zie ook in die zin arrest van 20 april 2005, Atomic Austria/BHIM – Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ), T‑318/03, EU:T:2005:136, punt 33].
85 Bovendien moet het EUIPO onderzoeken of in het kader van een oppositieprocedure de voorwaarden voor toepassing van een aangevoerde weigeringsgrond zijn vervuld. In dit kader dient het EUIPO de aangevoerde feiten en de bewijskracht van de door partijen aangevoerde elementen te beoordelen. Het is mogelijk dat het EUIPO met name rekening moet houden met het nationale recht van de lidstaat waarin het oudere oppositiemerk wordt beschermd. In dit geval moet het ambtshalve, met de middelen die hem nuttig lijken, inlichtingen inwinnen over het nationale recht van de betrokken lidstaat wanneer deze inlichtingen nodig zijn voor de beoordeling van de voorwaarden voor toepassing van de betrokken weigeringsgrond, en in het bijzonder voor de beoordeling van de realiteit van de aangevoerde feiten of van de bewijskracht van de overgelegde stukken (arrest van 20 april 2005, ATOMIC BLITZ, T‑318/03, EU:T:2005:136, punten 34 en 35).
86 Nuttig is te vermelden dat uit punt 5.3.6 van deel C, „Oppositieprocedure”, hoofdstuk 4, „Rechten op grond van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009”, van de door verzoekster vermelde richtsnoeren van het EUIPO blijkt dat:
„[h]et noodzakelijk [is] in abstracto te bewijzen dat [de niet-ingeschreven tekens] krachtens het toepasselijke nationale recht het voorwerp kunnen uitmaken van een bewarende uitvoeringsmaatregel tegen latere merken [en dat] het ook noodzakelijk is om te bewijzen dat in de betrokken zaak is voldaan aan de voorwaarden om een beschikking in kort geding te verkrijgen (omvang van de bescherming) als de litigieuze [Unie]merkaanvraag op het betrokken grondgebied is gebruikt.
Wat de eerste vraag betreft (de bescherming in abstracto), zij zal doorgaans worden geregeld door de in bijlage gevoegde lijst te gebruiken die de toepasselijke oudere rechten bevat.
Wat de tweede vraag betreft, zij zal ook moeten worden geregeld overeenkomstig het toepasselijke nationale recht […].”
87 Volgens punt 5.3.6 van de richtsnoeren van het EUIPO dient dus voor de toepassing van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 te worden aangetoond dat het recht van de betrokken lidstaat niet-ingeschreven tekens beschermt, en voorts dat is voldaan aan de daartoe door de nationale wetgeving gestelde voorwaarden.
88 Daaraan dient te worden toegevoegd dat in punt 5.4 van ditzelfde deel C, hoofdstuk 4, van de richtsnoeren van het EUIPO wordt gepreciseerd dat:
„[…] het aan de partij staat die steunt op een bepaald voorstel of gevolg om aan het Bureau de beweringen, feiten en argumenten te bezorgen die noodzakelijk zijn om de aangevoerde gevolgtrekkingen te staven.
[…]
Wat de feiten betreft die noodzakelijk zijn met het oog op de vaststelling van de rechtsgevolgen, zoals de reputatie of het concrete gebruik, is het algemeen beginsel van artikel 74[, lid 1, van verordening nr. 207/2009] van meet af aan toepasselijk.
Deze feiten hebben betrekking op aspecten zoals:
– […]
– De beschermingsomvang (overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren en diensten, verwarringsgevaar) (nationale norm).
– Het krachtens artikel 8, lid 4, toepasselijke recht van de lidstaten zal door het Bureau op dezelfde manier worden beschouwd als een feitenkwestie. Het Bureau is niet in staat om ambtshalve en nauwkeurig te bepalen wat de regelgeving van alle lidstaten is inzake de rechten die binnen het kader van artikel 8, lid 4, vallen. Dat dit aspect wordt beschouwd als een feitenkwestie die de partij die dit recht inroept met bewijzen moet staven, strookt met de criteria die door de rechterlijke instanties van de lidstaten op het gebied van buitenlands recht worden toegepast overeenkomstig hun beginselen van internationaal privaatrecht.
– Zo zal het Bureau doorgaans, wat rechtsvragen betreft, te weten regels en normen van verschillende nationale regelgevingen die op een bepaald geval van toepassing zijn, de opposant verzoeken om de elementen te verstrekken die noodzakelijk zijn om het Bureau in staat te stellen uitspraak te doen.
– Een dergelijk bewijs zal enkel niet nodig zijn wanneer die elementen voorafgaandelijk door het Bureau zijn vastgesteld, bijvoorbeeld doordat zij zijn opgenomen in de lijst in bijlage. Dit belet echter niet dat partijen in de procedure bewijsmateriaal aandragen waaruit blijkt dat de in de lijst opgenomen of anderszins door het Bureau vastgestelde informatie niet langer correct of up to date is.
– […]”
89 In casu dient dus te worden nagegaan of de kamer van beroep, in het licht van wat de partijen aan het Gerecht hebben overgelegd, de relevante nationale bepalingen in aanmerking heeft genomen en of zij, gelet op die bepalingen, de voorwaarden voor toepassing van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 juist heeft onderzocht.
90 Wat de bewijslast inzake het oudere recht en de draagwijdte van een dergelijk recht betreft, volgt uit het verzoekschrift dat verzoekster de kamer van beroep verwijt dat zij zich met betrekking tot het niet-ingeschreven merk heeft beperkt tot het onderzoek van artikel 7, lid, onder g), van de Tsjechische merkenwet en dat zij dus niet heeft onderzocht of dit merk voldeed aan de voorwaarden voor bescherming op grond van de artikelen 44 en volgende van het Tsjechische handelswetboek. Volgens verzoekster is de kamer van beroep niet nagegaan of interveniënte, overeenkomstig laatstgenoemde artikelen, wel degelijk houdster was van een niet-ingeschreven recht dat haar het recht verleende om het gebruik van een later merk te verbieden.
91 In dat verband dient vooreerst te worden opgemerkt dat artikel 7, lid 1, onder g), van de Tsjechische merkenwet in de lijst die als bijlage bij deel C, hoofdstuk 4, van de richtsnoeren van het EUIPO is gevoegd, is vermeld onder de nationale rechten die oudere rechten vormen in de zin van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009. De artikelen 44 en volgende van het Tsjechische handelswetboek zijn daarentegen niet vermeld in die bijlage.
92 Daar verzoekster beoogde te betwisten dat op grond van artikel 7, lid 1, onder g), van de Tsjechische merkenwet een recht op een niet-ingeschreven merk kan bestaan, lag de bewijslast bij haar. Aangezien zij zich erop wilde beroepen dat het recht op een niet-ingeschreven merk in het Tsjechische recht is neergelegd in andere bepalingen dan artikel 7, lid 1, onder g), van de Tsjechische merkenwet en, met name, in de artikelen 44 en volgende van het Tsjechische handelswetboek inzake oneerlijke mededinging en schending van het auteursrecht, diende zij dit tevens te bewijzen.
93 Van belang is daaraan toe te voegen dat, voor zover het Gerecht – zelfs ambtshalve – met de middelen die het nuttig leek, inlichtingen diende in te winnen over het nationale recht van de betrokken lidstaat om te weten of die inlichtingen nodig waren voor de beoordeling van de voorwaarden voor toepassing van de betrokken weigeringsgrond en, met name, voor de beoordeling van de realiteit van de aangevoerde feiten of van de bewijskracht van de overgelegde stukken, maatregelen tot organisatie van de procesgang met name tot verzoekster zijn gericht om inlichtingen te verkrijgen over de bepalingen van Tsjechisch recht waarop zij steunde en, met name, om mededeling te verkrijgen van de gehele commentaar aangaande artikel 7, lid 1, onder g), van de Tsjechische merkenwet [Horáček, R. a kol. Práva na označení (zákon o ochranných známkách a zákon o ochraně označení původu a zeměpisnych označení) Komentář – Praag, C.H. Beck 2004], waarvan zij een uittreksel had aangehaald in haar verzoekschrift, alsook om de integrale versie te verkrijgen van verschillende nationale rechterlijke beslissingen die eveneens in het verzoekschrift waren aangehaald.
94 Uit de elementen van het dossier en de antwoorden van partijen blijkt echter niet dat de kamer van beroep blijk van een onjuiste opvatting heeft gegeven door te oordelen dat voor de toepassing van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009, enerzijds, houders van niet-ingeschreven merken die in het economisch verkeer worden gebruikt en die van meer dan alleen plaatselijke betekenis zijn, overeenkomstig artikel 7, lid 1, onder g), van de Tsjechische merkenwet het recht hebben zich te verzetten tegen de inschrijving van nieuwe merken als de tekens gelijk zijn of overeenstemmen en als ze dezelfde of soortgelijke waren of diensten aanduiden en, anderzijds, de in casu ingeroepen bepalingen van het Tsjechische handelswetboek niet relevant waren, daar de kwesties van oneerlijke mededinging en inbreuk op het auteursrecht waarop zij betrekking hadden, niet tot de bevoegdheid van het EUIPO behoorden.
95 In de eerste plaats kan immers volgens de bewoordingen van artikel 7, lid 1, onder g), van de Tsjechische merkenwet oppositie worden ingesteld tegen de inschrijving van een Tsjechisch merk door „de houder van een niet-ingeschreven teken of een ander in het economisch verkeer gebruikt teken van meer dan alleen plaatselijke betekenis voor dezelfde of soortgelijke waren en diensten, indien dit teken gelijk is aan of overeenstemt met het aangevraagde teken en de rechten op dit teken verworven zijn vóór de datum van indiening van de inschrijvingsaanvraag”.
96 Artikel 7, lid 1, onder g), van de Tsjechische merkenwet omschrijft dus duidelijk de voorwaarden waaronder een niet-ingeschreven merk de inschrijving van een later merk kan verhinderen.
97 Met betrekking tot de vraag of de kamer van beroep in de punten 25 en 30 van de bestreden beslissing terecht heeft kunnen oordelen dat de niet-ingeschreven merken verworven moesten zijn door gebruik in het economische verkeer vóór de datum van de inschrijvingsaanvraag en of zij in punt 39 van die beslissing heeft kunnen overgaan tot de analyse van de bewijzen om te bepalen of het recht op het niet-ingeschreven merk was verworven als gevolg van interveniëntes gebruik ervan, zij eraan herinnerd dat volgens de bijlage bij deel C, hoofdstuk 4, van de richtsnoeren van het EUIPO de grondslag van de bescherming van een niet-ingeschreven merk naar Tsjechisch recht artikel 7, lid 1, onder g), van de Tsjechische merkenwet is.
98 Dat verzoekster in het verzoekschrift heeft aangevoerd dat de richtsnoeren van het EUIPO geen bindende kracht hebben, doet niet af aan het feit dat artikel 7, lid 1, onder g), van de Tsjechische merkenwet niet-ingeschreven tekens beschermt door voor de houders ervan uitdrukkelijk te voorzien in het recht om zich te verzetten tegen de inschrijving van een later merk, en doet evenmin af aan het feit dat in Tsjechië het gebruik in het economische verkeer een noodzakelijke voorwaarde is voor de verwerving van rechten op een niet-ingeschreven teken, wat voortvloeit uit deze bepaling.
99 In het licht van de documenten en de antwoorden van partijen kan niet worden gesteld dat de kamer van beroep blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door te oordelen dat artikel 7, lid 1, onder g), van de Tsjechische merkenwet bescherming verleent aan niet-ingeschreven tekens en dat uit deze bepaling volgt dat het recht op een niet-ingeschreven teken van meer dan alleen plaatselijke betekenis wordt verkregen door het gebruik ervan in het economische verkeer vóór de indiening van de aanvraag tot inschrijving van een later merk.
100 Van belang is daaraan toe te voegen dat houders van rechten op oudere tekens met hun oppositie tegen de inschrijving van een later merk een doeltreffende bescherming wensen te bewerkstelligen tegen elk toekomstig gebruik van dat merk.
101 Zoals verzoekster in het verzoekschrift terecht heeft opgemerkt, staat artikel 7, lid 1, onder g), van de Tsjechische merkenwet de houder van een geldig ouder recht toe om een merkaanvraag te betwisten vóór de inschrijving ervan, in plaats van de rechtmatigheid van het gebruik ervan te moeten aanvechten bij een rechterlijke instantie en de nietigverklaring ervan te moeten vorderen overeenkomstig artikel 31, lid 2, van die wet.
102 Verder omvat het recht om zich overeenkomstig artikel 7, lid 1, onder g), van de Tsjechische merkenwet te verzetten tegen de inschrijving van een later merk, impliciet maar noodzakelijkerwijze het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van dat merk.
103 Wat, in de tweede plaats, de vraag betreft of andere bepalingen dan artikel 7, lid 1, onder g), van de Tsjechische merkenwet houders van een niet-ingeschreven merk toestaan om het gebruik te verbieden van een later merk nadat dit is ingeschreven, zoals de artikelen 44 en volgende van het Tsjechische handelswetboek, en of de kamer van beroep ten onrechte niet heeft onderzocht of in casu was voldaan aan de door die artikelen gestelde voorwaarden voor de verkrijging van een recht op het niet-ingeschreven merk, dient erop te worden gewezen dat de door partijen meegedeelde elementen er niet in slagen aan te tonen dat de kamer van beroep blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door te oordelen dat deze artikelen betrekking hadden op kwesties die niet onder de bevoegdheid van het EUIPO vielen.
104 De artikelen 44 en volgende van het Tsjechische handelswetboek hebben immers betrekking op oneerlijke mededinging, misleidende merken en inbreuk op het auteursrecht, en uit de meegedeelde documenten met betrekking tot artikel 7, lid 1, onder g), van de Tsjechische merkenwet volgt niet dat laatstgenoemde bepaling moet worden gelezen in samenhang met die artikelen, niettegenstaande het feit dat artikel 47 van dat handelswetboek is gericht op de gevallen waarin verwarringsgevaar wordt gecreëerd.
105 Uit het voorgaande volgt dat de kamer van beroep geen blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting bij de beoordeling van de voorwaarden voor toepassing van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009, in het licht van de bepalingen van het Tsjechische recht.
– Derde onderdeel van het tweede middel
106 Verzoekster voert aan dat het aangevraagde teken is gebruikt in Tsjechië vóór interveniëntes niet-ingeschreven merk, zodat sprake is van een daad van oneerlijke mededinging jegens haar en van inbreuk op haar auteursrecht en dit niet-ingeschreven merk dus niet geldig is naar Tsjechisch recht. In die context verwijt ze de kamer van beroep in wezen, de oppositie te hebben toegewezen en zich onbevoegd te hebben verklaard om, zoals gevorderd, te onderzoeken of dat niet-ingeschreven merk geldig was naar Tsjechisch recht. In dit verband verwijt zij de kamer van beroep, te hebben gesteld dat het aan verzoekster stond om te bewijzen dat interveniëntes recht ongeldig was of dat het niet tegen verzoekster kon worden ingeroepen. Het staat immers aan interveniënte om aan te tonen dat zij rechten heeft op grond van het nationale recht en aan het EUIPO om de geldigheid ervan te onderzoeken.
107 Het EUIPO en interveniënte betwisten verzoeksters betoog.
108 Uit de rechtspraak blijkt dat, opdat een opposant inschrijving van een Uniemerk op grond van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 kan beletten, het noodzakelijk is en volstaat dat hij zich – op de datum waarop het EUIPO nagaat of alle voorwaarden voor de oppositie zijn vervuld – kan beroepen op het bestaan van een ouder recht dat niet ongeldig is verklaard bij een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde (arrest van 29 maart 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C‑96/09 P, EU:C:2011:189, punt 94).
109 Ook al dient het EUIPO in die omstandigheden, wanneer het zich uitspreekt over een op artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 gebaseerde oppositie, rekening te houden met de beslissingen van de rechterlijke instanties van de betrokken lidstaten betreffende de geldigheid of de kwalificatie van de aangevoerde oudere rechten teneinde na te gaan of deze rechten nog steeds de door deze bepaling vereiste effecten sorteren, het kan zijn beoordeling evenwel niet in de plaats van die van de bevoegde nationale rechterlijke instanties stellen, welke bevoegdheid verordening nr. 207/2009 hem overigens niet verleent (arrest van 29 maart 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C‑96/09 P, EU:C:2011:189, punt 95).
110 Bovendien kan de geldigheid van een nationaal merk niet worden betwist in het kader van een inschrijvingsprocedure voor een Uniemerk, maar alleen in een in de betrokken lidstaat ingeleide nietigverklaringsprocedure [zie arrest van 13 december 2007, Xentral/BHIM – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, EU:T:2007:387, punt 36 en aldaar aangehaalde rechtspraak]. Verder dient het EUIPO weliswaar op basis van de door de opposant te verstrekken bewijzen het bestaan van het ter onderbouwing van de oppositie aangevoerde nationale merk te onderzoeken, maar het dient niet een conflict tussen dit merk en een ander merk op nationaal niveau te beslechten, aangezien dit tot de bevoegdheid van de nationale autoriteiten behoort [arresten van 21 april 2005, PepsiCo/BHIM – Intersnack Knabber-Gebäck (RUFFLES), T‑269/02, EU:T:2005:138, punt 26, en 13 december 2007, PAGESJAUNES.COM, T‑134/06, EU:T:2007:387, punt 36].
111 Zolang het oudere nationale merk dus daadwerkelijk zal worden beschermd, zal het bestaan van een nationale inschrijving die of een ander recht dat ouder is dan dit merk bijgevolg niet relevant zijn in het kader van een tegen een Uniemerkaanvraag ingestelde oppositie, ook al is het aangevraagde merk gelijk aan een ouder nationaal merk van de onderneming die aan de oorsprong ligt van de inschrijvingsaanvraag of van een ander recht dat ouder is dan het nationale merk waarop de oppositie is gebaseerd (zie in die zin arrest van 13 december 2007, PAGESJAUNES.COM, T‑134/06, EU:T:2007:387, punt 37 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
112 Uit niets blijkt dat deze overwegingen niet toepasselijk zijn in een geval zoals het onderhavige waar de oppositie is gebaseerd op een niet-ingeschreven ouder nationaal merk.
113 In deze context heeft de kamer van beroep in punt 69 van de bestreden beslissing geen blijk gegeven van een onjuiste opvatting door te stellen dat zij niet bevoegd was om de geldigheid van het niet-ingeschreven merk te beoordelen en om dus uitspraak te doen over een eventuele inbreuk, door interveniënte, op verzoeksters auteursrecht of over een eventuele ten aanzien van haar verrichte daad van oneerlijke mededinging.
114 Bijgevolg heeft de kamer van beroep geen blijk gegeven van een onjuiste opvatting door in wezen te oordelen dat het aan verzoekster stond om aan te tonen dat het niet-ingeschreven merk ongeldig was door, in voorkomend geval, rechterlijke of bestuursrechtelijke beslissingen over te leggen waarin definitief in die zin was geoordeeld.
115 Gelet op het al het voorgaande moet het beroep in zijn geheel worden verworpen.
Kosten
116 Volgens artikel 134, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dat is gevorderd.
117 Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vorderingen van het EUIPO en interveniënte te worden verwezen in de kosten.
HET GERECHT (Eerste kamer),
rechtdoende, verklaart:
1) Het beroep wordt verworpen.
2) Bacardi Co. Ltd wordt verwezen in de kosten.
Kanninen | Pelikánová | Buttigieg |
Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 24 oktober 2018.
ondertekeningen