Asia T-435/12

Bacar

di Co. Ltd

vastaan

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto

EU-tavaramerkki – Väitemenettely – Hakemus kuviomerkin 42 BELOW rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Aikaisempi kansallinen rekisteröimätön kuviomerkki VODKA 42 – Suhteellinen hylkäysperuste – Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 4 kohta) – Käyttö liike-elämässä – Kansallisen oikeuden soveltaminen EUIPO:ssa

Tiivistelmä – Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 24.10.2018

1.      Tuomioistuinmenettely – Kannekirjelmä – Muotovaatimukset – Yhteenveto kanneperusteista

(Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 76 artiklan d alakohta)

2.      EU-tavaramerkki – EU-tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Rekisteröimättömän merkin tai muun liike-elämässä käytetyn merkin haltijan väite – Edellytykset – Tulkitseminen unionin oikeuden mukaisesti – Arviointi kyseistä merkkiä koskevassa kansallisessa lainsäädännössä vahvistettujen kriteerien perusteella

(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohta)

3.      EU-tavaramerkki – Muutoksenhakumenettely – Kanne unionin tuomioistuimissa – Unionin yleisen tuomioistuimen toimivalta – Valituslautakuntien tekemien päätösten laillisuusvalvonta – Tosiseikkojen tutkiminen uudelleen sellaisten todisteiden valossa, joita ei ole esitetty aikaisemmin viraston elimissä, ei kuulu unionin yleisen tuomioistuimen toimivaltaan

(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 65 artikla)

4.      EU-tavaramerkki – EU-tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Rekisteröimättömän merkin tai muun liike-elämässä käytetyn merkin haltijan väite – Merkin käyttäminen liike-elämässä – Ajallinen arviointiperuste

(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan a alakohta)

5.      EU-tavaramerkki – Luopuminen, menettäminen ja mitättömyys – Suhteelliset mitättömyysperusteet – Tavaramerkin käyttö, joka voidaan kieltää muun aikaisemman oikeuden nojalla – Viraston toimivaltaisten elinten ja unionin yleisen tuomioistuimen harjoittama valvonta, joka koskee sovellettavaa kansallista oikeutta – Ulottuvuus

(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 1 ja 2 kohta; komission asetuksen N:o 2868/95 1 artiklan 37 sääntö)

6.      EU-tavaramerkki – EU-tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Rekisteröimättömän merkin tai muun liike-elämässä käytetyn merkin haltijan väite – Merkki, jonka nojalla sen oikeudenhaltija voi kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttämisen – Todistustaakka

(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan b alakohta)

7.      EU-tavaramerkki – Menettelysäännökset – Tosiseikkojen tutkiminen viran puolesta – Väitemenettely – Tutkinnan rajoittaminen perusteisiin, joihin on vedottu – Viraston tekemä arviointi esitettyjen tosiseikkojen paikkansapitävyydestä ja esitettyjen seikkojen todistusvoimasta – Ulottuvuus

(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 76 artikla)

8.      EU-tavaramerkki – EU-tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Rekisteröimättömän merkin tai muun liike-elämässä käytetyn merkin haltijan väite – Kuviomerkki 42 BELOW – Rekisteröimätön kuviomerkki VODKA 42

(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohta)

9.      EU-tavaramerkki – EU-tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Rekisteröimättömän merkin tai muun liike-elämässä käytetyn merkin haltijan väite – Edellytykset – Sellaisen aikaisemman oikeuden olemassaolo, jota ei ole todettu pätemättömäksi lopulliseksi tulleella tuomioistuimen päätöksellä

(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohta)

1.      Ks. tuomion teksti.

(ks. 29 kohta)

2.      Ks. tuomion teksti.

(ks. 43–45 ja 59 kohta)

3.      Ks. tuomion teksti.

(ks. 52 kohta)

4.      Merkin, johon väitteen tueksi vedotaan, liike-elämässä käyttöä koskevaan edellytykseen on sovellettava samaa ajallista kriteeriä, josta säädetään nimenomaisesti Euroopan unionin tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan a alakohdassa siltä osin kuin on kyse oikeuden saamisesta mainittuun merkkiin, eli päivää, jona unionin tavaramerkin rekisteröintihakemus on tehty.

(ks. 60 kohta)

5.      Ks. tuomion teksti.

(ks. 78–82 kohta)

6.      Ks. tuomion teksti.

(ks. 84 kohta)

7.      Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) asiana on tutkia, täyttyvätkö esitetyt rekisteröinnin hylkäämisen perusteet väitemenettelyssä. Tässä yhteydessä sen on arvioitava tosiseikkojen, joihin on vedottu, paikkansapitävyys ja asianosaisten esittämien seikkojen todistusvoima. Sitä voidaan vaatia huomioimaan muun muassa sen jäsenvaltion kansallinen oikeus, jossa aikaisempi merkki, johon väite perustuu, on suojattu. Tässä tapauksessa sen on selvitettävä viran puolesta tässä tarkoituksessa hyödyllisiksi katsominsa keinoin kyseisen jäsenvaltion kansallinen lainsäädäntö, jos tällaiset tiedot ovat tarpeen kyseisen rekisteröinnin hylkäämisen perusteiden soveltamisedellytysten ja erityisesti esitettyjen tosiseikkojen paikkansapitävyyden ja esitettyjen asiakirjojen todistusvoiman arvioimiseksi.

(ks. 85 kohta)

8.      Ks. tuomion teksti.

(ks. 89–105 kohta)

9.      Oikeuskäytännöstä seuraa, että jotta väitteen tekijä voi Euroopan unionin tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan perusteella estää EU-tavaramerkin rekisteröimisen, edellytetään ja riittää, että sinä ajankohtana, jona Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) tarkastaa, että kaikki väitteen edellytykset ovat täyttyneet, on mahdollista vedota sellaisen aikaisemman oikeuden olemassaoloon, jota ei ole todettu pätemättömäksi lopulliseksi tulleella tuomioistuimen päätöksellä.

Vaikka viraston pitää siis silloin, kun se ottaa kantaa asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohtaan perustuvaan väitteeseen, ottaa huomioon asianomaisten jäsenvaltioiden tuomioistuinten ratkaisut, jotka koskevat vaadittujen aikaisempien oikeuksien pätevyyttä tai luokittelua, varmistautuakseen siitä, että kyseisillä oikeuksilla on edelleen mainitussa säännöksessä edellytetyt vaikutukset, sen tehtävänä ei ole korvata toimivaltaisten kansallisten tuomioistuinten arviointia omalla arvioinnillaan, eikä asetuksessa N:o 207/2009 sille myöskään anneta tällaista toimivaltaa.

Sitä paitsi kansallisen tavaramerkin pätevyyttä ei voida riitauttaa unionin tavaramerkin rekisteröintimenettelyssä vaan ainoastaan kyseisessä jäsenvaltiossa vireille pannussa mitätöintimenettelyssä. Vaikka viraston tehtäviin kuuluukin väitteen tekijän esitettäväksi kuuluvan näytön perusteella tarkistaa, onko kansallinen tavaramerkki, johon on vedottu väitteen tueksi, olemassa, sen tehtäviin ei kuulu ratkaista tämän tavaramerkin ja toisen tavaramerkin välistä ristiriitaa kansallisella tasolla, sillä tällaisen ratkaisun tekeminen kuuluu kansallisten viranomaisten toimivaltaan.

Näin ollen niin kauan kuin aikaisempi kansallinen tavaramerkki on todellakin suojattu, aikaisemman kansallisen rekisteröinnin tai muun aikaisemman oikeuden olemassaololla ei ole merkitystä EU- tavaramerkkihakemusta vastaan nostetussa väitemenettelyssä, vaikka haettu EU-tavaramerkki onkin sama kuin rekisteröintiä hakevan yrityksen aikaisempi kansallinen tavaramerkki tai sama kuin jokin muu oikeus, joka on aikaisempi kuin se kansallinen tavaramerkki, johon väite perustuu.

(ks. 108–111 kohta)