Causa T‑435/12
Bacardi Co. Ltd
contro
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo 42 BELOW – Marchio nazionale figurativo anteriore non registrato VODKA 42 – Impedimento relativo alla registrazione – Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001] – Utilizzo nella normale prassi commerciale – Applicazione del diritto nazionale da parte dell’EUIPO»
Massime – Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 24 ottobre 2018
1. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti
[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)]
2. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nel commercio – Presupposti – Interpretazione alla luce del diritto dell’Unione – Valutazione in base ai criteri fissati dal diritto nazionale applicabile al segno rivendicato
(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 4)
3. Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Controllo sulla legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso – Riesame delle circostanze di fatto alla luce di prove non presentate in precedenza dinanzi agli organi dell’Ufficio – Esclusione
(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65)
4. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nel commercio – Utilizzo del segno nel commercio – Criterio temporale
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 4, a)]
5. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di nullità relativa – Uso del marchio che può essere vietato in forza di un altro diritto anteriore – Controllo svolto dagli organi competenti dell’Ufficio e dal Tribunale sotto il profilo della normativa nazionale applicabile – Portata
(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65, §§ 1 e 2; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 37)
6. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nel commercio – Segno che attribuisce al suo titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo – Onere della prova
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 4, b)]
7. Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Esame d’ufficio dei fatti – Opposizione – Esame limitato ai motivi dedotti – Valutazione da parte dell’Ufficio della sussistenza dei fatti dedotti e del valore probatorio degli elementi prodotti – Portata
(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 76)
8. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nel commercio – Marchio figurativo 42 BELOW – Marchio figurativo non registrato VODKA 42
(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 4)
9. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nel commercio – Presupposti – Esistenza di un diritto anteriore che non è stato invalidato da una decisione giurisdizionale divenuta definitiva
(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 4)
1. V. il testo della decisione.
(v. punto 29)
2. V. il testo della decisione.
(v. punti 43‑45, 59)
3. V. il testo della decisione.
(v. punto 52)
4. Alla condizione dell’utilizzo nella normale prassi commerciale del segno invocato a sostegno dell’opposizione deve applicarsi un criterio temporale identico a quello espressamente previsto dall’articolo 8, paragrafo 4, lettera a), del regolamento n. 207/2009, sul marchio dell’Unione europea, per quanto riguarda l’acquisizione del diritto a tale contrassegno, ossia il criterio della data di deposito della domanda di registrazione del marchio dell’Unione.
(v. punto 60)
5. V. il testo della decisione.
(v. punti 78‑82)
6. V. il testo della decisione.
(v. punto 84)
7. Spetta all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) esaminare se, nell’ambito di un procedimento di opposizione, siano soddisfatti i presupposti di applicazione di un impedimento alla registrazione invocato. In tale contesto, è tenuto ad accertare la sussistenza dei fatti invocati e il valore probatorio degli elementi dedotti dalle parti. Terrà all’occorrenza conto, segnatamente, del diritto nazionale dello Stato membro in cui il segno anteriore su cui si fonda l’opposizione gode di una tutela. In tale ipotesi dovrà informarsi d’ufficio, con i mezzi che riterrà opportuni a tal fine, sul diritto nazionale dello Stato membro interessato qualora informazioni del genere siano necessarie per valutare le condizioni di applicazione di un impedimento alla registrazione controversa e, soprattutto, per valutare la sussistenza dei fatti addotti o il valore probatorio dei documenti allegati.
(v. punto 85)
8. V. il testo della decisione.
(v. punti 89‑105)
9. Dalla giurisprudenza emerge che, perché un opponente possa, sulla scorta dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, sul marchio dell’Unione europea, impedire la registrazione di un marchio dell’Unione, è necessario e sufficiente che, alla data in cui l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) verifica il soddisfacimento di tutti i presupposti dell’opposizione, possa essere fatta valere l’esistenza di un diritto anteriore che non è stato invalidato da una decisione giurisdizionale divenuta definitiva.
Stanti tali premesse, se certo spetta all’Ufficio, allorché si pronuncia su un’opposizione fondata sull’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, prendere in considerazione le decisioni dei giudici degli Stati membri interessati riguardanti la validità o la qualificazione dei diritti anteriori rivendicati, al fine di sincerarsi che questi ultimi producano tuttora gli effetti richiesti dalla disposizione sopra citata, non rientra invece nella competenza dell’organo suddetto sostituire la propria valutazione a quella dei giudici nazionali competenti, atteso peraltro che il regolamento n. 207/2009 non gli conferisce tale potere.
Peraltro, la validità di un marchio nazionale non può essere messa in discussione nell’ambito di un procedimento di registrazione di un marchio dell’Unione, ma solamente nell’ambito di un procedimento di nullità avviato nello Stato membro interessato. Inoltre, benché spetti all’Ufficio, sulla base delle prove, che è onere dell’opponente produrre, accertare l’esistenza del marchio nazionale invocato a sostegno dell’opposizione, ad esso non compete la soluzione di un conflitto tra tale marchio e un altro marchio sul piano nazionale, conflitto che ricade nella competenza delle autorità nazionali.
Di conseguenza, finché il marchio nazionale anteriore sarà effettivamente tutelato, l’esistenza di una registrazione nazionale anteriore o di un altro diritto anteriore a quest’ultimo non sarà rilevante nell’ambito di un’opposizione proposta avverso una domanda di marchio dell’Unione europea, anche se il marchio richiesto è identico a un marchio nazionale anteriore dell’impresa che ha presentato la domanda di registrazione o a un altro diritto anteriore al marchio nazionale opposto.
(v. punti 108‑111)