Zaak T‑435/12

Bacardi Co. Ltd

tegen

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie

„Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniebeeldmerk 42 BELOW – Niet-ingeschreven ouder nationaal beeldmerk VODKA 42 – Relatieve weigeringsgrond – Artikel 8, lid 4, van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 4, van verordening (EU) 2017/1001] – Gebruik in het economische verkeer – Toepassing van het nationale recht door het EUIPO”

Samenvatting – Arrest van het Gerecht (Eerste kamer) van 24 oktober 2018

1.      Gerechtelijke procedure – Inleidend verzoekschrift – Vormvereisten – Summiere uiteenzetting van de aangevoerde middelen

[Reglement voor de procesvoering van het Gerecht, art. 76, d)]

2.      Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door de houder van een niet-ingeschreven merk of van een ander in het economische verkeer gebruikt teken – Voorwaarden – Uitlegging tegen de achtergrond van het Unierecht – Toetsing aan de nationaalrechtelijke criteria die gelden voor het aangevoerde teken

(Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 4)

3.      Uniemerk – Beroepsprocedure – Beroep bij de Unierechter – Bevoegdheid van het Gerecht – Toetsing van de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep – Heronderzoek van de feitelijke omstandigheden tegen de achtergrond van niet eerder voor de instanties van het Bureau overgelegde bewijzen – Uitgesloten

(Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 65)

4.      Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door de houder van een niet-ingeschreven merk of van een ander in het economische verkeer gebruikt teken – Gebruik van het teken in het economische verkeer – Tijdscriterium

[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 4, a)]

5.      Uniemerk – Afstand, verval en nietigheid – Relatieve nietigheidsgronden – Merk waarvan het gebruik kan worden verboden op grond van een ander ouder recht – Toezicht door de bevoegde instanties van het Bureau en door het Gerecht met betrekking tot het toepasselijke nationale recht – Omvang

(Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 65, leden 1 en 2; verordening nr. 2868/95 van de Commissie, art. 1, regel 37)

6.      Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door de houder van een niet-ingeschreven merk of van een ander in het economische verkeer gebruikt teken – Teken dat houder ervan het recht verleent om het gebruik van een recenter merk te verbieden – Bewijslast

[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 4, b)]

7.      Uniemerk – Procedurevoorschriften – Ambtshalve onderzoek van de feiten – Oppositieprocedure – Onderzoek beperkt tot de aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten – Beoordeling door het Bureau van het bestaan van de aangevoerde feiten en van de bewijskracht van de aangedragen elementen – Omvang

(Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 76)

8.      Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door de houder van een niet-ingeschreven merk of van een ander in het economische verkeer gebruikt teken – Beeldmerk 42 BELOW – Niet-ingeschreven beeldmerk VODKA 42

(Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 4)

9.      Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door de houder van een niet-ingeschreven merk of van een ander in het economische verkeer gebruikt teken – Voorwaarden – Bestaan van een ouder recht dat niet ongeldig is verklaard bij een definitief geworden rechterlijke beslissing

(Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 4)

1.      Zie de tekst van de beslissing.

(zie punt 29)

2.      Zie de tekst van de beslissing.

(zie punten 43‑45, 59)

3.      Zie de tekst van de beslissing.

(zie punt 52)

4.      Op de voorwaarde van het gebruik in het economische verkeer van het ter onderbouwing van de oppositie ingeroepen teken moet hetzelfde tijdscriterium worden toegepast als dat waarin artikel 8, lid 4, onder a), van verordening nr. 207/2009 inzake het Uniemerk uitdrukkelijk voorziet met betrekking tot de verkrijging van het recht op dit teken, te weten de datum van indiening van de Uniemerkaanvraag.

(zie punt 60)

5.      Zie de tekst van de beslissing.

(zie punten 78‑82)

6.      Zie de tekst van de beslissing.

(zie punt 84)

7.      Het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) moet onderzoeken of in het kader van een oppositieprocedure de voorwaarden voor toepassing van een aangevoerde weigeringsgrond zijn vervuld. In dit kader dient het Bureau de aangevoerde feiten en de bewijskracht van de door partijen aangevoerde elementen te beoordelen. Het is mogelijk dat het Bureau met name rekening moet houden met het nationale recht van de lidstaat waarin het oudere oppositiemerk wordt beschermd. In dit geval moet het ambtshalve, met de middelen die hem nuttig lijken, inlichtingen inwinnen over het nationale recht van de betrokken lidstaat, wanneer deze inlichtingen nodig zijn voor de beoordeling van de voorwaarden voor toepassing van de betrokken weigeringsgrond, en in het bijzonder voor de beoordeling van de realiteit van de aangevoerde feiten of van de bewijskracht van de overgelegde stukken.

(zie punt 85)

8.      Zie de tekst van de beslissing.

(zie punten 89‑105)

9.      Uit de rechtspraak blijkt dat, opdat een opposant inschrijving van een Uniemerk op grond van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 inzake het Uniemerk kan beletten, het noodzakelijk is en volstaat dat hij zich – op de datum waarop het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) nagaat of alle voorwaarden voor de oppositie zijn vervuld – kan beroepen op het bestaan van een ouder recht dat niet ongeldig is verklaard bij een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde.

Ook al dient het Bureau in die omstandigheden, wanneer het zich uitspreekt over een op artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 gebaseerde oppositie, rekening te houden met de beslissingen van de rechterlijke instanties van de betrokken lidstaten betreffende de geldigheid of de kwalificatie van de aangevoerde oudere rechten teneinde na te gaan of deze rechten nog steeds de door deze bepaling vereiste effecten sorteren, het kan zijn beoordeling evenwel niet in de plaats van die van de bevoegde nationale rechterlijke instanties stellen, welke bevoegdheid verordening nr. 207/2009 hem overigens niet verleent.

Bovendien kan de geldigheid van een nationaal merk niet worden betwist in het kader van een inschrijvingsprocedure voor een Uniemerk, maar alleen in een in de betrokken lidstaat ingeleide nietigverklaringsprocedure. Verder dient het Bureau weliswaar op basis van de door de opposant te verstrekken bewijzen het bestaan van het ter onderbouwing van de oppositie aangevoerde nationale merk te onderzoeken, maar het dient niet een conflict tussen dit merk en een ander merk op nationaal niveau te beslechten, aangezien dit tot de bevoegdheid van de nationale autoriteiten behoort.

Zolang het oudere nationale merk dus daadwerkelijk wordt beschermd, is het bestaan van een nationale inschrijving die of een ander recht dat ouder is dan dit merk bijgevolg niet relevant in het kader van een tegen een Uniemerkaanvraag ingestelde oppositie, ook al is het aangevraagde merk gelijk aan een ouder nationaal merk van de onderneming die aan de oorsprong ligt van de inschrijvingsaanvraag of aan een ander recht dat ouder is dan het nationale merk waarop de oppositie is gebaseerd.

(zie punten 108‑111)