Sprawa T‑435/12

Bacardi Co. Ltd

przeciwko

Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego 42 BELOW – Niezarejestrowany wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy VODKA 42 – Względna podstawa odmowy rejestracji – Artykuł 8 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2017/1001] – Używanie w obrocie handlowym – Stosowanie prawa krajowego przez EUIPO

Streszczenie – wyrok Sądu (pierwsza izba) z dnia 24 października 2018 r.

1.      Postępowanie sądowe – Pismo wszczynające postępowanie – Wymogi formalne – Zwięzłe przedstawienie powołanych zarzutów

[regulamin postępowania przed Sądem, art. 76 lit. d)]

2.      Znak towarowy Unii Europejskiej – Definicja i uzyskanie unijnego znaku towarowego – Względne podstawy odmowy rejestracji – Sprzeciw właściciela niezarejestrowanego znaku towarowego lub innego oznaczenia używanego w obrocie handlowym – Przesłanki – Wykładnia w świetle prawa Unii – Ocena w świetle kryteriów ustanowionych przez prawo krajowe, któremu podlega oznaczenie, na które się powołano

(rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 8 ust. 4)

3.      Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie odwoławcze – Skarga do sądu Unii – Właściwość Sądu – Kontrola zgodności z prawem decyzji izb odwoławczych – Ponowne badanie okoliczności faktycznych w świetle dowodów nieprzedstawionych wcześniej przed instancjami Urzędu – Wykluczenie

(rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 65)

4.      Znak towarowy Unii Europejskiej – Definicja i uzyskanie unijnego znaku towarowego – Względne podstawy odmowy rejestracji – Sprzeciw właściciela niezarejestrowanego znaku towarowego lub innego oznaczenia używanego w obrocie handlowym – Używanie oznaczenia w obrocie handlowym – Kryterium czasowe

[rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 8 ust. 4 lit. a)]

5.      Znak towarowy Unii Europejskiej – Zrzeczenie się, wygaśnięcie i unieważnienie – Względne podstawy unieważnienia – Używanie znaku towarowego, którego można zakazać na podstawie innego prawa wcześniejszego – Kontrola wykonywana przez właściwe instancje Urzędu i przez Sąd w zakresie mającego zastosowanie prawa krajowego – Zakres

(rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 65 ust. 1, 2; rozporządzenie Komisji 2868/95, art. 1, zasada 37)

6.      Znak towarowy Unii Europejskiej – Definicja i uzyskanie unijnego znaku towarowego – Względne podstawy odmowy rejestracji – Sprzeciw właściciela niezarejestrowanego znaku towarowego lub innego oznaczenia używanego w obrocie handlowym – Oznaczenie uprawniające właściciela do zakazania używania późniejszego znaku towarowego – Ciężar dowodu

[rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 8 ust. 4 lit. b)]

7.      Znak towarowy Unii Europejskiej – Przepisy proceduralne – Badanie stanu faktycznego z urzędu – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Ograniczenie badania do podniesionych zarzutów – Dokonywana przez Urząd ocena prawdziwości przytoczonych faktów i mocy dowodowej przedstawionych dowodów – Zakres

(rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 76)

8.      Znak towarowy Unii Europejskiej – Definicja i uzyskanie unijnego znaku towarowego – Względne podstawy odmowy rejestracji – Sprzeciw właściciela niezarejestrowanego znaku towarowego lub innego oznaczenia używanego w obrocie handlowym – Graficzny znak towarowy 42 BELOW – Niezarejestrowany graficzny znak towarowy VODKA 42

(rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 8 ust. 4)

9.      Znak towarowy Unii Europejskiej – Definicja i uzyskanie unijnego znaku towarowego – Względne podstawy odmowy rejestracji – Sprzeciw właściciela niezarejestrowanego znaku towarowego lub innego oznaczenia używanego w obrocie handlowym – Przesłanki – Istnienie wcześniejszego prawa, które nie zostało unieważnione prawomocnym orzeczeniem sądowym

(rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 8 ust. 4)

1.      Zobacz tekst orzeczenia.

(zob. pkt 29)

2.      Zobacz tekst orzeczenia.

(zob. pkt 43–45, 59)

3.      Zobacz tekst orzeczenia.

(zob. pkt 52)

4.      Przy ocenie przesłanki używania w obrocie handlowym oznaczenia przywołanego na poparcie sprzeciwu należy stosować to samo kryterium czasowe co kryterium wyraźnie przewidziane w art. 8 ust. 4 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej w zakresie uzyskania prawa do tego oznaczenia, czyli datę dokonania zgłoszenia unijnego znaku towarowego.

(zob. pkt 60)

5.      Zobacz tekst orzeczenia.

(zob. pkt 78–82)

6.      Zobacz tekst orzeczenia.

(zob. pkt 84)

7.      Do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) należy zbadanie w ramach postępowania w sprawie sprzeciwu spełnione przesłanki zastosowania powołanej podstawy odmowy rejestracji. W tym zakresie EUIPO jest zobowiązane do dokonania oceny prawdziwości przytoczonych faktów i mocy dowodowej przedstawionych przez strony dowodów. EUIPO może być zobowiązane do wzięcia pod uwagę w szczególności prawa krajowego państwa członkowskiego, w którym wcześniejszy znak towarowy, na którym opiera się sprzeciw, korzysta z ochrony. W takim przypadku powinno ono z urzędu zasięgnąć informacji za pomocą środków, które w tym przypadku uzna za stosowne, o prawie krajowym danego państwa członkowskiego, jeżeli takie informacje są niezbędne do oceny przesłanek zastosowania rozpatrywanej podstawy odmowy rejestracji, a zwłaszcza prawdziwości powołanych faktów lub mocy dowodowej przedstawionych dowodów.

(zob. pkt 85)

8.      Zobacz tekst orzeczenia.

(zob. pkt 89–105)

9.      Z orzecznictwa wynika, że koniecznym, ale zarazem wystarczającym warunkiem do zapobieżenia przez wnoszącego sprzeciw rejestracji unijnego znaku towarowego na podstawie art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej jest to, by w momencie dokonywania przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oceny spełnienia wszystkich przesłanek sprzeciwu mógł się on powołać na istnienie wcześniejszego prawa, które nie zostało unieważnione prawomocnym orzeczeniem sądowym.

W tych okolicznościach przy rozpoznawaniu sprzeciwu opartego na art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009 na Urzędzie ciąży obowiązek wzięcia pod uwagę orzeczeń sądów rozpatrywanych państw członkowskich rozstrzygających o ważności lub kwalifikacji podnoszonych praw wcześniejszych, tak aby upewnić się, że wciąż wywołują one skutki wymagane przez ten przepis, natomiast nie jest on władny do zastąpienia oceny dokonanej przez właściwe sądy krajowe własną oceną, które to uprawnienie nie zostało mu też przyznane przez rozporządzenie nr 207/2009.

Co więcej, ważności krajowego znaku towarowego nie można podważać w ramach procedury rejestracji unijnego znaku towarowego, a jedynie w ramach postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku towarowego wszczętego w zainteresowanym państwie członkowskim. Ponadto o ile zadaniem Urzędu jest ustalenie, na podstawie dowodów, które winien przedstawić wnoszący sprzeciw, istnienia krajowego znaku towarowego stanowiącego podstawę sprzeciwu, o tyle nie do niego należy rozstrzyganie kolizji między dwoma znakami krajowymi, gdyż leży to w kompetencji władz krajowych.

Dlatego też tak długo, jak długo wcześniejszy krajowy znak towarowy podlega rzeczywistej ochronie, istnienie rejestracji krajowej wcześniejszej w stosunku do tego pierwszego zgłoszenia krajowego lub jakiegokolwiek innego prawa wcześniejszego względem tego pierwszego zgłoszenia krajowego nie jest istotne dla sprzeciwu wobec rejestracji znaku towarowego Unii Europejskiej, nawet jeśli zgłoszony unijny znak towarowy jest identyczny z wcześniejszym krajowym znakiem towarowym przedsiębiorstwa, które je zgłosiło do rejestracji, lub z innym prawem wcześniejszym w stosunku do krajowego znaku towarowego stanowiącego podstawę sprzeciwu.

(zob. pkt 108–111)