Processo T‑435/12
Bacardi Co. Ltd
contra
Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia
«Marca da União Europeia — Processo de oposição — Pedido de marca figurativa da União Europeia 42 BELOW — Marca figurativa nacional anterior não registada VODKA 42 — Motivo relativo de recusa — Artigo 8.o, n.o 4, do Regulamento (CE) n.o 207/2009 [atual artigo 8.o, n.o 4, do Regulamento (UE) 2017/1001] — Utilização na vida comercial — Aplicação do direito nacional pelo EUIPO»
Sumário — Acórdão do Tribunal Geral (Primeira Secção) de 24 de outubro de 2018
1. Processo judicial — Petição inicial — Requisitos formais — Exposição sumária dos fundamentos invocados
[Regulamento de Processo do Tribunal Geral, artigo 76.°, alínea d)]
2. Marca da União Europeia — Definição e aquisição da marca da União Europeia — Motivos relativos de recusa — Oposição pelo titular de uma marca não registada ou de outro sinal utilizado na vida comercial — Requisitos — Interpretação à luz do direito da União — Apreciação atendendo aos critérios fixados pelo direito nacional aplicável ao sinal invocado
(Regulamento n.° 207/2009 do Conselho, artigo 8.° n.° 4)
3. Marca da União Europeia — Processo de recurso — Recurso para o juiz da União — Competência do Tribunal de Primeira Instância — Fiscalização da legalidade das decisões das Câmaras de Recurso — Reexame das circunstâncias de facto à luz de provas não apresentadas anteriormente nas instâncias do Instituto — Exclusão
(Regulamento n.° 207/2009 do Conselho, artigo 65.°)
4. Marca da União Europeia — Definição e aquisição da marca da União Europeia — Motivos relativos de recusa — Oposição pelo titular de uma marca não registada ou de outro sinal utilizado na vida comercial — Utilização do sinal na vida comercial — Critério temporal
[Regulamento n.° 207/2009 do Conselho, artigo 8.° n.° 4, alínea a)]
5. Marca da União Europeia — Renúncia, extinção e nulidade — Causas de nulidade relativa — Utilização da marca que pode ser proibida em virtude de outro direito anterior — Fiscalização exercida pelas instâncias competentes do Instituto e pelo Tribunal Geral quanto ao direito nacional aplicável — Alcance
(Regulamento n.° 207/2009 do Conselho, artigo 65.°, n.os 1 e 2; Regulamento n.° 2868/95 da Comissão, artigo 1.°, regra 37)
6. Marca da União Europeia — Definição e aquisição da marca da União Europeia — Motivos relativos de recusa — Oposição pelo titular de uma marca não registada ou de outro sinal utilizado na vida comercial — Sinal que confere ao seu titular o direito de proibir a utilização de uma marca mais recente — Ónus da prova
[Regulamento n.° 207/2009 do Conselho, artigo 8.° n.° 4, alínea b)]
7. Marca da União Europeia — Disposições processuais — Exame oficioso dos factos — Processo de oposição — Exame limitado aos fundamentos invocados — Apreciação pelo Instituto da materialidade dos factos invocados e da força probatória dos elementos apresentados — Alcance
(Regulamento n.° 207/2009 do Conselho, artigo 76.°)
8. Marca da União Europeia — Definição e aquisição da marca da União Europeia — Motivos relativos de recusa — Oposição pelo titular de uma marca não registada ou de outro sinal utilizado na vida comercial — Marca figurativa 42 BELOW — Marca figurativa não registada VODKA 42
(Regulamento n.° 207/2009 do Conselho, artigo 8.° n.° 4)
9. Marca da União Europeia — Definição e aquisição da marca da União Europeia — Motivos relativos de recusa — Oposição pelo titular de uma marca não registada ou de outro sinal utilizado na vida comercial — Requisitos — Existência de um direito anterior que não foi invalidado por uma decisão judicial definitiva
(Regulamento n.° 207/2009 do Conselho, artigo 8.° n.° 4)
1. V. texto da decisão.
(cf. n.° 29)
2. V. texto da decisão.
(cf. n.os 43‑45, 59)
3. V. texto da decisão.
(cf. n.° 52)
4. É aplicável ao requisito de utilização na vida comercial do sinal invocado em apoio da oposição o mesmo critério temporal que aquele expressamente previsto no artigo 8.o, n.o 4, alínea a), do Regulamento n.o 207/2009 sobre a marca da União Europeia no que se refere à aquisição do direito a esse sinal, a saber, o da data de apresentação do pedido de registo da marca da União.
(cf. n.° 60)
5. V. texto da decisão.
(cf. n.os 78‑82)
6. V. texto da decisão.
(cf. n.° 84)
7. Incumbe ao Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) examinar se, no âmbito de um processo de oposição, estão reunidas as condições de aplicação de um motivo de recusa do registo invocado. Neste contexto, é obrigado a apreciar a materialidade dos factos invocados e a força probatória dos elementos apresentados pelas partes. Pode ser chamado a ter em conta, designadamente, o direito nacional do Estado‑Membro onde o sinal anterior no qual a oposição se baseia goza de proteção. Neste caso, deve informar‑se oficiosamente, através dos meios que entender serem úteis para esse efeito, sobre o direito nacional do Estado‑Membro em causa, se essas informações forem necessárias para apreciar as condições de aplicação de um motivo de recusa do registo em causa, designadamente, a materialidade dos factos apresentados ou a força probatória dos documentos apresentados.
(cf. n.° 85)
8. V. texto da decisão.
(cf. n.os 89‑105)
9. Resulta da jurisprudência que, para que um oponente possa, com fundamento no artigo 8.o, n.o 4, do Regulamento n.o 207/2009 sobre a marca da União Europeia, impedir o registo de uma marca da União, é necessário e suficiente que, à data em que o Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) verifica que todos os requisitos da oposição estão preenchidos, possa ser invocada a existência de um direito anterior que não tenha sido invalidado por uma decisão judicial definitiva.
Nestas condições, embora incumba ao Instituto, quando este se pronuncia sobre uma oposição baseada no artigo 8.o, n.o 4, do Regulamento n.o 207/2009, tomar em consideração as decisões dos órgãos jurisdicionais dos Estados‑Membros em causa sobre a validade ou sobre a qualificação dos direitos anteriores reivindicados a fim de se assegurar de que estes continuam a produzir todos os efeitos exigidos por esta disposição, não lhe compete substituir pela sua a apreciação dos órgãos jurisdicionais competentes, poder esse, aliás, que o Regulamento n.o 207/2009 não lhe confere.
Além disso, a validade de uma marca nacional não pode ser posta em causa no âmbito de um processo de registo de uma marca da União, mas apenas no âmbito de um pedido de anulação formulado no Estado‑Membro em causa. Além disso, embora caiba ao Instituto verificar, com base em provas, que incumbe ao oponente apresentar, a existência da marca nacional invocada em apoio da oposição, não lhe cabe decidir de um conflito entre essa marca e outra marca no plano nacional, conflito esse que é abrangido pela competência das autoridades nacionais.
Por conseguinte, enquanto a marca nacional anterior estiver efetivamente protegida, a existência de um registo nacional anterior ou de outro direito anterior a esta última não será pertinente no âmbito da oposição deduzida contra um pedido de marca da União Europeia, mesmo se a marca pedida for idêntica a uma marca nacional anterior da empresa que deu origem ao pedido de registo ou a outro direito anterior à marca nacional na qual se baseia a oposição.
(cf. n.os 108‑111)