CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER

presentadas el 3 de abril de 2003(1)

Asunto C-283/01

Shield Mark BV

contra

Joost Kist

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden)

«Marcas - Aproximación de legislaciones - Directiva 89/104/CEE - Artículo 2 - Signos que pueden constituir marcas - Sonidos - Representación gráfica»

1.

    La interpretación del artículo 2 de la Directiva sobre marcas (2) y la determinación de los signos que pueden constituir esta modalidad de propiedad industrial ya no están entre bambalinas, se han situado en el proscenio del escenario jurisdiccional.

2.

    El Tribunal de Justicia se ha pronunciado recientemente sobre la aptitud de los olores para ser marcas (3) y, en breve plazo, lo hará sobre los colores en cuanto tales, sin forma ni contorno. (4) En el presente asunto se trata de despejar igual incógnita en relación con los sonidos.

3.

    El Hoge Raad der Nederlanden se interroga acerca de si las sensaciones sonoras cumplen los requisitos que el mencionado precepto exige para que un signo tenga la consideración de marca y, en caso de respuesta afirmativa, pregunta sobre la forma en que haya de ser efectuado su registro.

I. Los hechos y el procedimiento principal

4.

    Shield Mark BV (en lo sucesivo, «Shield Mark») es titular de catorce marcas, registradas en la oficina del Benelux (Benelux-Merkenbureau). Once tienen por motivo los primeros y elegíacos compases del estudio de piano Para Elisa, (5) compuesto por Ludwig van Beethoven, (6) y tres el canto de un gallo.

5.

    En el primer grupo, la inscripción de cuatro marcas (7) representa un pentagrama con las nueve primeras notas de la mencionada pieza musical. La tercera y la cuarta van acompañadas de la siguiente descripción: «Marca sonora. La marca está formada por la reproducción musical de las notas representadas (gráficamente) en el pentagrama». En la primera de estas dos últimas se precisa que el pautado debe ser tocado «al piano».

6.

    Otras dos marcas (8) son denominativas y su registro se describe en los siguientes términos: «consiste en las nueve primeras notas de “Para Elisa”». Junto a estas últimas marcas, se encuentran dos más (9) que presentan la misma descripción, pero que fueron depositadas como marcas sonoras; «la marca está formada por la reproducción musical de las notas descritas», con el añadido, en la primera, de ser «tocadas con un piano».

7.

    Hay un tercer grupo de tres marcas (10) con la descripción «mi, re sostenido, mi, re sostenido, mi, si, re, do, la». No obstante, la primera es denominativa, en tanto que las dos últimas son sonoras, integradas por la reproducción de la anterior sucesión de notas, al piano, según se matiza en la segunda.

8.

    Respecto a las tres indicaciones restantes, dos (11) estriban en la denominación «kukelekuuuuu», (12) de las que una lleva la siguiente mención: «marca sonora constituida por una onomatopeya que representa el canto de un gallo». La última, (13) que se explica también como «el canto de un gallo», es una marca acústica «formada por el sonido descrito».

9.

    En octubre de 1992 Shield Mark lanzó una campaña publicitaria en la radio, fundada en unos mensajes que comienzan con una sintonía (jingle) formada por las nueve primeras notas de Para Elisa. A partir del mes de febrero del siguiente año, inició la edición de un boletín de información de sus actividades, a la venta en unos expositores colocados en los mostradores de librerías y quioscos. Cada vez que se retira un ejemplar, suena la melodía citada.

10.

    La referida compañía ha desarrollado también un programa informático destinado a los juristas y a los especialistas en marketing, mediante el que les proporciona informaciones sobre la elección de una marca y su protección. Cuando el programa es activado, se escucha el canto estridente de un gallo.

11.

    El Sr. Kist, que actúa en el tráfico mercantil con el nombre de «Memex», tiene una asesoría jurídica especializada en derecho de la publicidad, de marcas, en derechos de autor y, en general, en comunicación comercial. También organiza seminarios y edita una revista sobre dichas materias. El 1 de enero de 1995 puso en marcha una campaña publicitaria, utilizando los mismos signos sonoros e iguales técnicas de mercadotecnia que Shield Mark. (14)

12.

    Esta sociedad demandó al Sr. Kist ante el Gerechtshof te 's-Grevenhage (Tribunal de apelación de La Haya), con la pretensión de que dejase de utilizar en el Benelux, bajo la amenaza de multas coercitivas, las marcas de las que es titular, en relación con los productos y los servicios para los que fueron registradas. En una sentencia de 27 de mayo de 1999, el mencionado órgano jurisdiccional desestimó la reclamación en cuanto se fundaba en el derecho de marcas y acogió las pretensiones basadas en el comportamiento desleal del demandado.

II. Las cuestiones prejudiciales

13.

    Shield Mark se alzó en casación ante el Hoge Raad, que decidió suspender el procedimiento con el objeto de plantear, a título prejudicial, las siguientes cuestiones sobre la interpretación del artículo 2 de la Directiva sobre marcas:

«1.a ¿Debe interpretarse el artículo 2 de la Directiva 89/104/CEE en el sentido de que se opone a que se consideren marcas los sonidos o los ruidos?

1.b En caso de respuesta negativa a la cuestión 1.a, ¿implica el sistema creado por la Directiva que merezcan esa consideración de marcas los sonidos o los ruidos?

2.a En caso de respuesta negativa a la cuestión 1.a, ¿qué requisitos establece la Directiva para las marcas sonoras sobre la posibilidad, prevista en el artículo 2, de que un signo sea objeto de una representación gráfica y respecto de la forma en que debe efectuarse el registro de semejante marca?

2.b ¿Se cumplen, en particular, los requisitos a que se refiere la cuestión 2.a si el sonido o el ruido es registrado como:

—    una notación musical;

—    una descripción literal en forma de onomatopeya;

—    una descripción literal de otra forma;

—    una representación gráfica tal como un disco con voz o un sonograma;

—    un soporte de sonido anexo a la solicitud de registro;

—    un registro digital que se pueda escuchar a través de Internet;

—    una combinación de estas posibilidades;

—    otro medio y, en caso afirmativo, ¿cuál?»

III. Examen de las cuestiones prejudiciales

A. Los sonidos como marcas

14.

    ¿Los sonidos «pueden» ser marcas? o, aún más, ¿«deben» serlo? Éstos son los interrogantes que suscita el Hoge Raad en los dos apartados de su primera pregunta prejudicial, que remiten al artículo 2 de la Directiva, conforme al que constituyen esta propiedad incorporal «todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, [.] a condición de que [.] sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otra».

15.

    El concepto jurídico de marca está integrado, pues, por dos elementos: aptitud para diferenciar y capacidad de representación gráfica. Para que un signo pueda ser utilizado como tal debe reunir ambas cualidades.

16.

    En las conclusiones que presenté en el asunto Sieckmann, ya citado, he explicado que el ser humano también percibe y reconoce mensajes, es decir, se comunica a través de sentidos distintos al de la vista, (15) por lo que pueden ser utilizados en una marca, (16) al poseer «carácter distintivo en grado potencial». (17)

17.

    Bien es verdad que, en el mencionado caso, se trataba de marcas olfativas, pero las consideraciones que realicé sobre los olores son aplicables a los mensajes captados por el oído. El propio Tribunal de Justicia así lo ha entendido en la sentencia pronunciada el 12 de diciembre de 2002, afirmando que el artículo 2 de la Directiva permite que los signos que no se perciben visualmente constituyan una marca. (18)

La capacidad identificadora de los sonidos y, en particular, de la música deriva de su intensidad evocadora que los convierte en un lenguaje específico. Marcel Proust lo supo captar en un pasaje decisivo de En busca del tiempo perdido, donde el narrador se pregunta «si la música no es el ejemplo único de lo que habría podido ser —si no se hubiera inventado el lenguaje, la formación de palabras, el análisis de ideas— la comunicación entre las almas. Es una posibilidad que no ha tenido un desarrollo posterior; la humanidad ha seguido otras vías, la de la expresión hablada y escrita». (19) Esta idea se funda en la filosofía de Schopenhauer, expuesta en su obra El mundo como voluntad y como representación, en la que se asigna a la música la misma función reveladora y trascendente que le atribuiría después la obra proustiana, soslayando las explicaciones poéticas y con similar atención al tiempo. (20)

En suma, Proust ha parafraseado literariamente el texto de Schopenhauer, en especial, en relación con la facilidad de la música para interpretar la esencia íntima de las cosas, (21) pues la novela se apoya en una estética metafísica de la que traduce el contenido abstracto y teórico en las actitudes vividas, en las acciones, en los sentimientos que constituyen la sustancia de una obra artística, (22) sobre todo habida cuenta de que la música mima la vida y prefigura el trabajo que ha de emprender el novelista para engarzar los jirones en un todo único y organizado, pues funciona como la memoria involuntaria: la reaparición de una melodía ya escuchada hace recordar la primera audición, como las losas del pavimento, en la obra de Proust, traen a la mente del narrador el episodio de la madalena. (23)

18.

    Así pues, porque tienen capacidad para distinguir, los mensajes auditivos pueden, en principio, ser marcas. (24) No obstante, las dudas del Hoge Raad van más allá y, una vez admitido que la citada disposición contempla, aunque no los cite expresamente, (25) otros signos distintos de los visuales, pregunta si los Estados miembros gozan de libertad para excluir los sonidos como indicaciones aptas para constituir esta clase de propiedad.

19.

    La respuesta ha de ser negativa. La Directiva sobre marcas es una norma de armonización y tiene por empeño la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en la materia, con objeto de suprimir las disparidades que obstaculicen la libertad en la circulación de mercancías y en la prestación de servicios o falseen las condiciones de la competencia en el mercado común. (26) Es cierto que el acercamiento pretendido no es total, pues sólo afecta a determinados aspectos relativos a las marcas adquiridas mediante un registro, (27) pero entre las materias sobre las que se debe alcanzar el concierto se encuentra el catálogo de los signos susceptibles de constituir una marca. (28)

20.

    El mercado único, sin barreras para las libertades de circulación de mercancías y de prestación de servicios, exige que la protección que se dé a una marca en un Estado miembro sea igual a la que se le proporcione en otro, a cuyo fin resulta imprescindible que en todo el territorio de la Unión Europea un mismo signo pueda ser considerado y amparado como tal. En suma, como señala el Gobierno francés en sus observaciones escritas, no caben diferencias de un Estado miembro a otro sobre la naturaleza de las indicaciones hábiles para distinguir los productos de unas empresas de los de otras.

21.

    En la medida en que la Directiva no ha excluido los sonidos, ningún Estado miembro está en condiciones de impedir el registro como marca de un mensaje de esa índole, siempre, claro está, que satisfaga los requisitos exigibles: capacidad para diferenciar y susceptibilidad de representación gráfica.

22.

    Los ordenamientos jurídicos de numerosos Estados miembros mencionan de forma expresa los sonidos como signos adecuados para constituir o formar parte de una marca. Es el caso de Alemania, (29) Austria, (30) España, (31) Francia, (32) Grecia, (33) Italia (34) y Portugal. (35) Otros sistemas, como la Directiva, no los citan. Se trata de los tres Estados que forman la Unión económica Benelux, (36) Dinamarca, (37) Finlandia, (38) Irlanda, (39) el Reino Unido (40) y Suecia. (41) Sin embargo, ninguno los excluye de forma explícita; es más, todas las normas utilizan, como el artículo 2 de la Directiva sobre marcas, locuciones expresivas de que la relación que incorporan es abierta e incompleta.

23.

    En alguna de las legislaciones en las que los sonidos no aparecen mencionados por su nombre, la práctica administrativa, mediante su admisión, se ha encargado de desmentir a quienes sostenían que las señales acústicas no pueden integrar esta modalidad de propiedad industrial. (42)

24.

    En virtud de las anteriores reflexiones, propongo al Tribunal de Justicia que, en contestación a la primera de las preguntas prejudiciales formuladas por el Hoge Raad, declare que el artículo 2 de la Directiva no sólo no se opone a que los signos sonoros sean marcas, sino que impide a los ordenamientos jurídicos nacionales excluirlos, a priori, de esa condición.

B. La representación gráfica de los mensajes sonoros

25.

    Como he apuntado, la capacidad para distinguir de los signos sonoros es condición imprescindible pero no suficiente para admitirlos como marcas. Además, han de ser susceptibles de representación gráfica, a tenor del artículo 2 de la Directiva, exigencia que está presente también en la mayoría de los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros. (43)

1. La finalidad del requisito y las cualidades de la representación

26.

    Este requerimiento no es baladí y encuentra su razón de ser en el sistema de registro sobre el que pivota la Directiva, (44) en el que los derechos exclusivos que confiere la titularidad de una marca se adquieren mediante la inscripción registral. (45) «Si se trata de que, para distinguir sus productos y sus servicios de los de otros, un empresario se apropie de unas determinadas señales e indicaciones, hay que conocer con detallada precisión los símbolos que hace suyos». (46)

27.

    El principio de seguridad jurídica así lo pide. (47) Las autoridades encargadas de la institución registral, los otros operadores económicos y los consumidores en general han de tener la posibilidad de conocer con exactitud el objeto al que se confiere protección, a fin de cumplir adecuadamente con sus responsabilidades, los primeros; de ejercitar sus derechos sin invasión de los del titular de la marca, los segundos; y de seleccionar, los terceros, los productos y los servicios en función de su procedencia en un régimen de abierta competencia. (48)

28.

    Por consiguiente, «se representan gráficamente los signos que constituyen una marca para proteger y dar publicidad a su apropiación por un empresario, que los ha hecho suyos con el objetivo de singularizar sus productos o los servicios que presta». (49)

29.

    Ese propósito no se alcanza con cualquier figuración perceptible por la vista, pues la representación debe ser «clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva». (50) Fácilmente accesible e inteligible, para que la generalidad de los interesados en consultar el registro, que son los otros productores y los consumidores, puedan aprehenderla. Clara, precisa y completa, para que se sepa, sin duda alguna, la indicación que se monopoliza. Duradera y objetiva, para que ni el paso del tiempo ni el cambio de destinatario afecten a la identificación o a la percepción del signo.

30.

    Dado que, como he apuntado, las indicaciones en que consiste una marca no tienen que ser necesariamente visuales, esas cualidades de la representación deben adaptarse a su singular naturaleza, de manera que sean identificadas con exactitud.

2. Las distintas formas de representación gráfica de los sonidos

31.

    Sobre los signos que se perciben con el oído debo, pues, hacerme las mismas preguntas que en las conclusiones Sieckmann me planteé respecto de los mensajes olfativos: ¿Cabe «dibujar» un sonido? ¿Puede una señal auditiva ser representada gráficamente con precisión y claridad para todos?

32.

    La respuesta ha de ser más matizada que en el caso de los olores, en el que afirmé que tal clase de signos no es apta para ser representada de la manera que exige el artículo 2 de la Directiva. (51)

33.

    En relación con los sonidos, la solución no ha de ser tan categórica. Por de pronto, como ya he indicado, (52) el lenguaje oral no es sino comunicación sonora y la escritura su representación gráfica. En abstracto, es innegable la capacidad de los sonidos para ser reproducidos por escrito.

34.

    La tarea de determinar si el «dibujo» de un concreto signo acústico satisface los objetivos que con la exigencia de representación persigue el legislador comunitario, corresponde, en cada caso, a los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros. Ésta es también la opinión de Shield Mark, los Gobiernos de los Países Bajos e Italia y la Comisión. La pretensión del Hoge Raad de que, sin vinculación con los hechos del litigio (53) y de forma abstracta, el Tribunal de Justicia se pronuncie sobre distintas formas de figuración de un sonido desconoce la naturaleza del proceso prejudicial, que tiene por objeto proporcionar una respuesta útil para la decisión de la contienda. Además, la naturaleza misma de dicho proceso y la ausencia de pruebas periciales harían difícil el pronunciamiento sobre cuestiones de un elevado contenido técnico.

35.

    El Tribunal de Justicia debe, pues, guardar silencio sobre la aptitud para cumplir aquella exigencia de los sonogramas y los espectrogramas, así como de determinados registros sonoros y digitales, que nada tienen que ver con los signos distintivos que Shield Mark hace valer en el pleito principal frente al Sr. Kist.

36.

    Nada impide, como señala la Comisión, que el Tribunal de Justicia, sin inmiscuirse en el terreno de los hechos y a efectos de la interpretación solicitada, proporcione unas pautas generales acerca de las formas de expresión gráfica que, propuestas por el Hoge Raad en la segunda de sus preguntas, afectan a las marcas invocadas en el litigio de que conoce y para cuya resolución ha promovido esta cuestión prejudicial: la representación por notas musicales y las descripciones mediante el lenguaje escrito.

37.

    Sobre la aptitud para ser plasmados gráficamente, en el universo de los mensajes que se perciben con el oído han de distinguirse dos categorías: la de los sonidos que pueden ser expresados mediante notas musicales y aquella otra en la que se integrarían todos los demás.

a) La notación musical

38.

    Las notas musicales son los signos con los que se representan los sonidos. Pero, su sucesión, sin más, no identifica una melodía, diferenciándola de otras. La repetición por escrito del nombre de las nueve primeras notas de Para Elisa no quiere decir nada. No singulariza el sonido con la claridad y la precisión que demanda el requisito de la representación gráfica.

39.

    Para alcanzar ese objetivo, es menester reflejar los sonidos mediante su notación musical, de manera que sean perfectamente reconocibles, sin lugar a dudas. Y, a tal fin, hay un único camino, recogerlos en un pentagrama. Con este lenguaje universal, el dibujo difuso que constituye la sucesión de las notas, llamadas por su nombre, aparece nítido, con sus contornos precisos para identificarlo, diferenciándolo de otros. Las notas escritas en el pautado, con la clave, que determina la entonación, el compás, que fija el ritmo y el valor relativo de cada una, así como la indicación de los instrumentos que han de interpretarlas son una «fotografía» fiel de la sucesión de sonidos que se representan; si se me permite la expresión, son su «huella dactilar».

40.

    Esta forma de representación de los sonidos cumple los requerimientos indicados por el Tribunal de Justicia en la sentencia Sieckmann. Es clara, precisa, completa, duradera, objetiva y fácilmente accesible. Es verdad que no es inteligible por todos, pero no hay motivo para exigir que la percepción sea inmediata. Habida cuenta de la razón de ser del requisito, es suficiente con que, mediante instrumentos de interpretación, de ejecución o de reproducción objetivos y fiables, los destinatarios de la inscripción registral tengan cabal conocimiento del signo distintivo que el titular monopoliza.

41.

    El solfeo, que es la técnica destinada a cantar correctamente los textos musicales, no es dominado por la generalidad de los destinatarios del signo, pero permite que, con la lectura de la partitura por una persona versada, los legos lleguen a aprehender el signo sonoro sin riesgo de confusión sobre su identidad. (54)

b) Las descripciones de los sonidos

42.

    Para que un signo sea registrado como marca debe ser, pues, susceptible de representación gráfica; «describir» no equivale a «representar», que evoca la idea de «reproducción».

43.

    Cualquier descripción de un sonido adolece de vaguedad, carece de claridad y de precisión. (55) Ya he apuntado que, en lo que se refiere a la notas musicales, afirmar que la marca está integrada por una determinada sucesión (v. gr.: «mi, re sostenido, mi, re sostenido, mi, si, re, do, la») no quiere decir nada.

44.

    El terreno se hace aún más movedizo si la descripción constituye una onomatopeya. El caso del litigio principal es ilustrativo. En las lenguas oficiales de la Unión Europea, la reproducción escrita de los sonidos que imitan el canto de un gallo es realmente variada y diversa. (56) Difícilmente un ciudadano medio británico, español, portugués o italiano puede saber que kukeleku representa el canto de un gallo. No obstante, es posible que haya supuestos en los que esta forma de representación gráfica sea lo suficientemente expresiva y satisfaga la finalidad del requisito. Corresponde a los jueces nacionales apreciarlo en cada litigio. (57)

45.

    La descripción mediante el lenguaje escrito de un sonido, como la de un olor, y en general la de los signos no figurativos, está cargada de subjetividad y de relatividad, condición que es enemiga de la precisión y de la claridad. (58)

46.

    No alcanzo a ver otras formas de reseñar un signo sonoro o una sucesión de sonidos con palabras, salvo que, tratándose de una composición musical, se haga referencia a su título, al autor o a cualquier otro elemento que permita su identificación. Ahora bien, este «dibujo» implica, como apunta el Gobierno británico en sus observaciones escritas, una cierta familiaridad, un conocimiento previo del signo, situación que no es admisible en un sistema como el de la Directiva, en el que la titularidad de una marca se adquiere al registrarse y no por su uso. (59)

47.

    Los anteriores razonamientos me permiten sugerir que se responda a la segunda cuestión prejudicial planteada por el Hoge Raad, declarando que:

—    la representación gráfica de las marcas sonoras debe ser clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva;

—    la determinación de si se satisfacen tales requisitos corresponde al juez nacional competente en cada caso, de conformidad con las circunstancias de hecho concurrentes;

—    con carácter general, tales condiciones se cumplen con la representación mediante un pentagrama;

—    por el contrario, normalmente son insuficientes las descripciones con el lenguaje escrito, incluidas las onomatopeyas y la sucesión denominativa de notas musicales.

C. Breve digresión final

48.

    En el incidente prejudicial, el Tribunal de Justicia ha de facilitar al órgano jurisdiccional que le interroga la respuesta adecuada según los parámetros proporcionados por el derecho. Los hechos del litigio principal sitúan la cuestión en su contexto, facilitando la comprensión de sus repercusiones, para que la solución, dada en términos generales por su vocación uniformadora, sea de la mayor utilidad en la resolución del litigio que tiene planteado el juzgador nacional.

49.

    En un caso como el de autos, para realizar su labor interpretativa, el Tribunal de Justicia sólo necesita saber que algunas de las marcas sobre las que se debate ante el Hoge Raad son signos distintivos acústicos. Pero no cabe hacer abstracción de que esas señales sonoras, que Shield Mark esgrime como de su exclusiva titularidad, son el canto de un gallo y los primeros compases de, tal vez, la pieza para piano más conocida de la historia de la música, obra de uno de los grandes compositores, cuyo genio fue reconocido rápidamente por los demás creadores (60) de su tiempo, aunque el propio Beethoven siempre consideró que el más grande fue Händel. (61)

50.

    La titularidad de una marca confiere a su propietario un monopolio, de manera que, en principio y por regla general, está en condiciones de impedir a los demás su uso. En las conclusiones del asunto Arsenal (62) afirmé que la eventual ampliación del catálogo de las indicaciones que pueden constituir esta modalidad de propiedad industrial debería ir acompañada, inevitablemente, de una delimitación precisa de los derechos que otorga a su dueño. (63) Parece llegado el momento de añadir que también hay que tener especial cuidado al atribuir a una persona la explotación exclusiva en el mercado de un signo, cualquiera que sea el sentido por el que se perciba.

51.

    Conviene hacer dos precisiones. En primer lugar, existen consideraciones de interés público que aconsejan limitar el acceso al registro de determinadas señales para que sean usadas libremente por el conjunto de los operadores. La doctrina relativa al imperativo de disponibilidad ha sido apreciada por el Tribunal de Justicia en las sentencias Windsurfing Chiemsee (64) y Philips. (65) Me cuesta admitir que los particulares logren, a través de una marca, perpetuar derechos exclusivos sobre indicaciones y signos naturales o que son directa manifestación de la naturaleza. (66)

52.

    Más difícil se me hace aceptar, y ésta es la segunda matización, que una creación del espíritu, que forma parte del acervo cultural universal, se la apropie con carácter indefinido una persona para usarla en el mercado, a fin de distinguir los productos que fabrica o los servicios que presta, con una exclusividad de la que ni siquiera disfrutan los herederos de su autor. (67)

IV. Conclusión

53.

    A tenor de los razonamientos precedentes, propongo al Tribunal de Justicia que, en respuesta a las preguntas formuladas por el Hoge Raad der Nederlanden, declare que:

1)    «El artículo 2 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, no sólo no se opone a que los signos sonoros sean marcas, sino que impide que los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros los excluyan, a priori, de esa condición.»

2)    «Para que un sonido pueda ser una marca, además de tener carácter distintivo, debe ser susceptible de una representación gráfica clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva.»

3)    «La determinación de si la representación gráfica de un mensaje acústico reúne las anteriores condiciones compete al juez nacional, en atención a las circunstancias de hecho concurrentes en cada caso.»

4)    «No obstante, dichos requisitos son satisfechos, con carácter general, por la representación mediante un pentagrama.»

5)    «Por el contrario, normalmente son insuficientes las descripciones con el lenguaje escrito, incluidas las onomatopeyas y la sucesión denominativa de notas musicales.»

1: Lengua original: español

2: -     —    Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1; en lo sucesivo, «Directiva sobre marcas» o «Directiva»).

3: -     —    Sentencia de 12 de diciembre de 2002, Sieckmann (C-273/00, Rec. p. I-0000), cuyas conclusiones presenté el día 6 de noviembre de 2001.

4: -     —    Asunto C-104/01, Libertel Groep, en el que el abogado general Sr. Léger ha presentado sus conclusiones el 12 de noviembre de 2002.

5: -     —    Bagatela en la menor (WoO 59).

6: -     —    El propio compositor puso a la pieza por subtítulo el de «Recuerdos del 27 de abril de 1808», día en que fue invitado a una reunión en la que se encontraban varios chiquillos de diferentes edades. Le llamó mucho la atención una hermosa niña, de nombre Elisa, que, al ser informada de quién era el visitante, se le acercó y le comentó que ella también era artista, pues sabía tocar el piano. Antes de retirarse, «el Sordo de Bonn» le pidió que le mostrase sus habilidades y Elisa interpretó obras de varios compositores, pero, cuando le sugirió que tocase alguna de sus sonatas, la niña, apesadumbrada, le contestó que no podía, porque eran muy difíciles de ejecutar. El maestro le prometió que compondría una pieza más sencilla, para que pudiese interpretarla al piano (comentario de Groenewolf, K., citado en la revista Ángulos, junio de 1994, p. 29). Otros críticos, como Reverter, A. (Beethoven, Ed. Península, Barcelona, 1998, 2² ed., p. 115), creen que la bagatela fue compuesta en 1810, incluida en un cuaderno de piezas diversas bajo el nombre no de Elisa, sino de Teresa Malfatti, uno de los amores imposibles del músico de Bonn. El cambio de título se debió a un error no explicado del editor Noht, que la publicó en 1867. En el mismo sentido Kinderman, W., Beethoven, Oxford University Press, Oxford-Nueva York, 1995, p. 146.

7: -     —    Las identificadas con los números 517166, 835113, 931683 y 931688, que tienen por objeto distinguir productos y servicios de las clases 35 y 41, la primera, 9 y 16, la segunda, y 16, 41 y 42, la tercera y la cuarta, del Nomenclátor Internacional de Marcas.

8: -     —    Las números 535083 y 835115. La primera representa servicios de las clases 35 y 41, en tanto que la segunda distingue productos de las clases 9 y 16.

9: -     —    Son las marcas números 931687 y 931689, las dos para las clases 16, 41 y 42.

10: -     —    Con los números 839419 (clases 9, 16, 35 y 41), 931684 (clases 16, 41 y 42) y 931686 (clases 16, 41 y 42).

11: -     —    Las registradas con los números 835114 (clases 9, 16, 35 y 41) y 931685 (clases 9, 41 y 42).

12: -     —    La onomatopeya del canto de un gallo en las distintas lenguas oficiales de la Unión Europea es como sigue: kikeriki, en alemán; kikeli-ki, en danés; quiquiriquí, en español; kukkokiekuu, en finés; cocorico, en francés; kokoriko, en griego; cock-a-doodle-doo, en inglés; chichirichi, en italiano; kukeleku, en neerlandés; cocorocócó, en portugués; y kukeliku, en sueco.

13: -     —    Número 931682, para productos de la clase 9 y servicios de las clases 41 y 42.

14: -     —    Las primeras nueve notas de Para Elisa suenan en su central telefónica y cuando se retiran los boletines de información de los expositores colocados en librerías y quioscos. También ofrece un programa de ordenador que, al ser activado, reproduce el canto de un gallo.

15: -     —    Benzov, W., Beethoven's Anvil, Music in Mind and Culture, Ed. Basic Books, Nueva York, 2001, pp. XI y ss., realiza un fascinante estudio en torno a la idea de que la música conecta al ser humano con el mundo social.

16: -     —    Véanse los puntos 21 y siguientes.

17: -     —    Punto 28 de las conclusiones que he presentado el 24 de octubre de 2002 en los asuntos acumulados C-53/01 a C-55/01, Linde y otros, en el que aún no ha sido pronunciada sentencia.

18: -     —    Véanse el apartado 42 y el punto 1 del fallo.

19: -     —    Proust, M., À la recherche du temps perdu, La prisonière, Ed. Gallimard, La Pléiade, París, 1988, Tomo III, pp. 762 y 763.

20: -     —    Schopenhauer, A., Le monde comme volonté et comme représentation, Ed. P.U.F., traducción de A. Burdeau (1888), revisada y corregida por R. Roos, París, 1966, p. 340.

21: -     —    Henry, A., Marcel Proust, Théories pour une esthétique, Ed. Kliencksieck, París, 1981, p. 303.

22: -     —    Nattiez, J.J., Proust musicien, Ed. Christian Bourgois, París, 1975, p. 162.

23: -     —    Nattiez, J.J., obra citada, p. 121.

24: -     —    Los Gobiernos francés y neerlandés, así como Shield Mark, han recordado en sus observaciones escritas que en las declaraciones conjuntas que realizaron el Consejo y la Comisión, con ocasión de la adopción de la Directiva sobre marcas (declaración 9142/88) y del Reglamento sobre la marca comunitaria [Reglamento (CE) n. 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993 (DO 1994, L 11, p. 1)] (declaración 5865/88), admitieron que los sonidos son signos aptos para constituir esta modalidad de propiedad incorporal. La demandante en el litigio principal también señala que, en los debates del Parlamento Europeo correspondientes a la sesión del 24 de octubre de 1988, se afirmó que el mencionado Reglamento no impide que los mensajes acústicos constituyan marcas.

25: -     —    En realidad, sí menciona los mensajes sonoros. Cuando alude a «las palabras», está refiriéndose a un sonido susceptible de representación gráfica. La «palabra» es, ante todo, comunicación oral. No en vano, la primera acepción en español de este significante es «sonido o conjunto de sonidos articulados que expresan una idea» (Diccionario de la Real Academia de la Lengua). En francés, mot quiere decir, en primer lugar, chacun des sons ou groupe de sons correspondant à un sens, entre lesquels se distribue le langage (Le Petit Robert). El mismo sentido tiene en la lengua inglesa, en la que word significa a sound or combination of sounds forming a meaningful element ofspeech (The Concise Oxford Dictionary). En alemán, wort es kleinste selbstständige sprachliche Einheit von Lautung und Inhalt beziehungsweise Bedeutung (Duden, Deutsches Universal Wörterbuch).

26: -     —    Véanse los considerandos primero y tercero.

27: -     —    Véanse los considerandos cuarto y quinto.

28: -     —    «La realización de los objetivos perseguidos por la aproximación supone que la adquisición y la conservación de un derecho sobre la marca registrada estén en principio sujetas, en todos los Estados miembros, a las mismas condiciones; que, a dicho efecto, conviene establecer una lista enunciativa de los signos susceptibles de constituir una marca en cuanto sean aptos para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otra; [.]» (séptimo considerando).

29: -     —    Artículo 3, apartado 1, de la Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Ley alemana sobre protección de marcas y otros signos), de 25 de octubre de 1994 (BGBl, 1994, I, p. 3082).

30: -     —    Artículo 16, apartado 2, de la Markenschutzgesetz (Ley relativa a la protección de las marcas) de 1970 (BGBl. Nr. 260), en la redacción de las leyes BGBl. Nr. I 111/1999 y BGBl. Nr. I 191/1999.

31: -     —    Artículo 4, apartado 2, letra b), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (BOE de 8 de diciembre de 2001, p. 45579).

32: -     —    Artículo 711-1 b) del Code de la Propiété Intelectuelle, en la redacción de la Ley de 4 de enero de 1991.

33: -     —    Artículo 1, apartado 2, de la Ley 2239/1994 (ÖÅÊ Á' 152).

34: -     —    Artículo 16 del Testo delle dispozicioni legislative in materia di marchi registrati (Ley sobre marcas), aprobado por Real Decreto 929, de 21 de junio de 1942 (GURI 203, de 29 de agosto de 1942), sucesivamente modificado.

35: -     —    Artículo 165 del Código da Propriedade Industrial.

36: -     —    Artículo 1 de la Loi Uniforme Benelux sur les marques (Nederlands Traktatenblad 1962, n. 58, pp. 11 a 39), modificada, con efectos del 1 de enero de 1996, por el protocolo de 2 de diciembre de 1992 (Nederlands Traktatenblad 1993, n. 12, pp. 1 a 12).

37: -     —    Artículo 2, apartado 1, de la Varemaerkeloven (Ley 162, de 21 de febrero de 1997, sobre marcas).

38: -     —    Artículo 1, apartado 2, de la Tavaramerkkilaki 7/1964 (Ley sobre marcas).

39: -     —    Sección 6(2) de la Trade Marks Act 1996.

40: -     —    Artículo 1(1) de la Trade Marks Act 1994.

41: -     —    Artículo 1 de la Varumärkeslagen [(1960:644)] (Ley sobre las marcas de fábrica y de comercio).

42: -     —    El Trade Marks Registrar del Reino Unido ha admitido la inscripción de las marcas sonoras musicales 2030045 (jingle de Direct Line) y 2013717 (jingle de Mr. Sheen). A finales del año 2002, la Oficina de Armonización del Mercado Interior había registrado nueve marcas sonoras.

43: -     —    Véase la nota 50 de las conclusiones que presenté en el asunto Sieckmann. El proyecto de Ley española de Marcas, al que hacía referencia en dicha nota, es hoy la Ley 17/2001, ya citada.

44: -     —    Véanse el cuarto considerando y el artículo 1.

45: -     —    Véase el artículo 5 de la Directiva. El sexto considerando del Reglamento sobre la marca comunitaria expresa esta idea con claridad: «el derecho sobre la marca comunitaria sólo puede adquirirse por el registro». Por su parte, el abogado general Sr. Léger, en las conclusiones que ha presentado en el asunto Libertel Groep, ya citadas, afirma que «la representación gráfica del signo que figura en la solicitud de registro es la base sobre la que se realiza el examen del conjunto de los requisitos relativos a la adquisición de derechos sobre la marca y se determinan los derechos y las obligaciones conferidas por el registro de esta última» (punto 60).

46: -     —    Punto 36 de las conclusiones que he presentado en el asunto Sieckmann, ya citadas.

47: -     —    Véanse el citado punto 36 de las conclusiones y el apartado 37 de la sentencia pronunciada en el mismo asunto.

48: -     —    Véanse los apartados 48 y siguientes de la sentencia Sieckmann.

49: -     —    Punto 38, in fine, de las conclusiones que he presentado en el asunto Sieckmann.

50: -     —    Apartado 55 de la sentencia Sieckmann.

51: -     —    Sobre las dificultades de representación gráfica de las marcas olfativas, véanse los puntos 39 y siguientes de las conclusiones en el asunto Sieckmann.

52: -     —    Véase la nota 25.

53: -     —    Recuérdese que las marcas del proceso principal —sólo algunas— son signos sonoros que se representan con una notación musical o una descripción, bien mediante una sucesión de notas, bien por una onomatopeya.

54: -     —    Shield Mark indica que la circunstancia de que una partitura no pueda ser interpretada por un profano en música no ha de ser obstáculo para la admisión de esta forma de representación gráfica de los sonidos. Señala que las marcas denominativas son oponibles a los iletrados y que las constituidas por colores pueden hacerse valer frente a los daltónicos (véase el punto 39 de sus observaciones escritas).

55: -     —    En e-filing, que es el sistema de solicitud en línea de marcas comunitarias, la Oficina de Armonización del Mercado Interior informa que no admite la representación gráfica de una marca sonora mediante una descripción.

56: -     —    Véase la nota 12.

57: -     —    La Oficina de Armonización del Mercado Interior, en resolución de 7 de octubre de 1998 (asunto R- 1/1998-2), rechazó la inscripción de una marca sonora consistente en un chasquido (déclic).

58: -     —    Véase el punto 41 de mis conclusiones en el asunto Sieckmann.

59: -     —    Es el caso de Time Warner que, en julio de 2001, registró como marca sonora el jingle «Merry Melodies», que desde hace cincuenta años acompaña a los dibujos animados de Hanna & Barbera. Otro ejemplo es el grito de Tarzán, inscrito como marca, también en los Estados Unidos de América, por Edgar Rice Burroughs.

60: -     —    Orga, A., Beethoven, Ed. Robinbook, traducción de Inma Guardia, Barcelona, 2001, p. 24, se refiere a la admiración de Mendelsohn, Schumann, Liszt y Bizet por Beethoven. También a la de Wagner, Bruckner, Mahler y Debussy. Kinderman, W., en la obra ya citada, p. 1, reconoce que ningún compositor ocupa una posición tan central en la vida musical como Beethoven.

61: -     —    Steinitzer, M., Beethoven, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1953, p. 51, cuenta que Beethoven llamó a Händel varias veces el más grande de todos los maestros de la música. En el mismo sentido, Kerst, F., Beethoven, The Man and the Artist as Revealed in his Own Words, Dover Publications Inc., traducción al ingles de Henry Edward Krehbiel, Nueva York, 1964, p. 54.

62: -     —    Sentencia de 12 de noviembre de 2002, Arsenal (C-206/01, Rec. p. I-0000).

63: -     —    Véase el punto 61.

64: -     —    Sentencia de 4 de mayo de 1999 (asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97, Rec. p. I-2779).

65: -     —    Sentencia de 18 de junio de 2002 (C-299/99, Rec. p. I-5475).

66: -     —    Véanse los puntos 19 y siguientes de mis conclusiones en el caso Linde, ya citadas.

67: -     —    Recuérdese que, conforme al artículo 1, apartado 1, de la Directiva 93/98/CEE del Consejo, de 29 de octubre de 1993, relativa a la armonización del plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines (DO L 290, p. 9), la vigencia de los derechos de autor sobre una obra artística, como Para Elisa de Beethoven, se extienden durante la vida de su creador y setenta años más, contados a partir de su muerte.

    El derecho de autor ampara la obra en sí misma considerada. Las marcas, por el contrario, no pretenden proteger creaciones originales, sino que su finalidad es permitir que en el mercado se distingan los productos o los servicios ofrecidos por los empresarios. Puede ocurrir, sin embargo, que un signo sea una obra original protegida por el derecho de autor y, a la vez, una marca, caso en el que es necesario regular sus recíprocas interrelaciones. Bercovitz, A., las ha analizado en su trabajo «Marcas y derecho de autor», publicado en Revista de Derecho Mercantil, n. 240 (2001), pp. 405 a 419.