Gevoegde zaken C‑236/08 tot en met C‑238/08

Google France SARL

en

Google Inc.

tegen

Louis Vuitton Malletier SA e.a.

[verzoeken van het Cour de cassation (Frankrijk) om een prejudiciële beslissing]

„Merken – Internet – Zoekmachine – Adverteren via trefwoorden (‚keyword advertising’) – Tonen van links naar websites van concurrenten van houders van merken of naar websites waarop imitaties worden aangeboden, aan hand van trefwoorden die overeenkomen met die merken – Richtlijn 89/104/EEG – Artikel 5 – Verordening (EG) nr. 40/94 – Artikel 9 – Aansprakelijkheid van exploitant van zoekmachine – Richtlijn 2000/31/EG (‚richtlijn inzake elektronische handel’)”

Samenvatting van het arrest

1.        Harmonisatie van wetgevingen – Merken – Uitlegging van verordening nr. 40/94 en richtlijn 89/104 – Recht van merkhouder om zich te verzetten tegen gebruik door derde van zelfde teken voor zelfde waren – Gebruik van merk in zin van artikel 9, lid 1, van verordening en artikel 5, leden 1 en 2, van richtlijn

(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 9, lid 1; richtlijn 89/104 van de Raad, art. 5, leden 1 en 2)

2.        Harmonisatie van wetgevingen – Merken – Uitlegging van verordening nr. 40/94 en richtlijn 89/104 – Recht van merkhouder om zich te verzetten tegen gebruik door derde van zelfde teken voor zelfde waren – Gebruik van merk in zin van artikelen 9, lid 1, sub a, van verordening en 5, lid 1, sub a, van richtlijn

(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 9, lid 1, sub a; richtlijn 89/104 van de Raad, art. 5, lid 1, sub a)

3.        Harmonisatie van wetgevingen – Merken – Uitlegging van verordening nr. 40/94 en richtlijn 89/104 – Recht van merkhouder om zich te verzetten tegen gebruik door derde van zelfde teken voor zelfde waren – Reclame in kader van zoekmachineadvertentiedienst op internet

(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 9, lid 1, sub a; richtlijn 89/104 van de Raad, art. 5, lid 1, sub a)

4.        Harmonisatie van wetgevingen – Merken – Uitlegging van verordening nr. 40/94 en richtlijn 89/104 – Recht van merkhouder om zich te verzetten tegen gebruik door derde van zelfde teken voor zelfde waren – Reclame in kader van zoekmachineadvertentiedienst op internet

(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 9, lid 1, sub a; richtlijn 89/104 van de Raad, art. 5, lid 1, sub a)

5.        Harmonisatie van wetgevingen – Elektronische handel – Richtlijn 2000/31 – Aansprakelijkheid van dienstverleners die als tussenpersoon optreden

(Richtlijn 2000/31 van het Europees Parlement en de Raad, art. 14)

1.        De verlener van een zoekmachineadvertentiedienst op internet die een teken dat gelijk is aan een merk, als trefwoord opslaat en aan de hand daarvan voor de weergave van advertenties zorgt, maakt geen gebruik van dat teken in de zin van artikel 5, leden 1 en 2, van richtlijn 89/104 betreffende merken of artikel 9, lid 1, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk.

Vaststaat dat deze dienstverlener een handelsactiviteit uitoefent en een economisch voordeel nastreeft wanneer hij tekens die gelijk zijn aan merken, voor rekening van bepaalde klanten als trefwoorden opslaat en aan de hand daarvan voor de weergave van advertenties zorgt.

Ook staat vast dat deze dienst niet enkel wordt verleend aan de houders van deze merken of aan marktdeelnemers die de waren of diensten van eerstgenoemden in de handel mogen brengen, en dat hij zonder toestemming van de houders wordt verricht en wordt verleend aan hun concurrenten of aan makers van imitaties.

Daaruit blijkt weliswaar duidelijk dat de verlener van de zoekmachineadvertentiedienst „in het economisch verkeer” optreedt wanneer hij adverteerders de mogelijkheid biedt, aan merken gelijke tekens als trefwoorden te selecteren, deze tekens opslaat en aan de hand daarvan advertenties van zijn klanten toont, maar dit brengt nog niet mee dat deze dienstverlener zelf „gebruik” maakt van deze tekens in de zin van artikel 5 van richtlijn 89/104 en artikel 9 van verordening nr. 40/94.

Het gebruik, door een derde, van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk van de houder, impliceert op zijn minst dat deze derde het teken in het kader van zijn eigen commerciële communicatie gebruikt. De verlener van een zoekmachineadvertentiedienst biedt zijn klanten de mogelijkheid, gebruik te maken van tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met merken, zonder zelf van deze tekens gebruik te maken.

Deze conclusie kan niet op losse schroeven worden gezet doordat de dienstverlener voor het gebruik van de tekens door zijn klanten wordt vergoed. Het feit dat iemand zorgt voor de technische voorzieningen die nodig zijn voor het gebruik van een teken, en daarvoor wordt vergoed, betekent immers niet dat degene die deze dienst verleent, zelf het teken gebruikt.

(cf. punten 53‑57, 105, dictum 2)

2.        Het gebruik, als trefwoord, dat de adverteerder maakt van een teken dat gelijk is aan het merk van een concurrent in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet opdat de internetgebruiker niet alleen kennis neemt van diens waren of diensten, maar ook van zijn eigen waren of diensten, is een gebruik voor de waren of diensten van deze adverteerder.

Zelfs in gevallen waarin de adverteerder, door het gebruik van het aan het merk gelijke teken als trefwoord, niet beoogt zijn waren of diensten aan internetgebruikers voor te stellen als een alternatief voor de waren of diensten van de merkhouder, maar internetgebruikers daarentegen wil misleiden over de herkomst van zijn waren of diensten, door hen te doen geloven dat zij van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming afkomstig zijn, is er overigens sprake van gebruik „voor waren of diensten”. Dat is immers hoe dan ook het geval wanneer de derde het aan het merk gelijke teken op zodanige wijze gebruikt dat een verband ontstaat tussen dit teken en de waren die hij in de handel brengt of de diensten die hij verricht.

Daaruit volgt dat het gebruik door de adverteerder van het aan het merk gelijke teken, als trefwoord in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet, onder het begrip gebruik „voor [...] waren of diensten” in de zin van artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 betreffende merken valt.

(cf. punten 71‑73)

3.        Artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 betreffende merken en artikel 9, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk moeten aldus worden uitgelegd dat de houder van een merk gerechtigd is een adverteerder te verbieden om aan de hand van een trefwoord dat gelijk is aan dat merk en dat door die adverteerder zonder toestemming van deze merkhouder is geselecteerd in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet, reclame te maken voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, wanneer die reclame het voor de gemiddelde internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde.

In een dergelijke situatie, waarbij de advertentie overigens meteen verschijnt nadat de internetgebruiker het merk als zoekwoord heeft ingevoerd, en wordt weergegeven wanneer het merk, als zoekwoord, ook nog op het scherm staat, kan de internetgebruiker zich immers vergissen omtrent de herkomst van de waren of diensten. In die omstandigheden wekt het gebruik, door de derde, van het aan het merk gelijke teken als trefwoord dat leidt tot weergave van deze advertentie, de indruk dat er in het economisch verkeer een materieel verband bestaat tussen de betrokken waren of diensten en de merkhouder.

Gelet op de wezenlijke functie van het merk, die er in de elektronische handel met name in bestaat dat internetgebruikers die de na een zoekactie met betrekking tot een bepaald merk getoonde advertenties bekijken, de waren of diensten van de houder van dat merk van die van andere herkomst kunnen onderscheiden, moet de merkhouder kunnen verbieden dat advertenties van derden worden weergegeven waarvan internetgebruikers ten onrechte kunnen denken dat zij van de merkhouder afkomstig zijn.

Het staat aan de nationale rechter om per geval te beoordelen of in het hem voorgelegde geding afbreuk wordt gedaan, of kan worden gedaan, aan de herkomstaanduidingsfunctie.

Wanneer de advertentie van de derde de indruk wekt dat er tussen deze derde en de merkhouder een economische band bestaat, moet ervan worden uitgegaan dat er sprake is van afbreuk aan de herkomstaanduidingsfunctie.

Ook wanneer de advertentie weliswaar niet de indruk wekt dat er een economische band bestaat, maar wel zo vaag blijft over de herkomst van de betrokken waren of diensten dat een normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker op basis van de advertentielink en de daaraan gekoppelde reclameboodschap niet kan weten of de adverteerder een derde is ten opzichte van de merkhouder dan wel, integendeel, een economische band met hem heeft, moet worden vastgesteld dat afbreuk wordt gedaan aan deze functie van het merk..

(cf. punten 84‑85, 87‑90, 99, dictum 1)

4.        Aangezien het economisch verkeer wordt gekenmerkt door een gevarieerd aanbod van waren en diensten, kan de merkhouder met het merk niet alleen de herkomst van zijn waren of diensten beogen aan te duiden, maar zijn merk ook voor reclamedoeleinden te gebruiken teneinde de consument te informeren en te overtuigen.

Derhalve kan de merkhouder verbieden dat zonder zijn toestemming een aan zijn merk gelijk teken wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, wanneer dat gebruik afbreuk doet aan het gebruik van het merk, door de merkhouder, als element ter bevordering van de verkoop of als handelsstrategisch instrument.

Dienaangaande is duidelijk dat het gebruik als trefwoord door internetadverteerders van het aan het merk van een ander gelijke teken met het oog op de weergave van advertenties, bepaalde gevolgen kan hebben voor het gebruik voor reclamedoeleinden van dat merk door de merkhouder alsook voor diens handelsstrategie.

Gelet op het belang van internetreclame in het economisch verkeer kan immers worden aangenomen dat de merkhouder zijn eigen merk als trefwoord bij de verlener van de zoekmachineadvertentiedienst registreert, zodat in het veld „gesponsorde links” een advertentie verschijnt. Dan moet de merkhouder, in voorkomend geval, bereid zijn een hogere prijs per klik te betalen dan sommige andere marktdeelnemers, indien hij wenst dat zijn advertentie verschijnt boven die van de marktdeelnemers die eveneens zijn merk als trefwoord hebben geselecteerd. Zelfs wanneer hij daartoe bereid is, heeft hij bovendien geen zekerheid dat zijn advertentie boven die van die derden verschijnt, aangezien voor de volgorde van weergave van advertenties ook met andere factoren rekening wordt gehouden.

Deze gevolgen van het gebruik van het aan het merk gelijke teken door derden doen op zich evenwel geen afbreuk aan de reclamefunctie van het merk.

(cf. punten 91‑95)

5.        Artikel 14 van richtlijn 2000/31 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt („richtlijn inzake elektronische handel”) moet aldus worden uitgelegd dat de daarin geformuleerde regel geldt voor de verlener van een zoekmachineadvertentiedienst op internet wanneer die dienstverlener geen actieve rol heeft gehad waardoor hij kennis kreeg van of controle kreeg over de opgeslagen gegevens. Indien dat het geval is, kan de dienstverlener niet aansprakelijk worden gesteld voor de gegevens die hij op verzoek van een adverteerder heeft opgeslagen, tenzij hij die gegevens niet snel verwijdert of de toegang daartoe onmogelijk maakt nadat hij kennis heeft gekregen van het onrechtmatige karakter van die gegevens of van activiteiten van die adverteerder.

Het staat aan de nationale rechter om te beoordelen of de rol van een verlener van een zoekmachineadvertentiedienst op internet in die zin neutraal is dat zijn handelingen louter technisch, automatisch en passief zijn, wat impliceert dat hij geen kennis heeft van of controle heeft over de gegevens die hij opslaat.

(cf. punten 114, 119‑120, dictum 3)