Zaak T‑331/09

Novartis AG

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)

„Gemeenschapsmerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk TOLPOSAN – Ouder internationaal woordmerk TONOPAN – Relatieve weigeringsgrond – Verwarringsgevaar – Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009”

Samenvatting van het arrest

1.      Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor zelfde of soortgelijke waren of diensten – Gevaar voor verwarring met ouder merk – Beoordeling van verwarringsgevaar – Aandachtsniveau van publiek

(Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b)

2.      Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor zelfde of soortgelijke waren of diensten – Soortgelijkheid van betrokken waren of diensten – Beoordelingscriteria – Complementair karakter van waren

(Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b)

3.      Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor zelfde of soortgelijke waren of diensten – Gevaar voor verwarring met ouder merk

(Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b)

1.      Met betrekking tot het aandachtsniveau van het relevante publiek wordt in het kader van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 inzake het gemeenschapsmerk de gemiddelde consument van de betrokken waren geacht normaal geïnformeerd en redelijk omzichtig en oplettend te zijn. Er dient ook rekening mee te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de categorie waren of diensten waarom het gaat.

Met betrekking tot farmaceutische producten geven de medische beroepsbeoefenaars blijk van een hoog aandachtsniveau bij het voorschrijven van geneesmiddelen. Met betrekking tot de eindverbruikers dient, wanneer farmaceutische producten receptvrij worden verkocht, te worden ondersteld dat deze waren de consument, die wordt geacht redelijk goed geïnformeerd, omzichtig en oplettend te zijn, interesseren daar deze waren zijn gezondheidstoestand beïnvloeden, en dat deze consument minder gemakkelijk de verschillende varianten van deze waren zal verwarren. Zelfs indien een medisch recept verplicht is, kan de consument voorts blijk geven van een hoog aandachtsniveau bij het voorschrijven van de betrokken waren, daar het gaat om farmaceutische producten. Aldus zal de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende consument aandachtiger zijn met betrekking tot geneesmiddelen, of deze nu receptvrij worden verkocht of niet.

(cf. punten 23, 26)

2.      Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de waren of diensten in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 inzake het gemeenschapsmerk moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen deze waren of diensten kenmerken. Dat zijn inzonderheid de aard, de bestemming en het gebruik ervan, alsook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan. Ook kan rekening worden gehouden met andere factoren, zoals bijvoorbeeld de distributiekanalen van de betrokken waren.

Geneesmiddelen hebben dezelfde aard (farmaceutische producten) en dezelfde doelstelling of bestemming (behandeling van gezondheidsproblemen bij de mens), zij zijn bestemd voor dezelfde consumenten (medische beroepsbeoefenaars en patiënten) en worden langs dezelfde distributiekanalen afgezet (over het algemeen apotheken). Deze vaststelling vloeit voort uit het feit dat de betrokken waren tot dezelfde algemene warencategorie behoren, te weten die van de geneesmiddelen. Het betreft evenwel een zeer ruime categorie waartoe waren behoren die verschillend kunnen zijn. Aldus kan op grond van het feit dat geneesmiddelen tot dezelfde algemene warencategorie behoren, alleen een zwakke mate van soortgelijkheid van alle geneesmiddelen worden vastgesteld.

Daar op grond van de hierboven in aanmerking genomen factoren geen onderscheid tussen de verschillende subcategorieën van geneesmiddelen kan worden gemaakt, dienen voor een juiste beoordeling van de soortgelijkheid van geneesmiddelen andere factoren in aanmerking te worden genomen. Deze factoren zijn in het bijzonder het concurrerend dan wel complementair karakter van geneesmiddelen en de doelstelling en bijzondere bestemming ervan (behandeling van specifieke gezondheidsproblemen). Bij de inaanmerkingneming van deze factoren is de therapeutische indicatie van een geneesmiddel van doorslaggevend belang.

Dit bijzondere kenmerk van geneesmiddelen werd reeds in aanmerking genomen in de rechtspraak, volgens welke de doelstelling van de betrokken waar of dienst een essentiële rol speelt bij het maken van een keuze, aangezien de consument in de eerste plaats een waar of een dienst zoekt die aan zijn specifieke behoeften kan voldoen. Daar de consument het criterium van doelstelling of bestemming hanteert vóór enige aankoop, is het een doorslaggevend criterium bij de afbakening van een subcategorie van waren of diensten. De doelstelling en bestemming van een therapeutisch middel blijken uit de therapeutische indicatie ervan.

Dat de betrokken waren tegelijkertijd door dezelfde consument kunnen worden gebruikt, volstaat niet om deze complementair te achten. Waren of diensten zijn immers complementair wanneer zij dermate onderling verbonden zijn dat de ene onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consument kan denken dat de verantwoordelijkheid voor de vervaardiging van deze waren of het verrichten van deze diensten in handen is van een en dezelfde onderneming.

(cf. punten 30, 35‑37, 41)

3.      Bij het relevante publiek, bestaande uit de Oostenrijkse en Spaanse medische beroepsbeoefenaars en eindverbruikers, bestaat geen gevaar voor verwarring in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 inzake het gemeenschapsmerk tussen het woordteken TOLPOSAN, waarvan de inschrijving als gemeenschapsmerk is aangevraagd voor „Tolperison bevattende geneesmiddelen met spierrelaxerende werking; tolperison bevattende diergeneeskundige producten met spierrelaxerende werking” van klasse 5 in de zin van de Overeenkomst van Nice, en het woordteken TONOPAN, dat eerder als internationaal merk met werking in Oostenrijk en Spanje is ingeschreven voor „pijnstillers die de pijn verzachten, in het bijzonder bij de behandeling van hoofdpijn en migraine” van dezelfde klasse, gelet op de louter lichte soortgelijkheid van de betrokken waren, de gemiddelde overeenstemming van de conflicterende merken en het aandachtsniveau van het relevante publiek dat hoger is dan het gemiddelde.

(cf. punten 29, 32, 58)