TRIBUNALENS DOM (nionde avdelningen)
den 7 maj 2015(*)
”Gemenskapsvarumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket GELENKGOLD – Äldre gemenskapsfigurmärke som återger en tiger – Relativt registreringshinder – Risk för förväxling – Förändring av det äldre varumärkets särskiljningsförmåga – Känneteckenslikhet i fonetiskt hänseende – Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009”
I mål T‑599/13,
Cosmowell GmbH, Sankt Johann in Tirol (Österrike), företrätt av advokaten J. Sachs,
sökande,
mot
Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), företrädd av D. Walicka, i egenskap av ombud,
svarande,
varvid motparten i förfarandet vid harmoniseringsbyråns överklagandenämnd, som intervenerat vid tribunalen, var
Haw Par Corp. Ltd, Singapore (Singapore), företrätt av advokaterna C. Schultze, J. Ossing, R.-D. Härer, C. Weber, H. Ranzinger, C. Brockmann och C. Gehweiler,
angående en talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd den 5 september 2013 (ärende R 2013/2012-4), om ett invändningsförfarande mellan Haw Par Corp. Ltd och Cosmowell GmbH,
meddelar
TRIBUNALEN (nionde avdelningen),
sammansatt av ordföranden G. Berardis (referent), samt domarna O. Czúcz och A. Popescu,
justitiesekreterare: handläggaren J. Weychert,
med beaktande av ansökan som inkom till tribunalens kansli den 11 november 2013,
med beaktande av harmoniseringsbyråns svarsinlaga som inkom till tribunalens kansli den 27 februari 2014,
med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till tribunalens kansli den 21 februari 2014,
med beaktande av den replik som inkom till tribunalens kansli den 16 maj 2014,
med beaktande av den duplik som inkom till tribunalens kansli den 24 juli 2014,
efter förhandlingen den 22 januari 2015, vid vilken intervenienten inte närvarade,
följande
Dom
Bakgrund till tvisten
1 Sökanden, Cosmowell GmbH, ingav den 11 maj 2011 en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke till harmoniseringsbyrån i enlighet med rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1).
2 Det sökta varumärket utgörs av nedanstående figurkännetecken:
3 De varor som avses i ansökan omfattas bland annat av klass 5 i Niceöverenskommelsen av den 15 juni 1957 om internationell klassificering av varor och tjänster för varumärkesregistrering, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning: ”Farmaceutiska och veterinära preparat; Dietiska preparat för medicinsk användning; Kosttillskott; Medicinska näringstillskott; Näringstillskott för icke-medicinska ändamål; Mineralkosttillskott för livsmedel.”
4 Ansökan om gemenskapsvarumärke offentliggjordes i Bulletinen för gemenskapsvarumärken nr 118/2011 av den 27 juni 2011.
5 Den 14 september 2011 framställde intervenienten Haw Par Corp. Ltd en invändning i enlighet med artikel 41 i förordning nr 207/2009 mot registreringen av det sökta varumärket bland annat med avseende på de varor som avses i punkt 3 ovan.
6 Invändningen grundades bland annat på det äldre gemenskapsfigurmärke som registrerades den 25 november 1998 under nummer 228288 och som förnyats fram till den 16 april 2016. Nämnda äldre gemenskapsfigurmärke återges nedan:
7 Det äldre varumärket avser bland annat varor i klass 5 i Niceöverenskommelsen och motsvarar följande beskrivning: ”Farmaceutiska preparat; medicinska och medicinala preparat för mänskligt bruk; plåster, bandage och förbandsmaterial; medicinska plåster, bandage och förbandsmaterial; desinfektionsmedel; preparat för utrotning av skadedjur, -insekter och ohyra; preparat för utrotning av svamp och mögel; växtbekämpningsmedel; insektsdödande medel.”
8 Till stöd för invändningen åberopades det registreringshinder som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009.
9 Den 30 augusti 2012 biföll invändningsenheten invändningen i dess helhet.
10 Den 29 oktober överklagade sökanden invändningsenhetens beslut hos harmoniseringsbyrån med stöd av artiklarna 58–64 i förordning nr 207/2009.
11 Genom beslut av den 5 september 2013 (nedan kallat det angripna beslutet) avslog harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd överklagandet och angav att det förelåg risk för förväxling. Överklagandenämnden slog bland annat fast följande:
– Omsättningskretsens uppmärksamhetsnivå är förhöjd och det berörda geografiska området utgörs av hela Europeiska unionen, även om det är lämpligt att i första hand utgå från den tyskspråkiga omsättningskretsen.
– De aktuella varorna är delvis identiska och delvis av liknande slag.
– Av en jämförelse av kännetecknen, varvid man ska utgå från det äldre varumärket såsom det registrerats och inte från dess påstådda användning, följer att kännetecknen i medelhög grad liknar varandra i visuellt hänseende och i hög grad liknar varandra i begreppsmässigt hänseende. Det är dock inte möjligt att jämföra dem i fonetiskt hänseende.
– Det äldre varumärket har medelhög ursprunglig särskiljningsförmåga.
– Det föreligger risk för att omsättningskretsen förväxlar dem oberoende av om varumärket anses ha förhöjd särskiljningsförmåga till följd av användningen av varumärket i Tyskland eller inte.
Parternas yrkanden
12 Sökanden har i sin ansökan yrkat att tribunalen ska
– ogiltigförklara det angripna beslutet,
– avslå invändningen, och
– förplikta intervenienten att ersätta sökandens rättegångskostnader, inbegripet kostnaderna för förfarandet i överklagandenämnden.
13 Under förhandlingen valde sökanden för det första, som svar på en fråga från tribunalen, att begränsa sitt andra yrkande till att avse avslag på invändningen i den del som den grundas på det äldre varumärket, som återges i punkt 6 ovan, och inte i den del som den grundas på andra varumärken som intervenienten åberopat till stöd för sin invändning och som inte har prövats i det angripna beslutet.
14 För det andra kompletterade sökanden sina yrkanden genom att begära att även harmoniseringsbyrån ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.
15 Harmoniseringsbyrån och intervenienten har yrkat att tribunalen ska
– ogilla talan,
– förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.
16 Under förhandlingen gjorde harmoniseringsbyrån, för det första, gällande att sökandens andra yrkande, såsom det beskrivits i ansökan, inte kan tas upp till prövning. För det andra överlät harmoniseringsbyrån åt tribunalen att bedöma huruvida sökandens nya yrkande beträffande rättegångskostnaderna kan prövas med beaktande av vid vilken tidpunkt det framställdes.
Rättslig bedömning
17 Sökanden har åberopat en enda grund, som avser åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009.
18 Sökanden har i huvudsak gjort gällande att överklagandenämnden, vid jämförelsen av de motstående kännetecknen, underlät att göra en helhetsbedömning av det sökta varumärket. Enligt sökanden gjorde överklagandenämnden vidare en felaktig bedömning när den slog fast att det inte var möjligt att jämföra de motstående kännetecknen i fonetiskt hänseende av det skälet att det äldre varumärket uteslutande var ett figurmärke. Överklagandenämnden underlät därvid att beakta den form i vilken det äldre varumärket faktiskt använts.
19 Harmoniseringsbyrån och intervenienten har bestritt sökandens argument.
20 Om innehavaren av ett äldre varumärke framställer en invändning ska, enligt artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009, det varumärke som ansökan gäller inte kunna registreras om det – på grund av att det är identiskt med eller liknar ett äldre varumärke och de varor eller tjänster som omfattas av varumärkena är identiska eller är av liknande slag – föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat. Risken för förväxling inbegriper risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket.
21 Enligt domstolens praxis föreligger risk för förväxling om det finns risk för att allmänheten kan tro att de aktuella varorna eller tjänsterna kommer från samma företag eller från företag med ekonomiska band. Vid prövningen av huruvida det föreligger risk för förväxling ska det göras en helhetsbedömning utifrån hur omsättningskretsen uppfattar kännetecknen och varorna eller tjänsterna mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, däribland samspelet mellan känneteckenslikheten och varu- eller tjänsteslagslikheten (se dom av den 9 juli 2003, Laboratorios RTB/harmoniseringsbyrån – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, REG, EU:T:2003:199, punkterna 30–33 och där angiven rättspraxis).
Omsättningskretsen
22 Enligt rättspraxis ska en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsument av det aktuella varuslaget beaktas vid helhetsbedömningen av risken för förväxling. Det ska även beaktas att genomsnittskonsumentens uppmärksamhet kan variera beroende på vilket varu- eller tjänsteslag det är fråga om (dom av den 13 februari 2007, Mundipharma/harmoniseringsbyrån – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, REG, EU:T:2007:46, punkt 42 och där angiven rättspraxis).
23 I förevarande fall angav överklagandenämnden i punkt 18 i det angripna beslutet att eftersom det äldre varumärket är ett gemenskapsvarumärke, utgörs det relevanta geografiska området av unionen, även om den ”i första hand” har utgått från den tyskspråkiga omsättningskretsen. Vidare slog överklagandenämnden i nämnda punkt 18 samt i punkterna 30 och 31 i samma beslut fast att omsättningskretsen som består av såväl den breda allmänheten som specialister på det farmaceutiska, det medicinska och det veterinärmedicinska området, skulle anses ha en förhöjd uppmärksamhetsnivå, eftersom de varor som de motstående varumärkena avser i högre eller lägre grad påverkar människors och husdjurs hälsa.
24 Tribunalen finner att överklagandenämndens slutsatser rörande det relevanta geografiska området och omsättningskretsens uppmärksamhetsnivå är riktiga, eftersom de överensstämmer med vad som slagits fast i rättspraxis (se, för ett liknande resonemang, dom av den 15 december 2010, Novartis/harmoniseringsbyrån – Sanochemia Pharmazeutika (TOLPOSAN), T‑331/09, REU, EU:T:2010:520, punkt 26 och där angiven rättspraxis, och dom av den 11 juni 2014, Golam/harmoniseringsbyrån – meta Fackler Arzneimittel (METABIOMAX), T‑281/13, EU:T:2014:440, punkterna 30–32].
Jämförelsen av varorna
25 Vid bedömningen av varuslags- eller tjänsteslagslikheten ska samtliga relevanta faktorer som är kännetecknande för förhållandet mellan varorna eller tjänsterna beaktas, särskilt varornas art, avsedda ändamål och användningsområde samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra. Även andra faktorer kan beaktas, som exempelvis de aktuella varornas distributionskanaler (dom av den 11 juli 2007, El Corte Inglés/harmoniseringsbyrån – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, REG, EU:T:2007:219, punkt 37 och där angiven rättspraxis).
26 I förevarande fall fastställde överklagandenämnden i punkt 19 i det angripna beslutet de bedömningar som invändningsenheten gjort, vilka inte ifrågasatts vid överklagandenämnden, avseende att ”farmaceutiska och veterinära preparat” som det sökta varumärket avser är identiska med ”farmaceutiska preparat” som åtnjuter skydd genom det äldre varumärket, samt att övriga varor är av liknande slag.
27 Tribunalen finner att den bedömningen är riktig och att den överensstämmer med rättspraxis (se, för ett liknande resonemang, dom av den 29 februari 2012, Certmedica International och Lehning entreprise/harmoniseringsbyrån – Lehning entreprise och Certmedica International (L112), T‑77/10 och T‑78/10, EU:T:2012:95, punkterna 93 och 94, och dom av den 11 juni 2014, Golam/harmoniseringsbyrån – Pentafarma (METABOL), T‑486/12, EU:T:2014:508, punkt 40]. Parterna har för övrigt inte ifrågasatt nämnda bedömning.
Jämförelsen av kännetecknen
28 Helhetsbedömningen av risken för förväxling ska, vad gäller de motstående kännetecknens visuella, fonetiska eller begreppsmässiga likhet, grunda sig på det helhetsintryck som kännetecknen åstadkommer med hänsyn särskilt till deras särskiljande och dominerande beståndsdelar. Den uppfattning som genomsnittskonsumenten av de aktuella varorna och tjänsterna har av varumärkena är av avgörande betydelse vid helhetsbedömningen av risken för förväxling. Genomsnittskonsumenten uppfattar vanligtvis ett varumärke som en helhet och ägnar sig inte åt att undersöka varumärkets olika detaljer (dom av den 12 juni 2007, harmoniseringsbyrån/Shaker, C‑334/05 P, REG, EU:C:2007:333, punkt 35 och där angiven rättspraxis).
29 Bedömningen av likheten mellan två varumärken ska inte endast avse en beståndsdel i ett sammansatt varumärke som jämförs med ett annat varumärke. Jämförelsen ska tvärtom göras genom att respektive varumärke, betraktat som en helhet, undersöks. Detta utesluter emellertid inte att omsättningskretsens minnesbild av det helhetsintryck som ett sammansatt varumärke ger under vissa förhållanden kan domineras av en eller flera av varumärkets beståndsdelar (se dom harmoniseringsbyrån/Shaker, punkt 28 ovan, EU:C:2007:333, punkt 41 och där angiven rättspraxis). Endast när alla andra beståndsdelar i varumärket är försumbara kan bedömningen av likheten grunda sig enbart på den dominerande beståndsdelen (dom harmoniseringsbyrån/Shaker, punkt 28 ovan, EU:C:2007:333, punkt 42). Detta kan vara fallet bland annat när denna beståndsdel i sig kan dominera omsättningskretsens minnesbild av varumärket på ett sådant sätt att övriga beståndsdelar är försumbara för helhetsintrycket (dom av den 20 september 2007, Nestlé/harmoniseringsbyrån, C‑193/06 P, EU:C:2007:539, punkterna 42 och 43).
30 I förevarande fall erinrade överklagandenämnden dels om att man vid jämförelsen av kännetecknen endast ska utgå från kännetecknen såsom de registrerats vid harmoniseringsbyrån. Dels slog överklagandenämnden fast att de aktuella kännetecknen i medelhög grad liknade varandra i visuellt hänseende och i hög grad liknade varandra i begreppsmässigt hänseende. Den bedömde dock att det inte var möjligt att jämföra dem i fonetiskt hänseende.
31 Sökanden har för det första gjort gällande att den form i vilken intervenienten faktiskt använt det äldre varumärket borde ha beaktats. För det andra har sökanden ifrågasatt överklagandenämndens likhetsbedömning i de tre olika hänseendena.
32 Harmoniseringsbyrån och intervenienten har bestritt sökandens argument.
Sökandens argument beträffande den form i vilken det äldre varumärket faktiskt använts
33 Sökanden har anfört att överklagandenämnden, vid sin bedömning av om de motstående kännetecknen liknar varandra, underlät att beakta den omständigheten att intervenienten inte hade använt det äldre varumärket såsom det registrerats, det vill säga såsom ett rent figurmärke bestående i återgivningen av en tiger. Enligt sökanden har intervenienten nämligen vid sidan av nämnda återgivning lagt till ordelementet ”tiger balm” samt bokstäver från ett skriftspråk från Fjärran östern, vilket medför att likheten mellan kännetecknen minskar, bland annat eftersom det sökta varumärket inte hänför sig till österländsk kultur.
34 Harmoniseringsbyrån och intervenienten anser däremot att överklagandenämnden gjorde rätt när den jämförde de motstående kännetecknen mot bakgrund av de former i vilka de förekommer i harmoniseringsbyråns register.
35 Tribunalen finner att sökanden inte kan vinna framgång med de argument som bolaget framställt. Det följer nämligen av rättspraxis att bedömningen av risken för förväxling i princip ska göras mot bakgrund av en jämförelse av det sökta varumärket såsom det registrerats hos harmoniseringsbyrån och det äldre varumärket såsom det registrerats (se, för ett liknande resonemang, dom av den 13 september 2007, Il Ponte Finanziaria/harmoniseringsbyrån, C‑234/06 P, REG, EU:C:2007:514, punkt 62, och dom av den 7 februari 2012, Dosenbach-Ochsner/harmoniseringsbyrån – Sisma (Avbildning av elefanter i en rektangel), T‑424/10, REU, EU:T:2012:58, punkt 38).
36 Denna slutsats är förenlig med principen att om den part som har ingett en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke som är föremål för ett invändningsförfarande som grundas på ett äldre varumärke anser att sistnämnda varumärke endast har använts i en form som förändrar märkets särskiljande egenskaper, har parten i enlighet med artikel 42.2 i förordning nr 207/2009 möjlighet att begära att det läggs fram bevis för att det äldre varumärket verkligen har använts. Det är inom ramen för prövningen av en sådan ansökan som harmoniseringsbyrån kan bedöma den fråga som avses i artikel 15.1 a i nämnda förordning, nämligen om det äldre varumärket har varit föremål för verkligt bruk i en form som skiljer sig från vad som har registrerats och som förändrar märkets särskiljande egenskaper. Om så är fallet ska invändningen avslås utan att harmoniseringsbyrån bedömer huruvida det föreligger risk för förväxling.
37 I förevarande fall har sökanden vid invändningsenheten inte uttryckligen begärt att intervenienten ska lägga fram bevis för att det äldre varumärket har varit föremål för verkligt bruk. Det ska härvid framhållas att, till skillnad från vad sökanden gjorde gällande under förhandlingen, innehöll inte bolagets yttrande till harmoniseringsbyrån av den 20 februari 2012 över invändningen någon sådan begäran. I yttrandet angavs endast att det vid bedömningen av risken för förväxling borde beaktas den form i vilken det äldre varumärket använts.
38 Enligt rättspraxis krävs det vid invändningsenheten att det i rätt tid framställs en uttrycklig begäran om att det läggs fram bevis för att det gjorts verkligt bruk av det äldre varumärket. Frågan huruvida det gjorts verkligt bruk av det äldre varumärket måste, när den väl har väckts av sökanden, besvaras innan själva invändningsförfarandet avgörs (se, för ett liknande resonemang, dom av den 22 mars 2007, Saint-Gobain Pam/harmoniseringsbyrån – Propamsa (PAM PLUVIAL), T‑364/05, REG, EU:T:2007:96, punkterna 34 och 37 och där angiven rättspraxis).
39 En sådan fråga kan inte med framgång väckas för första gången vare sig vid överklagandenämnden (se, för ett liknande resonemang, dom PAM PLUVIAL, punkt 38 ovan, EU:T:2007:96, punkt 39) eller vid tribunalen (se, för ett liknande resonemang, dom av den 7 november 2007, NV Marly/harmoniseringsbyrån – Erdal (Top iX), T‑57/06, EU:T:2007:333, punkt 18).
40 Vidare kan inte det argument som sökanden har framfört mot bakgrund av domen av den 18 juli 2013, Specsavers International Healthcare m.fl. (C‑252/12, REU, EU:C:2013:497) godtas. I den domen fann domstolen att när ett gemenskapsvarumärke har registrerats i svartvitt, och inte i färg, men innehavaren i omfattande utsträckning har använt det i en viss färg eller kombination av färger på så sätt att varumärket av en väsentlig del av omsättningskretsen associeras med denna färg eller kombination av färger, är den färg eller de färger som en tredje part använder för ett kännetecken som påstås vara till förfång för detta varumärke relevant vid helhetsbedömningen av huruvida det föreligger en risk för förväxling eller otillbörlig fördel enligt dessa bestämmelser (dom Specsavers International Healthcare m.fl., se ovan, EU:C:2013:497, punkterna 37 och 41). Omständigheterna i förevarande fall skiljer sig emellertid från de omständigheter som låg till grund för domstolens bedömning i nämnda dom. I förevarande fall har sökanden nämligen påstått att intervenientens äldre varumärke inte borde åtnjuta skydd såsom det har registrerats, utan endast såsom det har använts. Den fråga som domstolen däremot prövade avsåg bland annat huruvida risken för förväxling mellan två varumärken ökar om det senare varumärket inte endast återger det äldre varumärkets form såsom den registrerats utan även de färger som använts när det äldre varumärket verkligen använts.
41 Av det ovanstående följer att sökandens argument inte kan godtas. Frågan huruvida överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning av om kännetecknen liknar varandra ska prövas med beaktande av det äldre varumärket såsom det registrerats, det vill säga såsom ett rent figurmärke bestående i återgivningen av en tiger.
Den visuella jämförelsen
42 I punkt 25 i det angripna beslutet fann överklagandenämnden att de motstående kännetecknen liknade varandra i medelhög grad i visuellt hänseende. Figurelementens likhet ansågs inte kompensera för det faktum att endast det sökta varumärket innehöll ett ordelement.
43 Sökanden har för det första gjort gällande att återgivningarna av en tiger som ingår i vart och ett av de motstående kännetecknen skiljer sig åt såvitt avser bland annat den riktning i vilken djuret tar ett språng, klornas synlighet, pälsens utseende och färgen på svanstippen. Det ska enligt sökanden läggas särskilt stor vikt vid dessa skillnader, eftersom det, med avseende på båda kännetecknen, rör sig om realistiska återgivningar av en tiger. För det andra har sökanden framhållit att endast det sökta varumärket innehåller ett ordelement, nämligen ordet ”gelenkgold”, vilket har medelhög särskiljningsförmåga och inte ska anses vara försumbart.
44 Harmoniseringsbyrån och intervenienten har påpekat att ordelementet i ett sammansatt varumärke inte nödvändigtvis utgör den dominerande beståndsdelen, eftersom figurelementet kan anses ha en självständig särskiljande ställning. Enligt samma parter kommer omsättningskretsens minnesbild av figurelementen i de motstående kännetecknen, trots att det finns smärre skillnader dem emellan, att bestå i en tiger som gör ett språng med öppna käftar och med svansen i vädret.
45 Tribunalen framhåller för det första att det följer av punkterna 22–25 i det angripna beslutet att överklagandenämnden, när den gjorde den visuella jämförelsen av de motstående kännetecknen, beaktade dels det sökta varumärkets samtliga beståndsdelar, dels det figurelement som det äldre varumärket utgörs av. Detta tillvägagångssätt ska anses vara riktigt, eftersom ordelementet ”gelenkgold” i det sökta varumärket inte kan anses vara försumbart i den mening som avses i den rättspraxis som det erinrats om i punkt 29 ovan, vilket för övrigt inte heller återgivningen av en tiger är.
46 Vidare kan det konstateras att återgivningen av en tiger i det sökta varumärket är så stor och har placerats på ett sådant sätt att omsättningskretsen med säkerhet uppmärksammar den.
47 För det andra finner tribunalen att den bedömning som överklagandenämnden gjorde i punkt 24 i det angripna beslutet är riktig. Överklagandenämnden slog däri fast att skillnaderna mellan de båda aktuella återgivningarna av en tiger inte påverkar den visuella likheten mellan kännetecknen i någon större utsträckning. Genomsnittskonsumenten har nämligen sällan möjlighet att göra en direkt jämförelse mellan de olika kännetecknen utan måste förlita sig på en oklar minnesbild av dessa (se dom av den 26 april 2007, Alcon/harmoniseringsbyrån, C‑412/05 P, REG, EU:C:2007:252, punkt 60 och där angiven rättspraxis).
48 För det tredje erinrar tribunalen om att ett sammansatt varumärkes ordelement, enligt fast rättspraxis, i princip ska anses vara mera särskiljande än dess figurelement när varumärket består av bådadera, eftersom genomsnittskonsumenten lättare refererar till den ifrågavarande varan genom att ange namnet än genom att beskriva varumärkets figurelement (se dom av den 7 februari 2013, AMC-Representações Têxteis/harmoniseringsbyrån – MIP Metro (METRO KIDS COMPANY), T‑50/12, EU:T:2013:68, punkt 29 och där angiven rättspraxis). Så är fallet i förevarande mål, eftersom ordet ”gelenkgold” har en framträdande plats i det sökta varumärket. Ordet har placerats snett och pekar uppåt höger, det är skrivet i fetstil och bokstäverna, som är vita, är kraftigt skuggade.
49 Av det ovanstående följer att överklagandenämndens bedömning att de motstående kännetecknen liknar varandra i medelhög grad i visuellt hänseende är felaktig. I själva verket liknar nämnda kännetecken varandra endast i låg grad i visuellt hänseende.
Den fonetiska jämförelsen
50 I punkt 26 i det angripna beslutet fann överklagandenämnden att det inte var möjligt att jämföra de motstående kännetecknen i fonetiskt hänseende, eftersom det äldre varumärket inte innehåller några ordelement.
51 Sökanden anser att överklagandenämnden gjorde fel när den på detta sätt underlät att beakta det sökta varumärkets ordelement, som innebar att det kunde uteslutas att kännetecknen liknade varandra i fonetiskt hänseende.
52 Harmoniseringsbyrån och intervenienten har gjort gällande att överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning när den slog fast att det inte var möjligt att göra någon jämförelse i fonetiskt hänseende i förevarande fall.
53 Tribunalen framhåller för det första att det av rättspraxis följer att när ett rent figurmärke återger en form som omsättningskretsen utan svårighet kan känna igen och associera med ett visst konkret ord, väljer omsättningskretsen att ange varumärket med det ordet. Om ett figurmärke däremot även innehåller ett ordelement, kommer omsättningskretsen i princip att använda det för att ange varumärket.
54 Tribunalen angav, i dom av den 7 september 2006, L & D/harmoniseringsbyrån – Sämann (Aire Limpio) (T‑168/04, REG, EU:T:2006:245, punkt 96), att det i fonetiskt hänseende förelåg en skillnad mellan de motstående kännetecknen genom att det äldre varumärket, som var ett rent figurmärke, bestående av silhuetten av en gran, kunde återges muntligen genom en beskrivning av kännetecknet, medan det sökta varumärket – som bestod dels av ett figurelement som återgav en gran som liknade granen i det äldre varumärket, dels av ordelementet ”aire limpio” – kunde uttryckas muntligen genom att dess ordelement uttalades. Samma bedömning gjordes i dom av den 2 juli 2009, Fitoussi/harmoniseringsbyrån – Loriot (IBIZA REPUBLIC) (T‑311/08, EU:T:2009:244, punkt 43) med avseende på ett äldre varumärke som utgjorde ett rent figurmärke bestående av en stjärna och det sökta varumärket som utöver en stjärna även innehöll ordelementet ”ibiza republic”.
55 Vidare fann tribunalen, i dom av den 14 december 2006, Mast-Jägermeister/harmoniseringsbyrån – Licorera Zacapaneca (VENADO med ram m.fl.) (T‑81/03, T‑82/03 och T‑103/03, REG, EU:T:2006:397, punkterna 93 och 94), att de sökta varumärkena som bestod av ett hjorthuvud och ordelementet ”venado”, å ena sidan, och det äldre varumärket som var ett rent figurmärke som återgav ett hjorthuvud, å andra sidan, liknade varandra i fonetiskt hänseende. Det framhölls nämligen att den spanska omsättningskretsen skulle kunna använda ordet ”venado” (hjort, högvilt) som beteckning för det äldre varumärket som inte innehöll några ordelement. Ett liknande resonemang fördes i dom av den 17 april 2008, Dainichiseika Colour & Chemicals Mfg./harmoniseringsbyrån – Pelikan (Återgivning av en pelikan) (T‑389/03, EU:T:2008:114, punkterna 93 och 94) beträffande äldre figurmärken med återgivning av en pelikan och ordelementet ”pelikan”, å ena sidan, och det sökta varumärket uteslutande bestående av återgivningen av en pelikan, å andra sidan. Härvid beaktades att bilden av en pelikan, på de språk som omsättningskretsen använde, muntligen uttalades med ett ord som uppvisade mycket stora likheter med nämnda ordelement.
56 För det andra framhåller tribunalen att den rättspraxis som harmoniseringsbyrån har hänvisat till inte innebär att den princip som angetts i punkt 53 ovan ifrågasätts.
57 Harmoniseringsbyrån har nämligen omnämnt dom av den 25 mars 2010, Nestlé/harmoniseringsbyrån – Master Beverage Industries (Golden Eagle och Golden Eagle Deluxe) (T‑5/08–T‑7/08, REU, EU:T:2010:123), som meddelades i mål där det var fråga om en jämförelse av sammansatta varumärken bestående av ordelementen ”golden eagle” eller ”golden eagle deluxe” och figurelement som återgav kaffebönor och en kaffemugg, å ena sidan, och ett äldre varumärke som utgjorde ett rent figurmärke som endast innehöll nämnda figurelement. Överklagandenämnden ansåg inte att det förelåg någon risk för förväxling, eftersom kännetecknen inte liknade varandra (dom Golden Eagle och Golden Eagle Deluxe, se ovan, EU:T:2010:123, punkt 19). Sökanden, som var innehavare av det äldre varumärket, hävdade att överklagandenämnden gjorde fel när den inte gjorde någon jämförelse mellan kännetecknen i fonetiskt hänseende. Enligt sökanden hade det varit möjligt att göra en sådan jämförelse även om nämnda varumärke saknade ordelement. Tribunalen godtog inte det argumentet, som syftade till att det skulle slås fast att kännetecknen liknade varandra i fonetiskt hänseende med beaktande av att kännetecknens figurelement var identiska. Tribunalen ansåg inte att en sådan jämförelse var omöjlig att göra, men bedömde att den inte var relevant. Den angav vidare att omsättningskretsen, när den hänvisar till de sökta varumärkena, anger ordelementet men att den inte beskriver figurelementet (dom Golden Eagle och Golden Eagle Deluxe, se ovan, EU:T:2010:123, punkterna 66 och 67).
58 Härav följer att i de mål som gav upphov till domen Golden Eagle och Golden Eagle Deluxe, punkt 57 ovan (EU:T:2010:123), var den jämförelse i fonetiskt hänseende som sökanden i dessa mål gjorde gällande inte relevant, eftersom den jämförelsen – mot bakgrund av omständigheterna i det fallet – inte skulle ha påverkat överklagandenämndens slutsats att de motstående kännetecknen var olika. Det kan således inte anses att den domen innebar att den princip och den rättspraxis som nämnts i punkterna 53–55 ovan frångåtts. Tvärtom tillämpades nämnda princip i den domen.
59 Vidare hänvisade harmoniseringsbyrån till domen Avbildning av elefanter i en rektangel, punkt 35 ovan (EU:T:2012:58). Den domen meddelades i ett mål där det var fråga om ett varumärke som utgjorde ett rent figurmärke som återgav flera elefanter i en rektangel. Nämnda varumärke var föremål för ett ogiltighetsförfarande grundat på äldre rena figurmärken som återgav en elefant och på det äldre rena ordmärket ELEFANTEN. Sökanden, som var innehavare av de äldre varumärkena, gjorde bland annat gällande att överklagandenämnden gjorde en felaktig bedömning när den angav att de motstående kännetecknen skilde sig åt i fonetiskt hänseende. Tribunalen fann, mot bakgrund av dom Golden Eagle och Golden Eagle Deluxe, punkt 57 ovan (EU:T:2010:123), att nämnda likhet saknade relevans, eftersom det omstridda varumärkets avsaknad av ordelement innebar att det endast kunde omnämnas genom en beskrivning av dess visuella eller begreppsmässiga innehåll. Jämförelsen av de motstående kännetecknen i fonetiskt hänseende hade således inte något självständigt värde i förhållande till jämförelserna i visuellt och begreppsmässigt hänseende (se, för ett liknande resonemang, domen Avbildning av elefanter i en rektangel, punkt 57 ovan, EU:T:2012:58, punkterna 45 och 46).
60 Det ska påpekas att domen Avbildning av elefanter i en rektangel, punkt 35 ovan (EU:T:2012:58), rörde ett speciellt fall där ett rent figurkännetecken skulle jämföras med andra rena figurkännetecken och med ett rent ordkännetecken vars innebörd sammanföll med nämnda figurkänneteckens innebörd. Det var endast under de omständigheterna som tribunalen fann att den fonetiska jämförelsen saknade relevans och inte tillförde något till de båda övriga jämförelserna.
61 Domen Avbildning av elefanter i en rektangel, punkt 35 ovan (EU:T:2012:58) kan således inte anses utgöra stöd för att ifrågasätta den princip som det erinrats om i punkt 53 ovan.
62 För det tredje framhåller tribunalen att den visserligen i dom av den 17 maj 2013, Sanofi Pasteur MSD/harmoniseringsbyrån – Mundipharma (Återgivning av två korsade skäror) (T‑502/11, EU:T:2013:263, punkt 49), fastställde överklagandenämndens bedömning att det inte var möjligt att göra någon jämförelse av de motstående kännetecknen i fonetiskt hänseende. Tribunalen preciserade emellertid att det var fråga om kännetecken som inte uteslutande utgjorde rena figurkännetecken utan även utgjorde abstrakta kännetecken. Den princip som angetts i punkt 53 ovan avser dock rena figurkännetecken vilka, såsom är fallet med återgivningen av en tiger i förevarande fall, inte är abstrakta utan omedelbart kan associeras med ett visst konkret ord.
63 Vidare ska det påpekas att nämnda princip inte är oförenlig med den rättspraxis som följer av domen av den 8 oktober 2014, Fuchs/harmoniseringsbyrån – Les Complices (Stjärna i en cirkel) (T‑342/12, REU, EU:T:2014:858, punkterna 46‑48). Det är visserligen riktigt att tribunalen i det målet slog fast att det inte är möjligt att göra någon fonetisk jämförelse av två rena figurkännetecken som båda återger en stjärna. Det erinrades emellertid om den rättspraxis enligt vilken en fonetisk jämförelse i princip saknar relevans, men inte är omöjlig, såvitt avser figurmärken. Domen Stjärna i en cirkel, se ovan (EU:T:2014:858), avser under alla omständigheter ett fall där samtliga motstående kännetecken utgör rena figurkännetecken, medan det fall som avses i punkt 53 ovan, som är relevant i förevarande mål, avser en fonetisk jämförelse av ett rent figurmärke och ett annat figurmärke som även innehåller ett ordelement.
64 Av det ovanstående följer att överklagandenämnden gjorde en felaktig bedömning när den angav att det i förevarande fall var omöjligt att göra en fonetisk jämförelse av de motstående kännetecknen.
65 Omsättningskretsen kommer att referera till det sökta varumärket genom att uttala dess ordelement ”gelenkgold”, medan den, såvitt avser det äldre varumärket, endast kommer att kunna uttala ordet ”tiger”. Tribunalen drar därav slutsatsen att de motstående kännetecknen är olika i fonetiskt hänseende, till skillnad från vad överklagandenämnden har slagit fast.
Den begreppsmässiga jämförelsen
66 I punkt 27 i det angripna beslutet fann överklagandenämnden att de motstående kännetecknen i hög grad liknar varandra i begreppsmässigt hänseende, eftersom de båda associeras med idén om en tiger som tar ett språng, vilket för tankarna till styrka och smidighet. Överklagandenämnden tillade att den tyskspråkiga omsättningskretsen kommer att uppfatta ordelementet ”gelenkgold” i det sökta varumärket som en anspelning på friska leder, vilket förstärker begreppet smidighet som återgivningen av tigrarna ger uttryck för.
67 Sökanden har i huvudsak gjort gällande att den omständigheten att bilden på en tiger förekommer i båda de motstående kännetecknen inte innebär att de ska anses likna varandra i begreppsmässigt hänseende i en sådan utsträckning att det föreligger risk för förväxling. Vidare anser sökanden att det var fel av överklagandenämnden att underlåta att beakta ordelementet i det sökta varumärket, vars innebörd inte uppfattas av den icke-tyskspråkiga omsättningskretsen, möjligen med undantag för ordet ”gold”.
68 Harmoniseringsbyrån anser att överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning och har preciserat att ordet ”gelenkgold” inte kommer att uppfattas av den icke-tyskspråkiga omsättningskretsen.
69 Intervenienten har tillagt att ordelementet ”gelenkgold” har mycket låg särskiljningsförmåga i förhållande till de varor som de motstående varumärkena avser, vilket däremot inte är fallet med återgivningen av en tiger.
70 Tribunalen framhåller för det första följande. Såvitt avser den del av omsättningskretsen som förstår tyska och som därför ser att ordet ”gelenkgold” består av en sammansättning av orden ”gelenk” (led) och ”gold” (guld), utgör den omständigheten att detta ordelement – som inte direkt hänvisar till samma idéer som de som associeras med återgivningen av en tiger – endast förekommer i det sökta varumärket, hinder för att anse att de motstående kännetecknen liknar varandra i så hög grad i begreppsmässigt hänseende som överklagandenämnden har slagit fast. Nämnda kännetecken liknar nämligen endast varandra i medelhög grad med avseende på den tyska omsättningskretsen.
71 För det andra ska det såvitt avser den icke-tyskspråkiga delen av omsättningskretsen påpekas att det inte tydligt framgår av det angripna beslutet om överklagandenämnden beaktade den delen av omsättningskretsen eller inte när den gjorde sin bedömning av den begreppsmässiga likheten. Slutsatsen att de motstående kännetecknen liknar varandra i hög grad i begreppsmässigt hänseende följer direkt efter slutsatsen att ordet ”gelenkgold” för den tyskspråkiga omsättningskretsen förstärker det budskap om smidighet som återgivningen av tigern förmedlar. Vidare, vid antagandet att överklagandenämnden ansåg att dess slutsats beträffande den begreppsmässiga likheten gällde hela omsättningskretsen, kan överklagandenämndens bedömning inte anses vara riktig ens vad avser den icke-tyskspråkiga omsättningskretsen. Nämnda del av omsättningskretsen kommer att känna igen ordet ”gold”, vilket inte återfinns i det äldre varumärket, i ordet ”gelenkgold”. Således liknar de motstående kännetecknen varandra begreppsmässigt endast i medelhög grad i den icke-tyskspråkiga omsättningskretsens ögon.
72 Av det ovanstående följer att de motstående kännetecknen liknar varandra i låg grad i visuellt hänseende och i medelhög grad i begreppsmässigt hänseende samt att de i fonetiskt hänseende är olika.
Risk för förväxling
73 Vid helhetsbedömningen av risken för förväxling föreligger ett visst samspel mellan de faktorer som beaktas, däribland varumärkeslikheten och varu- eller tjänsteslagslikheten. Låg varu- eller tjänsteslagslikhet kan således kompenseras av hög varumärkeslikhet och omvänt (dom av den 29 september 1998, Canon, C‑39/97, REG, EU:C:1998:442, punkt 17, och dom VENADO med ram m.fl., punkt 55 ovan, EU:T:2006:397, punkt 74).
74 Dessutom gäller att ju högre särskiljningsförmåga det äldre varumärket har, desto större är risken för förväxling (dom av den 11 november 1997, SABEL, C‑251/95, REG, EU:C:1997:528, punkt 24).
75 I punkterna 29–32 i det angripna beslutet fann överklagandenämnden följande. Mot bakgrund av slutsatserna att de aktuella varorna är delvis identiska och delvis av liknande slag, slutsatserna beträffande likheten mellan kännetecknen och slutsatsen att det äldre varumärket i sig hade en normalhög ursprunglig särskiljningsförmåga, föreligger risk för förväxling mellan de motstående varumärkena, trots att omsättningskretsens uppmärksamhetsnivå var förhöjd och oberoende av frågan huruvida det äldre varumärket hade förhöjd särskiljningsförmåga till följd av intervenientens användning av det varumärket i Tyskland.
76 Tribunalen anser inte att överklagandenämndens bedömning är riktig. Överklagandenämnden har i sin bedömning överskattat hur mycket de motstående kännetecknen liknar varandra i visuellt och begreppsmässigt hänseende, felaktigt underlåtit att beakta skillnaderna mellan nämnda kännetecken i fonetiskt hänseende och valt att inte beakta den bevisning som intervenienten inkommit med för att styrka att det äldre varumärket hade förhöjd särskiljningsförmåga till följd av intervenientens användning av det. Med hänsyn till omsättningskretsens förhöjda uppmärksamhetsnivå – vilken överklagandenämnden med rätta har slagit fast – påverkas slutsatsen att det föreligger risk för förväxling i än högre grad av dessa fel (se punkt 23 ovan).
77 Av det anförda följer att talan ska bifallas på den enda grund som sökanden har gjort gällande.
Slutsatser med avseende på utgången i målet
78 Mot bakgrund av det ovan anförda finner tribunalen att sökandens första yrkande ska bifallas och att det angripna beslutet således ska ogiltigförklaras.
79 Vad beträffar sökandens andra yrkande som, efter den precisering som gjordes under förhandlingen, avser att tribunalen ska avslå invändningen i den del som den grundas på det äldre varumärket som återges i punkt 6 ovan, påpekar tribunalen att det är fråga om ett ändringsyrkande (se, analogt, dom av den 8 oktober 2014, Laboratoires Polive/harmoniseringsbyrån – Arbora & Ausonia (DODIE), T‑77/13, EU:T:2014:862, punkt 61).
80 Tribunalen erinrar om att dess behörighet, enligt artikel 65.3 i förordning nr 207/2009, att ändra överklagandenämndens beslut inte innebär att tribunalen får göra bedömningar i frågor där överklagandenämnden ännu inte har uttalat sig. Tribunalens behörighet att ändra beslut ska således i princip endast avse de fall där tribunalen – efter att ha prövat överklagandenämndens bedömning – på grundval av fastlagda rättsliga och faktiska omständigheter kan fastställa vilket beslut som överklagandenämnden var skyldig att fatta (dom av den 5 juli 2011 i mål Edwin/harmoniseringsbyrån, C‑263/09 P, REU, EU:C:2011:452, punkt 72).
81 Det står klart att villkoren för att tribunalen ska kunna utöva sin behörighet att ändra beslut inte är uppfyllda i förevarande fall. Överklagandenämnden prövade nämligen inte frågan huruvida det äldre varumärket har förhöjd särskiljningsförmåga till följd av intervenientens användning av det. Mot bakgrund av den rättspraxis som anges i punkt 74 ovan var det dock inte uteslutet att den omständigheten skulle ha kunnat innebära att en risk för förväxling hade ansetts föreligga.
82 Det ska härvid framhållas att intervenienten förefaller ha gjort gällande att tribunalen, i syfte att talan ska ogillas, ska beakta bevisning som intervenienten hade inkommit med vid invändningsenheten och överklagandenämnden till styrkande av att sådan användning av det äldre varumärket förekommit.
83 Det är härvid tillräckligt att ange att eftersom det av punkt 32 i det angripna beslutet följer att överklagandenämnden inte har uttalat sig om nämnda bevisning, skulle tribunalens bedömningar i detta avseende sakna betydelse för det angripna beslutets lagenlighet. Tribunalen kan följaktligen inte godta detta argument från intervenientens sida (se, analogt, dom DODIE, punkt 79 ovan, EU:T:2014:862, punkt 58).
84 Av det anförda följer att sökandens andra yrkande ska avslås trots de preciseringar som gjordes under förhandlingen.
Rättegångskostnader
85 Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Finns det flera tappande parter, ska rätten besluta om fördelningen av rättegångskostnaderna.
86 Sökanden har yrkat att harmoniseringsbyrån och intervenienten ska ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom harmoniseringsbyrån och intervenienten i huvudsak har tappat målet, ska sökandenas yrkande, såsom det kompletterades under förhandlingen, bifallas. Det ska erinras om att det framgår av fast rättspraxis att den omständigheten att den part som har vunnit ett mål har framställt sitt yrkande om rättegångskostnader först vid förhandlingen inte utgör hinder mot att detta yrkande bifalls (se, för ett liknande resonemang, dom av den 5 oktober 2005, Bunker & BKR/harmoniseringsbyrån – Marine Stock (B.K.R.), T‑423/04, REG, EU:T:2005:348, punkt 84, och dom VENADO med ram m.fl., punkt 55 ovan, EU:T:2006:397, punkt 116).
87 Dessutom har sökanden yrkat att harmoniseringsbyrån och intervenienten även ska ersätta de kostnader som sökanden haft för förfarandet i överklagandenämnden. Tribunalen erinrar härvid om att det i artikel 136.2 i rättegångsreglerna föreskrivs att nödvändiga kostnader som parterna haft för förfarandet i överklagandenämnden ska betraktas som ersättningsgilla kostnader. Följaktligen ska harmoniseringsbyrån och intervenienten förpliktas att ersätta även de kostnaderna.
88 Vad beträffar fördelningen av rättegångskostnaderna, är det mot bakgrund av omständigheterna i målet rimligt att harmoniseringsbyrån och intervenienten, var och en, utöver att de bär sina egna rättegångskostnader, ersätter hälften av sökandens kostnader för såväl förfarandet vid tribunalen som förfarandet vid överklagandenämnden.
Mot denna bakgrund beslutar
TRIBUNALEN (nionde avdelningen)
följande:
1) Det beslut som meddelades av fjärde överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), den 5 september 2013 (ärende R 2013/2012-4) ogiltigförklaras.
2) Talan ogillas i övrigt.
3) Harmoniseringsbyrån ska bära sina rättegångskostnader samt ersätta hälften av Cosmowell GmbH:s kostnader för såväl förfarandet vid tribunalen som förfarandet vid överklagandenämnden.
4) Haw Par Corp. Ltd ska bära sina rättegångskostnader samt ersätta hälften av Cosmowells kostnader för såväl förfarandet vid tribunalen som förfarandet vid överklagandenämnden.
Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 7 maj 2015.
Underskrifter