Asia T-396/02

August Storck KG

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Yhteisön tavaramerkki − Kolmiulotteinen tavaramerkki − Makeisen muoto − Ehdottomat hylkäysperusteet − Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohta − Käytön perusteella syntynyt erottamiskyky − Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 3 kohta

Tuomion tiivistelmä

1.      Yhteisön tavaramerkki – Rekisteröintimenettely – Tavaramerkkiä koskevan hakemuksen peruuttaminen, rajoittaminen ja muuttaminen – Vaatimus toimimisesta nimenomaisesti ja ilman ehtoja – Toissijaisesti ehdotettua rajoittamista ei oteta huomioon

(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 44 artiklan 1 kohta)

2.      Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Ehdottomat hylkäysperusteet – Tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky – Kolmiulotteinen tavaramerkki – Makeisen muoto

(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohta)

3.      Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Ehdottomat hylkäysperusteet – Tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky tai jotka ovat kuvailevia tai tavanomaisia – Poikkeus – Käytön perusteella syntynyt erottamiskyky – Arviointiperusteet

(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohta)

1.      Vaikka yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 44 artiklan 1 kohdan mukaan hakija voi koska tahansa peruuttaa hakemuksensa yhteisön tavaramerkiksi taikka rajata hakemuksessa olevaa tavaroiden tai palveluiden luetteloa ja vaikka näin ollen mahdollisuus rajoittaa tavaroiden tai palvelujen luetteloa kuuluu yksinomaan hakijalle, joka voi milloin tahansa tehdä tällaisen pyynnön sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit), yhteisön tavaramerkkihakemuksen kokonainen tai osittainen peruuttaminen taikka hakemuksen sisältämien tavaroiden tai palvelujen luettelon rajoittaminen on tehtävä nimenomaisesti ja ilman ehtoja.

Sellaista pyyntöä ei näin ollen voida ottaa huomioon, jolla hakija esittää kanteessa, joka on nostettu päätöksestä hylätä sen rekisteröintihakemus, tavaramerkkihakemuksen tarkoittamien tuotteiden luettelon rajaamista yksinomaan tiettyihin tuotteisiin vain toissijaisena vaihtoehtona eli siinä tapauksessa, että valituslautakunta hylkää kyseisen hakemuksen kaikkien siinä tarkoitettujen tuotteiden osalta.

(ks. 19 ja 20 kohta)

2.      Kolmiulotteiselta merkiltä, joka muodostuu soikeanmuotoisesta vaaleanruskeasta makeisesta, jossa on kuperat reunat, keskellä pyöreä upotus ja tasainen alapuoli ja jonka rekisteröintiä on haettu Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 30 kuuluvia ”makeisia” varten, puuttuu yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky kyseessä olevien tavaroiden osalta sikäli kuin kyseinen muoto ei asiallisesti eroa tietyistä näiden tuotteiden perusmuodoista, joita käytetään yleisesti elinkeinotoiminnassa, vaan on aivan ilmeisesti ennemminkin näiden eräs muunnelma, joten keskivertokuluttaja ei voi sen perusteella välittömästi ja varmuudella erottaa kantajan makeisia muuta kaupallista alkuperää olevista makeisista.

(ks. 44 ja 45 kohta)

3.      Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun erottamiskyvyn saaminen tavaramerkin käytön perusteella edellyttää ensinnäkin, että ainakin merkittävä osa kohderyhmästä tunnistaa tavaramerkin ansiosta kyseiset tavarat tai palvelut tietyn yrityksen tuotteiksi. Olosuhteita, joiden vallitessa erottamiskyvyn saavuttamista käytössä koskevan edellytyksen voidaan katsoa täyttyvän, ei kuitenkaan ole mahdollista todeta yksinomaan yleisiin ja abstrakteihin tietoihin kuten tiettyihin prosenttiosuuksiin perustuen.

Toisekseen tavaramerkin rekisteröinti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan nojalla edellyttää sen osoittamista, että kyseinen merkki on käytön perusteella saavuttanut erottamiskyvyn siinä osassa Euroopan unionia, jonka osalta tuo ominaisuus puuttui asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b−d alakohdan mukaisesti.

Kolmanneksi on tässä tapauksessa käytössä saavutettua erottamiskykyä arvioitaessa otettava huomioon sellaiset tekijät kuten merkin markkinaosuus, merkin käytön intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto, se, missä määrin yritys on käyttänyt varoja tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen, ja se, missä laajuudessa asianomaisessa kohderyhmässä tunnistetaan tämän merkin perusteella kyseinen tavara tietyn yrityksen tavaraksi, sekä kauppakamarien ja muiden liike-elämän yhteenliittymien antamat lausunnot.

Neljänneksi tavaramerkin erottamiskykyä eli myös tavaramerkin käyttöön perustuvaa erottamiskykyä on niin ikään arvioitava suhteessa niihin tavaroihin ja palveluihin, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä on haettu, sekä ottamalla huomioon, miten kyseisentyyppisten tavaroiden tai palvelujen tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja oletettavasti mieltää tavaramerkin.

(ks. 56−59 kohta)