Vec T‑396/02

August Storck KG

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)

„Ochranná známka Spoločenstva – Trojrozmerná ochranná známka – Tvar cukríka – Absolútne dôvody zamietnutia – Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 – Rozlišovacia spôsobilosť nadobudnutá používaním – Článok 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 40/94“

Abstrakt rozsudku

1.      Ochranná známka Spoločenstva – Konanie o zápise – Späťvzatie, zúženie a úprava prihlášky ochrannej známky – Požiadavka konať výslovným a nepodmienečným spôsobom – Zúženie navrhnuté subsidiárne – Nezohľadnenie

(Nariadenie Rady č. 40/94, článok 44 ods. 1)

2.      Ochranná známka Spoločenstva – Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva – Absolútne dôvody zamietnutia – Ochranné známky, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť – Trojrozmerná ochranná známka – Tvar cukríka

[Nariadenie Rady č. 40/94, článok 7 ods. 1 písm. b)]

3.      Ochranná známka Spoločenstva – Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva – Absolútne dôvody zamietnutia – Ochranné známky, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, opisný alebo obvyklý charakter – Výnimka – Nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti používaním – Kritériá posúdenia

(Nariadenie Rady č. 40/94, článok 7 ods. 3)

1.      Ak je pravdou, že v súlade s článkom 44 ods. 1 nariadenia č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva prihlasovateľ môže kedykoľvek vziať späť svoju prihlášku ochrannej známky alebo zúžiť zoznam tovarov alebo služieb nachádzajúcich sa v tejto prihláške, a že takisto možnosť zúžiť zoznam tovarov a služieb patrí výlučne prihlasovateľovi, ktorý môže kedykoľvek zaslať žiadosť v tomto ohľade na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), úplné alebo čiastočné späťvzatie prihlášky ochrannej známky Spoločenstva alebo zúženie zoznamu tovarov alebo služieb, ktoré obsahuje, musia byť realizované výslovným a nepodmienečným spôsobom.

Návrh, ktorým v žalobe podanej proti zamietnutiu prihlášky prihlasovateľ navrhol len subsidiárne zúžiť zoznam tovarov uvedených v prihláške na jednu jeho časť, a to iba pre prípad, ak by odvolací senát zamýšľal zamietnuť túto prihlášku pre súhrn tovarov v nej uvedených, nemôže byť zohľadnený.

(pozri body 19, 20)

2.      Trojrozmerné označenie vytvorené zobrazením cukríka oválneho tvaru a svetlohnedej farby a charakterizovaného vypuklými okrajmi a okrúhlym prehĺbením v strede a plochou spodnou časťou, ktorého zápis je žiadaný pre „cukrovinky“ patriace do triedy 30 v zmysle Niceskej dohody, za okolností, keď predmetný tvar sa podstatne neodlišuje od určitých základných tvarov predmetných tovarov, ktoré sú na trhu všeobecne používané, ale skôr vyzerá ako variant týchto tvarov tak, že neumožňuje priemernému spotrebiteľovi bezprostredným a istým spôsobom rozlíšiť cukríky žalobkyne od cukríkov, ktoré majú iný obchodný pôvod, nemá v súlade s článkom 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva vzhľadom na dotknuté tovary rozlišovaciu spôsobilosť.

(pozri body 44, 45)

3.      Nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti používaním ochrannej známky Spoločenstva v súlade s článkom 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94 si vyžaduje, po prvé, aby aspoň podstatný zlomok príslušnej skupiny verejnosti vďaka ochrannej známke identifikoval predmetné tovary alebo služby ako pochádzajúce z určitého podniku. Predsa však okolnosti, za akých podmienka spojená s nadobudnutím rozlišovacej spôsobilosti používaním môže byť vnímaná ako splnená, nemôžu byť ustanovené výlučne na základe všeobecných a abstraktných údajov, akými sú určené percentuálne podiely.

Po druhé, pre akceptovanie zápisu ochrannej známky v súlade s článkom 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94 rozlišovacia spôsobilosť nadobudnutá používaním ochrannej známky musí byť preukázaná v časti Európskej únie, kde by bola tejto pozbavená podľa článku 7 ods. 1 písm. b) a d) predmetného nariadenia.

Po tretie je na účely posúdenia nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti používaním v danom prípade potrebné brať do úvahy také faktory ako menovite podiel ochrannej známky na trhu, intenzitu, územný rozsah a trvanie používania tejto ochrannej známky, dôležitosť investícií vynaložených podnikom na jej reklamu, veľkosť záujmovej skupiny, ktorá vďaka ochrannej známke identifikuje tovar ako pochádzajúci od určitého podniku, rovnako ako vyhlásenia obchodných a priemyselných komôr alebo iných profesionálnych združení.

Po štvrté, podľa judikatúry rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky, vrátane rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej používaním, musí tiež byť posudzovaná vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré je zápis ochrannej známky požadovaný, a berúc do úvahy predpokladané vnímanie priemerného spotrebiteľa predmetnej kategórie tovarov alebo služieb, riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného.

(pozri body 56 – 59)