Causa T‑82/14

Copernicus-Trademarks Ltd

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo LUCEO – Impedimento assoluto alla registrazione – Malafede al momento del deposito della domanda di registrazione – Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»

Massime – Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 7 luglio 2016

1.      Procedimento giurisdizionale – Esame nel merito anteriore all’esame della ricevibilità – Ammissibilità

2.      Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di nullità assoluta – Richiedente in malafede al momento del deposito della domanda di marchio – Criteri di valutazione – Presa in considerazione di tutti i fattori pertinenti esistenti al momento del deposito della domanda di registrazione – Intenzione del richiedente – Origine del segno contestato – Logica commerciale alla base della registrazione del segno contestato come marchio dell’Unione europea – Cronologia degli eventi che hanno caratterizzato il deposito della domanda di marchio

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 52, § 1, b)]

1.      V. il testo della decisione.

(v. punto 21)

2.      La nozione di malafede di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, sul marchio dell’Unione europea, è connessa ad una motivazione soggettiva della persona che presenta una domanda di registrazione di marchio, vale a dire a un’intenzione fraudolenta o ad altro bieco motivo. Essa implica un comportamento che si discosti dai principi riconosciuti come caratterizzanti un comportamento etico o dalle leali consuetudini in materia industriale o commerciale.

Per valutare se un depositante sia in malafede, si deve in particolare verificare se intende utilizzare il marchio richiesto. In proposito è d’uopo ricordare che la funzione essenziale di un marchio consiste nel garantire al consumatore o all’utilizzatore finale l’identità di origine del prodotto o del servizio in questione, consentendo loro di distinguere senza confusione possibile tale prodotto o tale servizio da quelli di provenienza diversa.

L’intenzione di impedire la commercializzazione di un prodotto può, in determinate circostanze, caratterizzare la malafede del richiedente. Ciò si verifica segnatamente quando emerga, in seguito, che questi ha fatto registrare un segno come marchio dell’Unione europea senza intendere utilizzarlo, unicamente al fine di impedire a terzi di entrare nel mercato.

L’intenzione del richiedente al momento rilevante è un elemento soggettivo che deve essere determinato prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti al caso di specie esistenti al momento del deposito della domanda di registrazione di un segno come marchio dell’Unione europea. Tale motivazione sarà normalmente accertata facendo riferimento a criteri oggettivi, fra i quali la logica commerciale in cui si è inserito il deposito della domanda di registrazione.

Nell’ambito dell’analisi globale effettuata ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, si può anche tener conto dell’origine del segno contestato e del suo utilizzo a partire dalla sua creazione, della logica commerciale nella quale si è inserito il deposito della domanda di registrazione del segno come marchio dell’Unione europea, nonché della cronologia degli eventi che hanno caratterizzato il deposito stesso.

Spetta al richiedente che intenda basarsi su tale motivo di nullità assoluta dimostrare le circostanze che consentano di concludere che il titolare di un marchio dell’Unione europea era in malafede al momento del deposito della domanda di registrazione di quest’ultimo.

(v. punti 28‑33)