Acórdão do Tribunal de Justiça (Terceira Secção) de 18 de julho de 2012 [pedido de decisão prejudicial de Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Reino Unido] – Specsavers International Healthcare Ltd, Specsavers BV, Specsavers Optical Group Ltd, Specsavers Optical Superstores Ltd/Asda Stores Ltd

(Processo C-252/12)¹

[Marcas – Regulamento (CE) n.° 207/2009 – Artigos 9.°, n.° 1, alíneas b) e c), 15.°, n.° 1, e 51.°, n.° 1, alínea a) – Motivos de caducidade – Conceito de ‘uso sério’ – Marca utilizada em combinação com outra marca ou enquanto parte de uma marca complexa – Cor ou combinação de cores em que uma marca é utilizada – Prestígio]

Língua do processo: inglês

Órgão jurisdicional de reenvio

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Partes no processo principal

Recorrentes: Specsavers International Healthcare Ltd, Specsavers BV, Specsavers Optical Group Ltd, Specsavers Optical Superstores Ltd

Recorrida: Asda Stores Ltd

Objeto

Pedido de decisão prejudicial – Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) – Interpretação dos artigos 9.°, n.° 1, alíneas b) e c), 15.° e 51.° do Regulamento (CE) n.° 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (versão codificada) – Conceito de «utilização séria» de uma marca – Utilização combinada de uma marca figurativa e de uma marca nominativa registadas separadamente – Marca registada sem reivindicação de cor, mas utilizada com uma cor específica, ao ponto de criar uma associação no espírito de uma parte do público entre esta cor e a marca

Dispositivo

Os artigos 15.°, n.° 1, e 51.°, n.° 1, alínea a), do Regulamento (CE) n.° 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária, devem ser interpretados no sentido de que o requisito de «uso sério», na aceção destas disposições, pode ser satisfeito quando uma marca figurativa comunitária só é utilizada em combinação com uma marca nominativa comunitária que lhe é sobreposta, estando a referida combinação das duas marcas complementarmente registada como marca comunitária, desde que as diferenças entre a forma sob a qual a marca é utilizada e a forma sob a qual a marca foi registada não alterem o caráter distintivo da referida marca como foi registada.

O artigo 9.°, n.° 1, alíneas b) e c), do Regulamento n.° 207/2009 deve ser interpretado no sentido de que, se uma marca comunitária não tiver sido registada com cores, mas o seu titular a utilizar especialmente numa determinada cor ou combinação de cores, de forma que uma parte significativa do público passa a associá-la a essa cor ou combinação de cores, a cor ou combinação de cores utilizada por um terceiro para representação de um sinal acusado de violar a referida marca é relevante para efeitos da apreciação global do risco de confusão ou da apreciação global do benefício indevido na aceção desta disposição.

O artigo 9.°, n.° 1, alíneas b) e c), do Regulamento n.° 207/2009 deve ser interpretado no sentido de que a circunstância de o terceiro que usa um sinal acusado de violar a marca registada ser, ele próprio, associado por uma parte significativa do público a essa cor ou combinação de cores específica que utiliza para a representação desse sinal é um fator relevante no âmbito da apreciação global do risco de confusão e do benefício indevido na aceção desta disposição.

____________

¹ JO C 227, de 28.7.2012.