Processo C‑252/12

Specsavers International Healthcare Ltd e o.

contra

Asda Stores Ltd

[pedido de decisão prejudicial apresentado pela Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)]

«Marcas — Regulamento (CE) n.° 207/2009 — Artigos 9.°, n.° 1, alíneas b) e c), 15.°, n.° 1, e 51.°, n.° 1, alínea a) — Motivos de caducidade — Conceito de ‘uso sério’ — Marca utilizada em combinação com outra marca ou enquanto parte de uma marca complexa — Cor ou combinação de cores em que uma marca é utilizada — Prestígio»

Sumário — Acórdão do Tribunal de Justiça (Terceira Secção) de 18 de julho de 2013

1.        Marca comunitária — Renúncia, extinção e nulidade — Causas de caducidade — Falta de uso sério de uma marca — Uso da marca sob uma forma diferente através de elementos que não alteram o caráter distintivo da marca — Marca figurativa utilizada em combinação com uma marca nominativa que lhe estava sobreposta

[Regulamento n.° 207/2009 do Conselho, artigos 15.°, n.° 1, e 51.°, n.° 1, alínea a)]

2.        Marca comunitária — Efeitos da marca comunitária — Direitos conferidos pela marca — Direito de proibir o uso da marca — Apreciação global do risco de confusão ou do lucro indevido — Uso de uma marca que não está registada em cor, numa cor ou numa combinação de cores, pelo titular — Relevância das cores utilizadas para um terceiro para a representação de um sinal acusado de violar a marca

[Regulamento n.° 2408/92 do Conselho, artigo 8.°, n.^os 1 e 3; Regulamento n.° 207/2009 do Conselho, artigo 9.°, n.° 1, b) e c)]

3.        Marca comunitária — Efeitos da marca comunitária — Direitos conferidos pela marca — Direito de proibir o uso da marca — Apreciação global do risco de confusão ou do lucro indevido — Terceiro que utiliza um sinal acusado de violar a marca que é associado à cor ou à combinação de cores particulares utilizados na representação do sinal — Pertinência

[Regulamento n.° 207/2009 do Conselho, artigo 9.°, n.° 1, alíneas b) e c)]

1.        Os artigos 15.°, n.° 1, e 51.°, n.° 1, alínea a), do Regulamento n.° 207/2009 sobre a marca comunitária, devem ser interpretados no sentido de que o requisito de «uso sério», na aceção destas disposições, pode ser satisfeito quando uma marca figurativa comunitária só é utilizada em combinação com uma marca nominativa comunitária que lhe é sobreposta, estando a referida combinação das duas marcas complementarmente registada como marca comunitária, desde que as diferenças entre a forma sob a qual a marca é utilizada e a forma sob a qual a marca foi registada não alterem o caráter distintivo da referida marca como foi registada.

(cf. n.° 31, disp. 1)

2.        O artigo 9.°, n.° 1, alíneas b) e c), do Regulamento n.° 207/2009, sobre a marca comunitária deve ser interpretado no sentido de que, se uma marca comunitária não tiver sido registada com cores, mas o seu titular a utilizar especialmente numa determinada cor ou combinação de cores, de forma que uma parte significativa do público passa a associá‑la a essa cor ou combinação de cores, a cor ou combinação de cores utilizada por um terceiro para representação de um sinal acusado de violar a referida marca é relevante para efeitos da apreciação global do risco de confusão ou da apreciação global do benefício indevido na aceção desta disposição.

(cf. n.° 41, disp. 2)

3.        O artigo 9.°, n.° 1, alíneas b) e c), do Regulamento n.° 207/2009, sobre a marca comunitária deve ser interpretado no sentido de que a circunstância de o terceiro que usa um sinal acusado de violar a marca registada ser, ele próprio, associado por uma parte significativa do público a essa cor ou combinação de cores específica que utiliza para a representação desse sinal é um fator relevante no âmbito da apreciação global do risco de confusão e do benefício indevido na aceção desta disposição.

(cf. n.° 50, disp. 3)