ARREST VAN HET GERECHT (Vierde kamer)
20 april 2016 (*)(1)
„Uniemerk – Nietigheidsprocedure – Uniewoordmerk SkyTec – Ouder nationaal woordmerk SKY – Relatieve weigeringsgrond – Rechtsverwerking wegens gedogen – Artikel 54, lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009 – Verwarringsgevaar – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009”
In zaak T‑77/15,
Tronios Group International BV, gevestigd te Breda (Nederland), vertegenwoordigd door R. van Leeuwen en H. Klingenberg, advocaten,
verzoekster,
tegen
Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), vertegenwoordigd door S. Crabbe en A. Folliard-Monguiral als gemachtigden,
verweerder,
andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het EUIPO, interveniënte voor het Gerecht, voorheen British Sky Broadcasting Group plc:
Sky plc, gevestigd te Isleworth (Verenigd Koninkrijk), aanvankelijk vertegenwoordigd door J. Barry, solicitor, vervolgens door M. Schut en A. Meijboom, advocaten,
betreffende een beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het EUIPO van 28 november 2014 (zaak R 1681/2013‑4) inzake een nietigheidsprocedure tussen British Sky Broadcasting Group plc en Tronios Group International BV,
wijst
HET GERECHT (Vierde kamer),
samengesteld als volgt: M. Prek, president, I. Labucka en V. Kreuschitz (rapporteur), rechters,
griffier: E. Coulon,
gezien het op 12 februari 2015 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,
gezien de op 22 juni 2015 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het EUIPO,
gezien de op 12 juni 2015 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,
gezien het besluit van 27 juli 2015 houdende weigering van toelating om een memorie van repliek in te dienen,
gelet op het feit dat geen van de hoofdpartijen binnen drie weken na de betekening van de sluiting van de schriftelijke behandeling heeft verzocht om vaststelling van een terechtzitting, zodat het Gerecht krachtens artikel 106, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht heeft besloten uitspraak te doen zonder mondelinge behandeling,
het navolgende
Arrest
Voorgeschiedenis van het geding
1 Op 18 november 1999 heeft verzoekster, Tronios Group International BV, bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) een Uniemerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd [vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk (PB L 78, blz. 1)].
2 Het merk waarvan inschrijving is aangevraagd, is het Uniewoordmerk SkyTec (hierna: „litigieus merk”).
3 Op 2 mei 2001 is het teken SkyTec als Uniemerk ingeschreven onder nummer 001386812.
4 De waren waarvoor het litigieuze merk is ingeschreven, behoren tot de klassen 9 en 11 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd, en zijn, voor klasse 9, omschreven als volgt: „Apparatuur t.b.v. het ontvangen, opnemen, doorgeven, bewerken en weergeven van elektrische en elektromagnetische signalen zoals draadloze microfoons en systemen, microfoons; platen-, cd- en dvd-spelers; cd- en dvd-opname-apparatuur; kabels, aansluitsnoeren en connectoren; digitale- en analoge-geluidbewerkingsapparatuur, laag- en hoogvermogen audioversterkers; luidsprekers, luidsprekerboxen en accessoires”.
5 De inschrijving van het litigieuze merk is op 19 november 2009 vernieuwd en het vernieuwde Uniemerk is op 25 november 2009 gepubliceerd in het Blad van gemeenschapsmerken nr. 2009/047.
6 Op 23 maart 2007 heeft British Sky Broadcasting Group plc (hierna: „BSkyB”), rechtsvoorgangster van interveniënte, Sky plc, krachtens artikel 50, lid 1, onder a), van verordening nr. 40/94 een vordering tot vervallenverklaring van het litigieuze merk ingediend. Op 2 april 2007 heeft verzoekster bewijzen van het gebruik van het litigieuze merk overgelegd. Bij beslissing van 11 juli 2008 heeft de nietigheidsafdeling geoordeeld dat het litigieuze merk normaal was gebruikt, en de vordering tot vervallenverklaring afgewezen. Dit besluit is definitief geworden.
7 Op 21 maart 2012 heeft BSkyB krachtens artikel 53, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009, juncto artikel 8, lid 1, onder b), en lid 5, van deze verordening, alsmede krachtens artikel 53, lid 1, onder c), juncto artikel 8, lid 4, van deze verordening, een vordering tot nietigverklaring van het litigieuze merk ingediend, voor zover dat merk was ingeschreven voor de waren van klasse 9, zoals omschreven in punt 4 hierboven.
8 BSkyB heeft haar vordering tot nietigverklaring gebaseerd op met name het oudere Uniewoordmerk SKY, dat onder nummer 126425 op 24 september 1998 is ingeschreven en tot en met 1 april 2016 is vernieuwd, alsmede op het oudere Britse woordmerk SKY, dat onder nummer 2044507B op 18 april 1995 is ingeschreven en tot en met 7 november 2015 is vernieuwd. Deze merken zijn ingeschreven voor waren en diensten van de klassen 9, 38 en 41.
9 De waren van klasse 9, waarop het oudere Britse merk betrekking heeft, zijn omschreven als volgt: „Radio-, televisie-, geluidsopname-, geluidsweergave-, telecommunicatie-, sein-, controle- (inspectie-), optische analyse- (anders dan voor medisch gebruik) en onderwijstoestellen en -instrumenten; geregistreerde programma’s voor televisie en voor radio; computers; computerprogramma’s; magneetschijven, -banden of -draden; cassettes en cartridges, allemaal voor gebruik met de voornoemde banden; gecodeerde kaarten; lege en voorbespeelde audio- en videocassettes, -banden en -cartridges; compactdiscs; grammofoonplaten; radiosignaalantennes; met behulp van laser leesbare disks voor het opnemen van geluid of beeld; apparaten voor het decoderen van gecodeerde signalen; videoprojectoren, videoschermen; zonnebrillen; elektronische computerspellen, elektronische interactieve computerspellen; onderdelen en stukken voor alle voornoemde producten; steeds voor zover begrepen in klasse 9.”
10 Bij beslissing van 28 juni 2013 heeft de nietigheidsafdeling de vordering tot nietigverklaring van het litigieuze merk op grond van artikel 53, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009, juncto artikel 8, lid 1, onder b), van diezelfde verordening, toegewezen en het litigieuze merk ten dele nietig verklaard voor zover dat was ingeschreven voor de betrokken waren van klasse 9.
11 Op 27 augustus 2013 heeft verzoekster krachtens de artikelen 58 tot en met 64 van verordening nr. 207/2009 bij het EUIPO beroep ingesteld tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling.
12 Bij beslissing van 28 november 2014 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de vierde kamer van beroep van het EUIPO de beslissing van de nietigheidsafdeling bevestigd en het beroep verworpen.
13 Bij de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep de door verzoekster tegen de vordering tot nietigverklaring opgeworpen exceptie van rechtsverwerking wegens gedogen in de zin van artikel 54, lid 2, van verordening nr. 207/2009 afgewezen. Verzoekster had niet aangetoond dat BSkyB op de datum van indiening van deze vordering, zijnde 21 maart 2012, sinds meer dan vijf jaar kennis had van het gebruik van het litigieuze merk aangezien de eerste bewijzen in verband met dat gebruik door verzoekster op 2 april 2007 zijn overgelegd, tijdens de procedure tot vervallenverklaring (punten 15‑25 van de bestreden beslissing). Bovendien heeft de kamer van beroep geoordeeld dat, wat de waren van klasse 9 betrof, sprake was van gevaar voor verwarring van het litigieuze merk met het oudere Britse merk (hierna: „conflicterende merken”), in de zin van artikel 53, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009, juncto artikel 8, lid 1, onder b), van diezelfde verordening, zonder onderzoek van de andere nietigheidsgronden en de andere oudere rechten waarop de vordering tot nietigverklaring was gesteund (punten 26‑45 van de bestreden beslissing).
Conclusies van partijen
14 Verzoekster concludeert tot:
– vernietiging van de bestreden beslissing;
– afwijzing van de vordering tot nietigverklaring;
– verwijzing van interveniënte in de kosten, daaronder begrepen de kosten die zijn gemaakt in de procedures voor het EUIPO.
15 Het EUIPO verzoekt het Gerecht:
– „het verzoek tot nietigverklaring in zijn geheel ongegrond te verklaren”;
– verzoekster te verwijzen in de kosten.
16 Interveniënte concludeert tot:
– verwerping van het beroep;
– „handhaving van de bestreden beslissing”.
In rechte
17 Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster in wezen twee middelen aan: ten eerste, schending van artikel 54, lid 2, van verordening nr. 207/2009 en, ten tweede, onjuiste beoordeling van het verwarringsgevaar in de zin van artikel 53, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009, juncto artikel 8, lid 1, onder b), van diezelfde verordening.
Eerste middel: schending van artikel 54, lid 2, van verordening nr. 207/2009
18 Verzoekster komt op tegen de vaststelling van de kamer van beroep dat BSkyB vóór 21 maart 2007 geen kennis had van het gebruik van het litigieuze merk, in de zin van artikel 54, lid 2, van verordening nr. 207/2009 en pas vanaf 2 april 2007 daarvan kennis heeft gekregen.
19 Verzoekster benadrukt in wezen dat, tot op het tijdstip van indiening van de vordering tot nietigverklaring, het litigieuze merk sinds 1998 op normale en consistente wijze was gebruikt in de lidstaten van de Europese Unie, waaronder het Verenigd Koninkrijk, en dus gedurende ongeveer veertien jaar had bestaan naast de oudere merken van BSkyB. Volgens haar is deze periode ongeveer elf jaar indien rekening wordt gehouden met de periode tussen de datum van inschrijving ervan als Uniemerk, zijnde 2 mei 2001, en de datum van indiening van de vordering tot nietigverklaring, zijnde 21 maart 2012, die steunt op het bestaan van verwarringsgevaar tussen de conflicterende merken. BSkyB heeft dat risico evenwel niet als voldoende reden beschouwd om eerder juridisch actie te ondernemen en om een vordering tot nietigverklaring van het litigieuze merk in te dienen, hetzij na de vordering tot vervallenverklaring van 23 maart 2007, hetzij na 2 april 2007, dat wil zeggen toen verzoekster het gebruik van dat merk heeft bewezen en BSkyB in elk geval van dat gebruik kennis heeft gekregen. In casu is bijgevolg voldaan aan de voorwaarden van artikel 54, lid 2, van verordening nr. 207/2009. Verzoekster preciseert dat, hoewel het haar in beginsel toekomt om te bewijzen dat BSkyB kennis had van het gebruik van het litigieuze merk, het voor haar zeer moeilijk, zo niet onmogelijk is dit bewijs te leveren omdat dit tot de interne administratie van BSkyB behoort. Dat bewijs of het vermoeden van deze kennis kan echter ook worden gebaseerd op objectieve omstandigheden, zoals een commerciële relatie of nauwe concurrentie die wordt aangetoond aan de hand van, bijvoorbeeld, het feit dat de door de conflicterende merken aangeduide waren en diensten naast elkaar zijn aangeboden op dezelfde vakbeurs. Er zijn immers talrijke feiten en omstandigheden, die deels naar voren zijn gebracht in de loop van de procedures voor het EUIPO, op basis waarvan kan worden besloten dat BSkyB wel kennis moest hebben van het litigieuze merk.
20 In de eerste plaats dient rekening te worden gehouden met de lange duur van het normale gebruik door verzoekster, sinds 1998, van zowel het litigieuze merk als de handelsnaam SkyTronic.
21 In de tweede plaats heeft BSkyB in de procedure voor het EUIPO erkend sinds maart 2000 de merkenregisters nauwlettend in de gaten te hebben gehouden en tegen de inschrijving van vele merken met het element „sky” oppositie te hebben ingesteld. Ofschoon BSkyB aldus „extreem actief” was in het kader van „enforcement programs”, heeft zij pas twaalf jaar later, in 2012, beslist om de vordering tot nietigverklaring in te stellen, terwijl zij reeds in 2007 tevergeefs om vervallenverklaring van het litigieuze merk had verzocht. Bijgevolg zijn elf jaar verstreken tussen het tijdstip van inschrijving van het litigieuze merk en de datum van indiening van de vordering tot nietigverklaring. Verzoekster besluit daaruit dat BSkyB wel degelijk op de hoogte was van „het [litigieuze] merk” maar het vanuit commercieel perspectief niet gepast achtte om eerder actie te ondernemen tegen dat merk. In dergelijke omstandigheden moet BSkyB zich de consequentie van rechtsverwerking wegens gedogen in de zin van artikel 54, lid 2, van verordening nr. 207/2009 laten welgevallen.
22 In de derde plaats heeft BSkyB reeds oppositie ingesteld tegen – ten eerste – de aanvraag tot inschrijving, van 31 maart 2005, van de vennootschap SkyTronic UK, voormalig distributeur van verzoekster die later AVSL Group is geworden, van het teken SkyTec als Brits merk onder nummer 2388281 en als internationaal merk onder nummer 877114 waarvoor op 4 april 2006 een Iers merk is ingeschreven voor de waren van de klassen 9 en 11, en – ten tweede – twee Britse merken en een internationale inschrijving waarvoor diezelfde vennootschap een Iers merk heeft verkregen, alle met de naam SkyTronic. Gelet op deze opposities moet BSkyB vóór 21 maart 2007 op de hoogte zijn geweest van de inschrijving en het gebruik van het merk SkyTec. Pas in 2010 hebben BSkyB en AVSL Group, houder van voornoemde merken, een schikking getroffen waarvan onderdeel was dat AVSL Group de merken waartegen oppositie was ingesteld introk. Deze schikking had voor AVSL Group geen gevolgen aangezien zij geen waren van de merken SkyTec of SkyTronic meer distribueerde voor verzoekster, die op een andere distributeur een beroep had gedaan. Daarentegen is het gebruik van het litigieuze merk in het Verenigd Koninkrijk nooit gestaakt.
23 In de vierde plaats kan het gegeven dat BSkyB kennis had van het gebruik van het litigieuze merk, in casu worden afgeleid uit een geschil dat vóór 21 maart 2007 is ontstaan tussen BSkyB en SkyTronic BV, verzoeksters rechtsvoorgangster, over het teken SkyTec in Zuid-Afrika. BSkyB heeft in 2005 immers oppositie ingesteld tegen het merk SkyTec van SkyTronic BV, dat in Zuid-Afrika onder nummer 2001/16383 is ingeschreven voor waren van klasse 9, en had dus ook kennis van de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk in het Verenigd Koninkrijk en dus van het gebruik ervan.
24 In de vijfde plaats stelt verzoekster ook houdster te zijn van de merken SkyTec, die zijn ingeschreven op 7 februari 2002 en 31 oktober 2012 in China voor waren van de klassen 9 en 11, op 21 januari 2002 in Polen, op 1 oktober 2002 in Taiwan en op 10 januari 2002 in Zwitserland, zodat ervan moet worden uitgegaan dat BSkyB ook van deze merken op de hoogte was.
25 In de zesde plaats meent verzoekster dat het gegeven dat BSkyB van het gebruik van het litigieuze merk op de hoogte was, ook voortvloeit uit het feit dat haar vordering tot nietigverklaring is gebaseerd op het bestaan van verwarringsgevaar tussen de conflicterende merken, hetgeen in tegenspraak is met haar stelling dat zij niet ervan op de hoogte was.
26 Verzoekster besluit daaruit dat de conflicterende merken gedurende elf jaar zonder problemen naast elkaar hebben bestaan, onder meer in het Verenigd Koninkrijk, en dat BSkyB in die periode tegen het gebruik van het litigieuze merk oppositie kon en moest instellen, zoals zij vóór 21 maart 2007 in andere landen heeft gedaan. Dus kan redelijkerwijs worden aangenomen dat BSkyB bewust de inschrijving en het gebruik van het litigieuze merk gedurende de vijf jaar vóór de vordering tot nietigverklaring heeft gedoogd, zodat zij haar rechten heeft verwerkt en zich niet meer op die rechten kan beroepen krachtens artikel 54, lid 2, van verordening nr. 207/2009.
27 Het EUIPO en interveniënte betwisten verzoeksters argumenten en concluderen tot afwijzing van het onderhavige middel. In dit verband werpt interveniënte niet-ontvankelijkheid op van de bewijzen die verzoekster voor het eerst voor het Gerecht heeft overgelegd.
28 Het Gerecht herinnert eraan dat in casu vaststaat dat verzoekster, nadat BSkyB op 23 maart 2007 een vordering tot vervallenverklaring van het litigieuze merk had ingesteld, de eerste bewijsstukken van het gebruik van dat merk op 2 april 2007 heeft overgelegd. Bovendien heeft BSkyB de vordering tot nietigverklaring ingesteld op 21 maart 2012, dat wil zeggen minder dan vijf jaar te rekenen vanaf deze eerste overlegging van het bewijs van het gebruik.
29 Partijen zijn het evenwel erover oneens of aan BSkyB moet worden tegengeworpen dat de in artikel 54, lid 2, van verordening nr. 207/2009 gestelde termijn van rechtsverwerking wegens gedogen is verstreken doordat zij minstens vóór 21 maart 2007 kennis had van het gebruik van het merk.
30 Volgens vaste rechtspraak kan, in geval van gebruik van een jonger merk dat gelijk is aan of verwarrend overeenstemt met het oudere merk, de termijn van rechtsverwerking wegens gedogen slechts ingaan wanneer is voldaan aan vier voorwaarden. Ten eerste moet het jongere merk zijn ingeschreven, ten tweede moet de houder ervan dat merk te goeder trouw hebben ingeschreven, ten derde moet het gebruikt zijn in de lidstaat waar het oudere merk wordt beschermd en, ten vierde en ten slotte, moet de houder van het oudere merk kennis hebben van het gebruik van dat merk na inschrijving ervan [arresten van 28 juni 2012, Basile en I Marchi Italiani/BHIM – Osra (B. Antonio Basile 1952), T‑134/09, EU:T:2012:328, punt 30, en 23 oktober 2013, SFC Jardibric/BHIM – Aqua Center Europe (AQUA FLOW), T‑417/12, EU:T:2013:550, punt 19; zie ook naar analogie arrest van 22 september 2011, Budějovický Budvar, C‑482/09, Jurispr., EU:C:2011:605, punten 54 en 56‑58].
31 Tevens volgt uit die rechtspraak dat artikel 54, lid 2, van verordening nr. 207/2009 tot doel heeft, de houders van oudere merken die het gebruik van een jonger Uniemerk gedurende vijf opeenvolgende jaren met kennis van zaken hebben gedoogd, te bestraffen door hen voor dat merk de mogelijkheid te ontnemen om nog vorderingen tot nietigverklaring en oppositie in te stellen. Deze bepaling beoogt dus het belang van de merkhouder om de wezenlijke functie van zijn merk te handhaven, af te wegen tegen het belang van de andere marktdeelnemers om te beschikken over tekens om hun waren en diensten aan te duiden. Deze doelstelling impliceert dat de houder van een ouder merk met het oog op het behoud van deze wezenlijke functie in staat moet zijn om zich te verzetten tegen het gebruik van een jonger merk dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk. Pas wanneer de houder van het oudere merk kennis krijgt van het gebruik van het jongere Uniemerk, heeft hij immers de mogelijkheid om het niet te gedogen en dus om zich ertegen te verzetten of om nietigheid ervan te vorderen, en begint de termijn van rechtsverwerking wegens gedogen dus te lopen (zie in die zin arresten B. Antonio Basile 1952, punt 30 supra, EU:T:2012:328, punten 32 en 33, en AQUA FLOW, punt 30 supra, EU:T:2013:550, punten 20 en 21; zie ook in die zin en naar analogie arrest Budějovický Budvar, punt 30 supra, EU:C:2011:605, punten 46‑48).
32 Uit een teleologische uitlegging van artikel 54, lid 2, van verordening nr. 207/2009 volgt dus dat de relevante datum voor de berekening van de aanvang van de rechtsverwerkingstermijn deze is waarop kennis is gekregen van het gebruik van het jongere merk (zie in die zin arrest B. Antonio Basile 1952, punt 30 supra, EU:T:2012:328, punt 33).
33 Zoals de kamer van beroep juist heeft vastgesteld in punt 22 van de bestreden beslissing, vereist deze uitlegging ook dat de houder van het jongere merk het bewijs levert dat de houder van het oudere merk daadwerkelijk kennis heeft van het gebruik van dat merk aangezien de houder van het oudere merk anders niet in staat is zich te verzetten tegen het gebruik van het jongere merk. Zoals het EUIPO terecht aanvoert, moet in dit verband immers rekening worden gehouden met de analoge regel van rechtsverwerking wegens gedogen van artikel 9, lid 1, van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), vervangen door artikel 9, lid 1, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 299, blz. 25), waaromtrent in de elfde overweging van deze richtlijn (overweging 12 van richtlijn 2008/95) wordt gepreciseerd dat deze grond van rechtsverwerking geldt wanneer de houder van het oudere merk „geruime tijd bewust het gebruik heeft gedoogd”, dat wil zeggen „vrijwillig” of „met kennis van zaken” (zie in die zin arrest Budějovický Budvar, punt 30 supra, EU:C:2011:605, punten 46 en 47, en conclusie van advocaat-generaal Trstenjak in de zaak Budějovický Budvar, C‑482/09, Jurispr., EU:C:2011:46, punt 82). Vastgesteld dient te worden dat deze beoordeling mutatis mutandis geldt voor artikel 54, lid 2, van verordening nr. 207/2009, waarvan de bewoordingen gelijk zijn aan die van artikel 9, lid 1, van richtlijnen 89/104 en 2008/95.
34 Bijgevolg kan niet worden ingestemd met verzoeksters argumenten waarmee zij in wezen beoogt aan te voeren dat het volstaat te bewijzen dat BSkyB potentieel kennis had van het gebruik van het litigieuze merk of overeenstemmende aanwijzingen te verschaffen die het bestaan van een dergelijke kennis doen vermoeden.
35 Evenwel dient te worden onderzocht of verzoekster niettemin heeft aangetoond dat BSkyB niet later dan 21 maart 2007 daadwerkelijk kennis had van het gebruik van het litigieuze merk.
36 Zoals interveniënte terecht vordert, moeten van meet af aan de bijlagen bij het verzoekschrift die verzoekster voor het eerst voor het Gerecht heeft overgelegd, niet-ontvankelijk worden verklaard. Uit artikel 65, lid 2, van verordening nr. 207/2009 vloeit immers voort dat het Gerecht de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep van het EUIPO moet beoordelen door de toepassing van het Unierecht door deze kamers te toetsen in het licht van, met name, de aan deze kamers aangedragen feitelijke elementen. Feiten die de partijen niet voor de instanties van het EUIPO hebben aangedragen, kunnen dus niet meer worden aangedragen in het stadium van het beroep bij het Gerecht en het Gerecht kan de feitelijke omstandigheden niet heronderzoeken tegen de achtergrond van de voor hem voor het eerst overgelegde bewijzen, tenzij het gaat om feiten die krachtens artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009 door de instanties van het EUIPO ambtshalve hadden moeten worden onderzocht [zie in die zin arrest van 10 november 2011, LG Electronics/BHIM, C‑88/11 P, EU:C:2011:727, punten 23‑26 en aldaar aangehaalde rechtspraak; 24 november 2005, Sadas/BHIM – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Jurispr., EU:T:2005:420, punt 19, en 12 december 2014, Wilo/BHIM (Pioneering for You), T‑601/13, EU:T:2014:1067, punt 12]. In casu vallen de nieuwe feitelijke elementen en bewijzen die verzoekster heeft overgelegd, met inbegrip van de omzetcijfers en catalogi, onder haar eigen verantwoordelijkheid en kan zij niet aanvoeren dat zij ambtshalve hadden moeten worden onderzocht. Deze elementen kunnen derhalve niet afdoen aan de rechtmatigheid van de bestreden beslissing en moeten buiten beschouwing worden gelaten, zonder dat hun bewijskracht behoeft te worden onderzocht.
37 Bovendien dient te worden vastgesteld dat de kamer van beroep de door verzoekster in de procedure voor het EUIPO overgelegde bewijselementen niet onjuist heeft beoordeeld (punten 21 en 22 van de bestreden beslissing), aangezien het aan verzoekster stond om aan te tonen dat BSkyB daadwerkelijk kennis had van het gebruik van het litigieuze merk en niet alleen op de hoogte was van de inschrijving van dat merk (zie punt 30 hierboven). Met haar argumenten poogt verzoekster echter daadwerkelijke kennis van BSkyB van dat gebruik juist af te leiden uit de bewezen kennis van de loutere inschrijving van het litigieuze merk of uit bepaalde aanwijzingen die volgens verzoekster kennis van het gebruik doen vermoeden, waaronder de door BSkyB ontwikkelde proactieve strategie om haar merken te beschermen tegen gelijke of overeenstemmende merken met het element „sky”.
38 Ten eerste heeft de kamer van beroep immers terecht in wezen vastgesteld dat de door verzoekster overgelegde omzetcijfers niet erg substantieel waren, inzonderheid in het Verenigd Koninkrijk, en geen onderscheid maakten naargelang de verkochte waren tot klasse 9 dan wel klasse 11 behoorden. Zoals zij terecht heeft opgemerkt, konden deze cijfers des te minder gekend zijn door BSkyB of bij BSkyB daadwerkelijke kennis van het gebruik van het litigieuze merk doen ontstaan daar het gaat om zuiver interne informatie van verzoekster.
39 Ten tweede heeft de kamer van beroep geen blijk van een onjuiste opvatting gegeven door te oordelen dat de – eveneens zuiver interne – tabel van de marketinguitgaven die verzoekster sinds 1998 heeft gedaan, noch de betrokken waren omschreef, noch het merk waaronder, en evenmin de landen waarin deze waren op de markt waren gebracht.
40 Ten derde heeft de kamer van beroep terecht geweigerd doorslaggevende bewijskracht toe te kennen aan het totaaloverzicht van het aantal verkochte waren, daar aan de hand van dit overzicht niet kon worden bepaald hoeveel waren van klasse 9 onder het litigieuze merk werden verkocht en evenmin voor welk land zij waren bestemd of in welk land zij zijn verkocht.
41 Ten vierde geldt hetzelfde, zoals de kamer van beroep terecht heeft opgemerkt, voor de door verzoekster overgelegde catalogi, verpakkingen en handleidingen, waarvan het aantal en de distributieplaats niet zijn gepreciseerd.
42 Ten vijfde heeft de kamer van beroep terecht geoordeeld dat de foto’s die aantonen dat verzoekster met haar waren onder met name het litigieuze merk heeft deelgenomen aan vakbeurzen, niet bewezen dat BSkyB op diezelfde beurzen aanwezig was, zodat zij noodzakelijkerwijs kennis moest krijgen van het gebruik van het litigieuze merk.
43 Ten zesde heeft de kamer van beroep evenmin blijk van een onjuiste opvatting gegeven door vast te stellen dat de screenshots van verzoeksters website niet volstonden tot bewijs van het gebruik van het litigieuze merk en a fortiori van de kennis van BSkyB van dat gebruik. Dienaangaande preciseert interveniënte terecht dat op deze pagina’s enkel het merk SkyTronic is vermeld, en niet het litigieuze merk.
44 Uit alle voorgaande overwegingen volgt dat de kamer van beroep in punt 22 van de bestreden beslissing op goede grond kon besluiten dat de door verzoekster in de loop van de procedure voor het EUIPO overgelegde bewijselementen weliswaar een zeker gebruik van het litigieuze merk konden aantonen, maar onvoldoende waren om te bewijzen dat BSkyB vóór 21 maart 2007 daadwerkelijk kennis had van dat gebruik.
45 Eveneens ongegrond is verzoeksters argument dat het gegeven dat BSkyB daadwerkelijk kennis had van het gebruik van het litigieuze merk, voortvloeit uit bepaalde geschillen die zij had met de houder van de nationale of internationale merken SkyTec of SkyTronic, die ten dele zijn ingetrokken; dat argument heeft de kamer van beroep in punt 24 van de bestreden beslissing afgewezen. Dienaangaande behoeft slechts te worden opgemerkt dat deze geschillen noch het litigieuze merk als zodanig, noch het gebruik ervan door verzoekster in de Unie betroffen. Zij zagen immers enerzijds op de merken SkyTronic en anderzijds op nationale of internationale, met het litigieuze merk vergelijkbare merken die ten dele toebehoren aan andere houders, hetzij in bepaalde lidstaten, hetzij in bepaalde derde landen, zoals Zuid-Afrika. Het bestaan op zich of zelfs de mogelijke kennis van BSkyB van de inschrijving van deze vergelijkbare merken, en nog minder van de merken SkyTronic, impliceert echter niet dat BSkyB van het gebruik van het litigieuze merk, met name in het Verenigd Koninkrijk, kennis moest hebben.
46 Ten slotte heeft de kamer van beroep in punt 23 van de bestreden beslissing terecht in wezen geoordeeld dat gelet op de duidelijke bewoordingen van artikel 54, lid 2, van verordening nr. 207/2009 BSkyB niet verplicht was om bij het EUIPO een vordering tot nietigverklaring in te dienen vóór het verstrijken van de termijn van rechtsverwerking wegens gedogen, die op 2 april 2007 was ingegaan.
47 Bijgevolg moet het eerste middel ongegrond worden verklaard.
Tweede middel: schending van artikel 53, lid 1, onder a), juncto artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009
48 Volgens verzoekster zijn gedurende een periode van ten minste veertien jaar een groot aantal merken, handelsnamen en andere oorsprongsaanduidingen met het element „sky” als Uniemerk of nationaal merk ingeschreven en op de markt gebruikt parallel met de merken SKY van BSkyB. Het relevante publiek was zich dus volledig bewust van het feit dat de onder de conflicterende merken verkochte waren en diensten van verschillende ondernemingen afkomstig waren. Zo ook was een mogelijk verwarringsgevaar geen aanleiding geweest om oppositie in te stellen tegen de inschrijving en het gebruik van het litigieuze merk gedurende de periode van elf jaar die was verstreken tussen de inschrijving ervan en de indiening van de vordering tot nietigverklaring. De vaststelling, in de punten 39 en 40 van de bestreden beslissing, dat ten tijde van indiening van de Uniemerkaanvraag in 1999 en ten tijde van indiening van de vordering tot nietigverklaring in 2012 het onderscheidend vermogen van het oudere Britse merk niet was aangetast door het bestaan van andere ingeschreven merken met het element „sky”, is bovendien onjuist. BSkyB verzette zich immers normaliter niet tegen het gebruik in het economische verkeer van het element „sky” als deel van dergelijke merken en de meeste merken waartegen zij oppositie had ingesteld, waaronder de merken SkyTec en SkyTronic van verzoekster, worden nog steeds gebruikt. Op basis van deze co-existentie kan worden geconcludeerd dat het element „sky” verwatert en ertoe bijdraagt dat het onderscheidend vermogen ervan in de merken van BSkyB verzwakt.
49 Voorts betwist verzoekster dat de – niet-bewezen – omstandigheid dat BSkyB sinds 1999 decoders onder haar merken SKY aan haar klanten levert, een gebruik van deze merken vormt voor waren van klasse 9. Volgens haar hebben deze merken eventueel enkel onderscheidend vermogen met betrekking tot de omroep- en uitzenddiensten waarin BSkyB is gespecialiseerd. Het EUIPO heeft immers reeds geoordeeld dat de dienst Sky Ditigal, waarvoor de klanten in 1998 een decoder met de naam „Sky Digibox” toegestuurd kregen teneinde het digitale signaal te ontvangen, niet voldoende was om te concluderen dat BSkyB al op 18 november 1999 een reputatie bezat voor de waren van klasse 9. Verzoekster voegt daaraan toe dat BSkyB niet heeft aangetoond welke eventuele nadelige gevolgen het gebruik van het litigieuze merk voor de consument heeft „op de herkomst van haar ,SKY’ merken”. Derhalve kan niet komen vast te staan dat het oudere Britse merk en de andere merken waarop BSkyB zich beroept, reeds, in november 1999, of ten tijde van indiening van de vordering tot nietigverklaring, dusdanig bekend waren „dat zij haar nietigheidsverzoek op die merken kan stoelen”. Bovendien heeft de kamer van beroep ten onrechte geoordeeld dat de „vermeende overeenstemming” van de conflicterende merken en de soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten maken dat er sprake is van verwarringsgevaar.
50 Het EUIPO en interveniënte betwisten verzoeksters betoog en concluderen tot afwijzing van het onderhavige middel.
51 Het Gerecht merkt vooraf op dat verzoekster niet opkomt tegen het oordeel als zodanig van de kamer van beroep betreffende de vergelijking van de betrokken waren en tekens, zoals uiteengezet in de punten 26 tot en met 33 van de bestreden beslissing, en evenmin tegen het oordeel van de kamer van beroep betreffende het relevante publiek, zoals uiteengezet in met name punt 37 van deze beslissing.
52 Vastgesteld dient te worden dat dit oordeel geen blijk van een onjuiste opvatting geeft.
53 In de eerste plaats heeft de kamer van beroep immers terecht verklaard dat het relevante publiek in casu bestond uit zowel het grote publiek als het publiek van vakmensen, dat met name Engelstalig is, waarvan het aandachtsniveau schommelt tussen gemiddeld en meer dan gemiddeld, daar de betrokken waren voor het overgrote deel technische ondersteuningsmiddelen zijn voor het gebruik van apparaten en toestellen voor communicatie en het ontvangen, opnemen, bewerken, weergeven en doorgeven van beeld-, geluid- of digitale signalen, die door dit publiek in privéverband of beroepshalve dagelijks kunnen worden gebruikt (punten 30 en 37 van de bestreden beslissing).
54 In de tweede plaats is de kamer van beroep terecht tot de slotsom gekomen dat de waren van klasse 9, zoals aangeduid door de conflicterende merken, in de ogen van het relevante publiek dezelfde of zeer soortgelijk zijn (punt 27 van de bestreden beslissing; zie de punten 4 en 9 hierboven).
55 In de derde plaats heeft de kamer van beroep geen blijk van een onjuiste opvatting gegeven door te oordelen dat de conflicterende merken uit het oogpunt van de Engelstalige consument op zijn minst in gemiddelde mate visueel, auditief en begripsmatig overeenstemmen (punten 30‑33 van de bestreden beslissing). Ten eerste heeft zij, wat de visuele overeenstemming betreft, terecht vastgesteld dat het oudere Britse merk op identieke wijze is overgenomen in het litigieuze merk, waarvan het bestanddeel „sky” het meest onderscheidende en dominante element is, met name doordat het binnen dat merk de eerste plaats inneemt (punt 31 van de bestreden beslissing). Ten tweede heeft zij, wat de auditieve overeenstemming betreft, op goede grond geoordeeld dat het litigieuze merk wordt uitgesproken als „sky-tec”, waarbij de eerste lettergreep, zijnde het begindeel en het meest onderscheidende en dominante deel, op dezelfde manier wordt uitgesproken in de conflicterende merken (punt 32 van de bestreden beslissing). Ten derde heeft zij, wat de begripsmatige overeenstemming betreft, terecht opgemerkt dat het litigieuze merk geen enkele betekenis als dusdanig heeft, maar dat de Engelstalige consument dat merk waarneemt als een term die is samengesteld uit twee woorden, „sky” en „tec”, waarvan het eerste „hemel” betekent in de zin van „het deel van de atmosfeer en van de ruimte gezien vanop aarde” en het tweede een frequente afkorting is van het begrip „technologie”, omschreven als het „deel van de kennis betreffende de mechanica en de toegepaste wetenschap alsook de praktische toepassing van die kennis”. Evenmin heeft de kamer van beroep blijk van een onjuiste opvatting gegeven door vast te stellen dat het woord „sky” met betrekking tot de betrokken waren noch beschrijvend was, noch een zwak onderscheidend vermogen bezat aangezien het geen enkel van hun kenmerken beschrijft, en dat de term „tec” met betrekking tot die waren daarentegen een zwak onderscheidend vermogen bezat, aangezien deze waren onderhevig zijn aan een substantiële technologische convergentie en een continue update van hun kenmerken en technische functies. Gelet op het grotere onderscheidend vermogen van het element „sky” in vergelijking met het element „tec” heeft de kamer van beroep dus terecht geconcludeerd dat het element „sky” het meest onderscheidende en dominante bestanddeel van het litigieuze merk vormde (punten 30 en 33 van de bestreden beslissing).
56 Met het tweede middel komt verzoekster enkel op tegen de globale beoordeling van het gevaar voor verwarring van de conflicterende merken en in die context, meer bepaald, tegen de punten 39 en 40 van de bestreden beslissing, in wezen op grond dat de kamer van beroep is voorbijgegaan aan het feit dat het onderscheidend vermogen van het oudere Britse merk is verwaterd door de langdurige „co-existentie”, die op zich door BSkyB niet wordt betwist, van talloze andere merken met het element „sky” (zie punt 48 hierboven).
57 Deze grieven kunnen evenwel niet slagen en kunnen niet afdoen aan de conclusie van de kamer van beroep dat in de ogen van het relevante publiek gevaar voor verwarring van de conflicterende merken bestaat.
58 In punt 35 van de bestreden beslissing is immers terecht herinnerd aan de vaste rechtspraak volgens welke, aangezien het verwarringsgevaar des te groter is naarmate het onderscheidend vermogen van het oudere merk groter is, merken die hetzij intrinsiek, hetzij wegens hun bekendheid bij het publiek, een groot onderscheidend vermogen hebben, een ruimere bescherming genieten dan merken met een geringer onderscheidend vermogen (zie arrest van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Jurispr., EU:C:1999:323, punt 20 en aldaar aangehaalde rechtspraak). Overeenkomstig hetgeen is uiteengezet in punt 55 hierboven, geeft de beoordeling van de kamer van beroep dat het oudere Britse merk een normaal intrinsiek onderscheidend vermogen bezat doordat het woord „sky” zonder betekenis was wat de waren van klasse 9 betreft, geen blijk van een onjuiste opvatting (punt 38 van de bestreden beslissing). In punt 41 van de bestreden beslissing is bovendien terecht opgemerkt dat BSkyB het grotere onderscheidend vermogen van dat merk voor een deel van deze waren in het Verenigd Koninkrijk had aangetoond met name door te verwijzen naar de vaste rechtspraak van het Gerecht betreffende het merk SKY [arresten van 15 oktober 2014, Skysoft Computersysteme/BHIM – British Sky Broadcasting Group en Sky IP International (SKYSOFT), T‑262/13, EU:T:2014:884, punten 38‑40; 18 november 2014, Conrad Electronic/BHIM – British Sky Broadcasting Group en Sky IP International (EuroSky), T‑510/12, EU:T:2014:966, punten 54‑56, en 5 mei 2015, Skype/BHIM – Sky en Sky IP International (SKYPE), T‑184/13, in hogere voorziening, EU:T:2015:258, punten 43‑45, en Skype/BHIM – Sky en Sky IP International (skype), T‑423/12, in hogere voorziening, EU:T:2015:260, punten 49‑51]. In casu kan deze beoordeling immers niet door enig gegeven van het dossier of een door verzoekster aangevoerde grond in twijfel worden getrokken.
59 Ook al zou worden aangenomen dat het onderscheidend vermogen van het element „sky” voor bepaalde waren van klasse 9 in zekere mate zou zijn „verwaterd”, dan neemt dit in geen geval weg, zoals het EUIPO terecht heeft opgemerkt, dat het element „tec”, gelet op het beschrijvend karakter ervan met betrekking tot die waren en de ondergeschikte plaats ervan binnen het litigieuze merk, een nog zwakker onderscheidend vermogen bezit. Dat vindt ook steun in het feit dat dit element wordt waargenomen als een gewone kwalificatie van het element „sky”, waarbij aan de consument de boodschap wordt overgebracht dat hij te maken heeft met waren die „technologie” voor communicatie via de „hemel” verschaffen, zoals satellietcommunicatie.
60 De kamer van beroep heeft derhalve op goede grond geoordeeld dat, aangezien de waren van klasse 9 dezelfde of in hoge mate soortgelijk waren, de conflicterende tekens in gemiddelde mate visueel, auditief en begripsmatig overeenstemden, het oudere Britse merk een normaal onderscheidend vermogen bezat en dat onderscheidend vermogen voor bepaalde waren nog groter is wegens het langdurige en intensieve gebruik van dat merk, er sprake was van gevaar voor verwarring van de conflicterende merken, zelfs wanneer rekening werd gehouden met een meer dan gemiddeld aandachtsniveau van het relevante publiek (punt 42 van de bestreden beslissing).
61 Aan deze conclusie wordt evenmin afgedaan door het argument dat verband houdt met de vermeende langdurige „co-existentie” van de conflicterende merken, daar deze co-existentie juist niet berust op het ontbreken van verwarringsgevaar en niet zonder problemen was in de zin van de rechtspraak (zie in die zin arresten SKYPE, punt 58 supra, EU:T:2015:258, punten 60 en 66 en aldaar aangehaalde rechtspraak, en skype, punt 58 supra, EU:T:2015:260, punten 66 en 72 en aldaar aangehaalde rechtspraak), gezien de procedure tot vervallenverklaring die BSkyB in 2007 heeft ingesteld tegen het litigieuze merk en de oppositieprocedures tegen de aanvragen voor de nationale merken met de naam SkyTec in het Verenigd Koninkrijk.
62 Derhalve dient ook het tweede middel inzake schending van artikel 53, lid 1, onder a), juncto artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 te worden afgewezen.
63 Gelet op de hoofdvordering van het EUIPO, die aldus moet worden begrepen dat het EUIPO het Gerecht verzoekt de rechtmatigheid van de bestreden beslissing te bevestigen (zie punt 63 van de memorie van antwoord), en die van interveniënte, dient het beroep bijgevolg in zijn geheel te worden verworpen.
Kosten
64 Volgens artikel 134, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, voor zover dat is gevorderd.
65 Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het EUIPO te worden verwezen in de kosten.
66 Aangezien interveniënte niet heeft geconcludeerd wat betreft de kosten, moet zij worden verwezen in haar eigen kosten, overeenkomstig artikel 138, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering.
HET GERECHT (Vierde kamer),
rechtdoende, verklaart:
1) Het beroep wordt verworpen.
2) Tronios Group International BV zal haar eigen kosten dragen alsook die van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO).
3) Sky plc zal haar eigen kosten dragen.
Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 20 april 2016.
ondertekeningen