Voorlopige editie
ARREST VAN HET GERECHT (Vierde kamer)
20 april 2016 (*)
„Uniemerk – Nietigheidsprocedure – Uniewoordmerk SkyTec – Ouder nationaal woordmerk SKY – Relatieve weigeringsgrond – Rechtsverwerking wegens gedogen – Artikel 54, lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009 – Verwarringsgevaar – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009”
In zaak T‑77/15,
Tronios Group International BV, gevestigd te Breda (Nederland), vertegenwoordigd door R. van Leeuwen en H. Klingenberg, advocaten,
verzoekster,
tegen
Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), vertegenwoordigd door S. Crabbe en A. Folliard-Monguiral als gemachtigden,
verweerder,
andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het EUIPO, interveniënte voor het Gerecht, voorheen British Sky Broadcasting Group plc:
Sky plc, gevestigd te Isleworth (Verenigd Koninkrijk), aanvankelijk vertegenwoordigd door J. Barry, solicitor, vervolgens door M. Schut en A. Meijboom, advocaten,
betreffende een beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het EUIPO van 28 november 2014 (zaak R 1681/2013‑4) inzake een nietigheidsprocedure tussen British Sky Broadcasting Group plc en Tronios Group International BV,
wijst
HET GERECHT (Vierde kamer),
samengesteld als volgt: M. Prek, president, I. Labucka en V. Kreuschitz (rapporteur), rechters,
griffier: E. Coulon,
gezien het op 12 februari 2015 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,
gezien de op 22 juni 2015 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het EUIPO,
gezien de op 12 juni 2015 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,
gezien het besluit van 27 juli 2015 houdende weigering van toelating om een memorie van repliek in te dienen,
gelet op het feit dat geen van de hoofdpartijen binnen drie weken na de betekening van de sluiting van de schriftelijke behandeling heeft verzocht om vaststelling van een terechtzitting, zodat het Gerecht krachtens artikel 106, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht heeft besloten uitspraak te doen zonder mondelinge behandeling,
het navolgende
Arrest (1)
Voorgeschiedenis van het geding
1 Op 18 november 1999 heeft verzoekster, Tronios Group International BV, bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) een Uniemerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd [vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk (PB L 78, blz. 1)].
2 Het merk waarvan inschrijving is aangevraagd, is het Uniewoordmerk SkyTec (hierna: „litigieus merk”).
3 Op 2 mei 2001 is het teken SkyTec als Uniemerk ingeschreven onder nummer 001386812.
4 De waren waarvoor het litigieuze merk is ingeschreven, behoren tot de klassen 9 en 11 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd, en zijn, voor klasse 9, omschreven als volgt: „Apparatuur t.b.v. het ontvangen, opnemen, doorgeven, bewerken en weergeven van elektrische en elektromagnetische signalen zoals draadloze microfoons en systemen, microfoons; platen-, cd- en dvd-spelers; cd- en dvd-opname-apparatuur; kabels, aansluitsnoeren en connectoren; digitale- en analoge-geluidbewerkingsapparatuur, laag- en hoogvermogen audioversterkers; luidsprekers, luidsprekerboxen en accessoires”.
5 De inschrijving van het litigieuze merk is op 19 november 2009 vernieuwd en het vernieuwde Uniemerk is op 25 november 2009 gepubliceerd in het Blad van gemeenschapsmerken nr. 2009/047.
6 Op 23 maart 2007 heeft British Sky Broadcasting Group plc (hierna: „BSkyB”), rechtsvoorgangster van interveniënte, Sky plc, krachtens artikel 50, lid 1, onder a), van verordening nr. 40/94 een vordering tot vervallenverklaring van het litigieuze merk ingediend. Op 2 april 2007 heeft verzoekster bewijzen van het gebruik van het litigieuze merk overgelegd. Bij beslissing van 11 juli 2008 heeft de nietigheidsafdeling geoordeeld dat het litigieuze merk normaal was gebruikt, en de vordering tot vervallenverklaring afgewezen. Dit besluit is definitief geworden.
7 Op 21 maart 2012 heeft BSkyB krachtens artikel 53, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009, juncto artikel 8, lid 1, onder b), en lid 5, van deze verordening, alsmede krachtens artikel 53, lid 1, onder c), juncto artikel 8, lid 4, van deze verordening, een vordering tot nietigverklaring van het litigieuze merk ingediend, voor zover dat merk was ingeschreven voor de waren van klasse 9, zoals omschreven in punt 4 hierboven.
8 BSkyB heeft haar vordering tot nietigverklaring gebaseerd op met name het oudere Uniewoordmerk SKY, dat onder nummer 126425 op 24 september 1998 is ingeschreven en tot en met 1 april 2016 is vernieuwd, alsmede op het oudere Britse woordmerk SKY, dat onder nummer 2044507B op 18 april 1995 is ingeschreven en tot en met 7 november 2015 is vernieuwd. Deze merken zijn ingeschreven voor waren en diensten van de klassen 9, 38 en 41.
9 De waren van klasse 9, waarop het oudere Britse merk betrekking heeft, zijn omschreven als volgt: „Radio-, televisie-, geluidsopname-, geluidsweergave-, telecommunicatie-, sein-, controle- (inspectie-), optische analyse- (anders dan voor medisch gebruik) en onderwijstoestellen en -instrumenten; geregistreerde programma’s voor televisie en voor radio; computers; computerprogramma’s; magneetschijven, -banden of -draden; cassettes en cartridges, allemaal voor gebruik met de voornoemde banden; gecodeerde kaarten; lege en voorbespeelde audio- en videocassettes, -banden en -cartridges; compactdiscs; grammofoonplaten; radiosignaalantennes; met behulp van laser leesbare disks voor het opnemen van geluid of beeld; apparaten voor het decoderen van gecodeerde signalen; videoprojectoren, videoschermen; zonnebrillen; elektronische computerspellen, elektronische interactieve computerspellen; onderdelen en stukken voor alle voornoemde producten; steeds voor zover begrepen in klasse 9.”
10 Bij beslissing van 28 juni 2013 heeft de nietigheidsafdeling de vordering tot nietigverklaring van het litigieuze merk op grond van artikel 53, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009, juncto artikel 8, lid 1, onder b), van diezelfde verordening, toegewezen en het litigieuze merk ten dele nietig verklaard voor zover dat was ingeschreven voor de betrokken waren van klasse 9.
11 Op 27 augustus 2013 heeft verzoekster krachtens de artikelen 58 tot en met 64 van verordening nr. 207/2009 bij het EUIPO beroep ingesteld tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling.
12 Bij beslissing van 28 november 2014 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de vierde kamer van beroep van het EUIPO de beslissing van de nietigheidsafdeling bevestigd en het beroep verworpen.
13 Bij de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep de door verzoekster tegen de vordering tot nietigverklaring opgeworpen exceptie van rechtsverwerking wegens gedogen in de zin van artikel 54, lid 2, van verordening nr. 207/2009 afgewezen. Verzoekster had niet aangetoond dat BSkyB op de datum van indiening van deze vordering, zijnde 21 maart 2012, sinds meer dan vijf jaar kennis had van het gebruik van het litigieuze merk aangezien de eerste bewijzen in verband met dat gebruik door verzoekster op 2 april 2007 zijn overgelegd, tijdens de procedure tot vervallenverklaring (punten 15‑25 van de bestreden beslissing). Bovendien heeft de kamer van beroep geoordeeld dat, wat de waren van klasse 9 betrof, sprake was van gevaar voor verwarring van het litigieuze merk met het oudere Britse merk (hierna: „conflicterende merken”), in de zin van artikel 53, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009, juncto artikel 8, lid 1, onder b), van diezelfde verordening, zonder onderzoek van de andere nietigheidsgronden en de andere oudere rechten waarop de vordering tot nietigverklaring was gesteund (punten 26‑45 van de bestreden beslissing).
Conclusies van partijen
14 Verzoekster concludeert tot:
– vernietiging van de bestreden beslissing;
– afwijzing van de vordering tot nietigverklaring;
– verwijzing van interveniënte in de kosten, daaronder begrepen de kosten die zijn gemaakt in de procedures voor het EUIPO.
15 Het EUIPO verzoekt het Gerecht:
– „het verzoek tot nietigverklaring in zijn geheel ongegrond te verklaren”;
– verzoekster te verwijzen in de kosten.
16 Interveniënte concludeert tot:
– verwerping van het beroep;
– „handhaving van de bestreden beslissing”.
In rechte
17 Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster in wezen twee middelen aan: ten eerste, schending van artikel 54, lid 2, van verordening nr. 207/2009 en, ten tweede, onjuiste beoordeling van het verwarringsgevaar in de zin van artikel 53, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009, juncto artikel 8, lid 1, onder b), van diezelfde verordening.
Eerste middel: schending van artikel 54, lid 2, van verordening nr. 207/2009
18 Verzoekster komt op tegen de vaststelling van de kamer van beroep dat BSkyB vóór 21 maart 2007 geen kennis had van het gebruik van het litigieuze merk, in de zin van artikel 54, lid 2, van verordening nr. 207/2009 en pas vanaf 2 april 2007 daarvan kennis heeft gekregen.
19 Verzoekster benadrukt in wezen dat, tot op het tijdstip van indiening van de vordering tot nietigverklaring, het litigieuze merk sinds 1998 op normale en consistente wijze was gebruikt in de lidstaten van de Europese Unie, waaronder het Verenigd Koninkrijk, en dus gedurende ongeveer veertien jaar had bestaan naast de oudere merken van BSkyB. Volgens haar is deze periode ongeveer elf jaar indien rekening wordt gehouden met de periode tussen de datum van inschrijving ervan als Uniemerk, zijnde 2 mei 2001, en de datum van indiening van de vordering tot nietigverklaring, zijnde 21 maart 2012, die steunt op het bestaan van verwarringsgevaar tussen de conflicterende merken. BSkyB heeft dat risico evenwel niet als voldoende reden beschouwd om eerder juridisch actie te ondernemen en om een vordering tot nietigverklaring van het litigieuze merk in te dienen, hetzij na de vordering tot vervallenverklaring van 23 maart 2007, hetzij na 2 april 2007, dat wil zeggen toen verzoekster het gebruik van dat merk heeft bewezen en BSkyB in elk geval van dat gebruik kennis heeft gekregen. In casu is bijgevolg voldaan aan de voorwaarden van artikel 54, lid 2, van verordening nr. 207/2009. Verzoekster preciseert dat, hoewel het haar in beginsel toekomt om te bewijzen dat BSkyB kennis had van het gebruik van het litigieuze merk, het voor haar zeer moeilijk, zo niet onmogelijk is dit bewijs te leveren omdat dit tot de interne administratie van BSkyB behoort. Dat bewijs of het vermoeden van deze kennis kan echter ook worden gebaseerd op objectieve omstandigheden, zoals een commerciële relatie of nauwe concurrentie die wordt aangetoond aan de hand van, bijvoorbeeld, het feit dat de door de conflicterende merken aangeduide waren en diensten naast elkaar zijn aangeboden op dezelfde vakbeurs. Er zijn immers talrijke feiten en omstandigheden, die deels naar voren zijn gebracht in de loop van de procedures voor het EUIPO, op basis waarvan kan worden besloten dat BSkyB wel kennis moest hebben van het litigieuze merk.
[omissis]
27 Het EUIPO en interveniënte betwisten verzoeksters argumenten en concluderen tot afwijzing van het onderhavige middel. In dit verband werpt interveniënte niet-ontvankelijkheid op van de bewijzen die verzoekster voor het eerst voor het Gerecht heeft overgelegd.
28 Het Gerecht herinnert eraan dat in casu vaststaat dat verzoekster, nadat BSkyB op 23 maart 2007 een vordering tot vervallenverklaring van het litigieuze merk had ingesteld, de eerste bewijsstukken van het gebruik van dat merk op 2 april 2007 heeft overgelegd. Bovendien heeft BSkyB de vordering tot nietigverklaring ingesteld op 21 maart 2012, dat wil zeggen minder dan vijf jaar te rekenen vanaf deze eerste overlegging van het bewijs van het gebruik.
29 Partijen zijn het evenwel erover oneens of aan BSkyB moet worden tegengeworpen dat de in artikel 54, lid 2, van verordening nr. 207/2009 gestelde termijn van rechtsverwerking wegens gedogen is verstreken doordat zij minstens vóór 21 maart 2007 kennis had van het gebruik van het merk.
30 Volgens vaste rechtspraak kan, in geval van gebruik van een jonger merk dat gelijk is aan of verwarrend overeenstemt met het oudere merk, de termijn van rechtsverwerking wegens gedogen slechts ingaan wanneer is voldaan aan vier voorwaarden. Ten eerste moet het jongere merk zijn ingeschreven, ten tweede moet de houder ervan dat merk te goeder trouw hebben ingeschreven, ten derde moet het gebruikt zijn in de lidstaat waar het oudere merk wordt beschermd en, ten vierde en ten slotte, moet de houder van het oudere merk kennis hebben van het gebruik van dat merk na inschrijving ervan [arresten van 28 juni 2012, Basile en I Marchi Italiani/BHIM – Osra (B. Antonio Basile 1952), T‑134/09, EU:T:2012:328, punt 30, en 23 oktober 2013, SFC Jardibric/BHIM – Aqua Center Europe (AQUA FLOW), T‑417/12, EU:T:2013:550, punt 19; zie ook naar analogie arrest van 22 september 2011, Budějovický Budvar, C‑482/09, Jurispr., EU:C:2011:605, punten 54 en 56‑58].
31 Tevens volgt uit die rechtspraak dat artikel 54, lid 2, van verordening nr. 207/2009 tot doel heeft, de houders van oudere merken die het gebruik van een jonger Uniemerk gedurende vijf opeenvolgende jaren met kennis van zaken hebben gedoogd, te bestraffen door hen voor dat merk de mogelijkheid te ontnemen om nog vorderingen tot nietigverklaring en oppositie in te stellen. Deze bepaling beoogt dus het belang van de merkhouder om de wezenlijke functie van zijn merk te handhaven, af te wegen tegen het belang van de andere marktdeelnemers om te beschikken over tekens om hun waren en diensten aan te duiden. Deze doelstelling impliceert dat de houder van een ouder merk met het oog op het behoud van deze wezenlijke functie in staat moet zijn om zich te verzetten tegen het gebruik van een jonger merk dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk. Pas wanneer de houder van het oudere merk kennis krijgt van het gebruik van het jongere Uniemerk, heeft hij immers de mogelijkheid om het niet te gedogen en dus om zich ertegen te verzetten of om nietigheid ervan te vorderen, en begint de termijn van rechtsverwerking wegens gedogen dus te lopen (zie in die zin arresten B. Antonio Basile 1952, punt 30 supra, EU:T:2012:328, punten 32 en 33, en AQUA FLOW, punt 30 supra, EU:T:2013:550, punten 20 en 21; zie ook in die zin en naar analogie arrest Budějovický Budvar, punt 30 supra, EU:C:2011:605, punten 46‑48).
32 Uit een teleologische uitlegging van artikel 54, lid 2, van verordening nr. 207/2009 volgt dus dat de relevante datum voor de berekening van de aanvang van de rechtsverwerkingstermijn deze is waarop kennis is gekregen van het gebruik van het jongere merk (zie in die zin arrest B. Antonio Basile 1952, punt 30 supra, EU:T:2012:328, punt 33).
33 Zoals de kamer van beroep juist heeft vastgesteld in punt 22 van de bestreden beslissing, vereist deze uitlegging ook dat de houder van het jongere merk het bewijs levert dat de houder van het oudere merk daadwerkelijk kennis heeft van het gebruik van dat merk aangezien de houder van het oudere merk anders niet in staat is zich te verzetten tegen het gebruik van het jongere merk. Zoals het EUIPO terecht aanvoert, moet in dit verband immers rekening worden gehouden met de analoge regel van rechtsverwerking wegens gedogen van artikel 9, lid 1, van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), vervangen door artikel 9, lid 1, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 299, blz. 25), waaromtrent in de elfde overweging van deze richtlijn (overweging 12 van richtlijn 2008/95) wordt gepreciseerd dat deze grond van rechtsverwerking geldt wanneer de houder van het oudere merk „geruime tijd bewust het gebruik heeft gedoogd”, dat wil zeggen „vrijwillig” of „met kennis van zaken” (zie in die zin arrest Budějovický Budvar, punt 30 supra, EU:C:2011:605, punten 46 en 47, en conclusie van advocaat-generaal Trstenjak in de zaak Budějovický Budvar, C‑482/09, Jurispr., EU:C:2011:46, punt 82). Vastgesteld dient te worden dat deze beoordeling mutatis mutandis geldt voor artikel 54, lid 2, van verordening nr. 207/2009, waarvan de bewoordingen gelijk zijn aan die van artikel 9, lid 1, van richtlijnen 89/104 en 2008/95.
34 Bijgevolg kan niet worden ingestemd met verzoeksters argumenten waarmee zij in wezen beoogt aan te voeren dat het volstaat te bewijzen dat BSkyB potentieel kennis had van het gebruik van het litigieuze merk of overeenstemmende aanwijzingen te verschaffen die het bestaan van een dergelijke kennis doen vermoeden.
35 Evenwel dient te worden onderzocht of verzoekster niettemin heeft aangetoond dat BSkyB niet later dan 21 maart 2007 daadwerkelijk kennis had van het gebruik van het litigieuze merk.
36 Zoals interveniënte terecht vordert, moeten van meet af aan de bijlagen bij het verzoekschrift die verzoekster voor het eerst voor het Gerecht heeft overgelegd, niet-ontvankelijk worden verklaard. Uit artikel 65, lid 2, van verordening nr. 207/2009 vloeit immers voort dat het Gerecht de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep van het EUIPO moet beoordelen door de toepassing van het Unierecht door deze kamers te toetsen in het licht van, met name, de aan deze kamers aangedragen feitelijke elementen. Feiten die de partijen niet voor de instanties van het EUIPO hebben aangedragen, kunnen dus niet meer worden aangedragen in het stadium van het beroep bij het Gerecht en het Gerecht kan de feitelijke omstandigheden niet heronderzoeken tegen de achtergrond van de voor hem voor het eerst overgelegde bewijzen, tenzij het gaat om feiten die krachtens artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009 door de instanties van het EUIPO ambtshalve hadden moeten worden onderzocht [zie in die zin arrest van 10 november 2011, LG Electronics/BHIM, C‑88/11 P, EU:C:2011:727, punten 23‑26 en aldaar aangehaalde rechtspraak; 24 november 2005, Sadas/BHIM – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Jurispr., EU:T:2005:420, punt 19, en 12 december 2014, Wilo/BHIM (Pioneering for You), T‑601/13, EU:T:2014:1067, punt 12]. In casu vallen de nieuwe feitelijke elementen en bewijzen die verzoekster heeft overgelegd, met inbegrip van de omzetcijfers en catalogi, onder haar eigen verantwoordelijkheid en kan zij niet aanvoeren dat zij ambtshalve hadden moeten worden onderzocht. Deze elementen kunnen derhalve niet afdoen aan de rechtmatigheid van de bestreden beslissing en moeten buiten beschouwing worden gelaten, zonder dat hun bewijskracht behoeft te worden onderzocht.
37 Bovendien dient te worden vastgesteld dat de kamer van beroep de door verzoekster in de procedure voor het EUIPO overgelegde bewijselementen niet onjuist heeft beoordeeld (punten 21 en 22 van de bestreden beslissing), aangezien het aan verzoekster stond om aan te tonen dat BSkyB daadwerkelijk kennis had van het gebruik van het litigieuze merk en niet alleen op de hoogte was van de inschrijving van dat merk (zie punt 30 hierboven). Met haar argumenten poogt verzoekster echter daadwerkelijke kennis van BSkyB van dat gebruik juist af te leiden uit de bewezen kennis van de loutere inschrijving van het litigieuze merk of uit bepaalde aanwijzingen die volgens verzoekster kennis van het gebruik doen vermoeden, waaronder de door BSkyB ontwikkelde proactieve strategie om haar merken te beschermen tegen gelijke of overeenstemmende merken met het element „sky”.
[omissis]
44 Uit alle voorgaande overwegingen volgt dat de kamer van beroep in punt 22 van de bestreden beslissing op goede grond kon besluiten dat de door verzoekster in de loop van de procedure voor het EUIPO overgelegde bewijselementen weliswaar een zeker gebruik van het litigieuze merk konden aantonen, maar onvoldoende waren om te bewijzen dat BSkyB vóór 21 maart 2007 daadwerkelijk kennis had van dat gebruik.
[omissis]
47 Bijgevolg moet het eerste middel ongegrond worden verklaard.
Tweede middel: schending van artikel 53, lid 1, onder a), juncto artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009
[omissis]
62 Derhalve dient ook het tweede middel inzake schending van artikel 53, lid 1, onder a), juncto artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 te worden afgewezen.
63 Gelet op de hoofdvordering van het EUIPO, die aldus moet worden begrepen dat het EUIPO het Gerecht verzoekt de rechtmatigheid van de bestreden beslissing te bevestigen (zie punt 63 van de memorie van antwoord), en die van interveniënte, dient het beroep bijgevolg in zijn geheel te worden verworpen.
Kosten
64 Volgens artikel 134, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, voor zover dat is gevorderd.
65 Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het EUIPO te worden verwezen in de kosten.
66 Aangezien interveniënte niet heeft geconcludeerd wat betreft de kosten, moet zij worden verwezen in haar eigen kosten, overeenkomstig artikel 138, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering.
HET GERECHT (Vierde kamer),
rechtdoende, verklaart:
1) Het beroep wordt verworpen.
2) Tronios Group International BV zal haar eigen kosten dragen alsook die van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO).
3) Sky plc zal haar eigen kosten dragen.
Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 20 april 2016.
ondertekeningen