Asunto T‑77/15

(Publicación por extractos)

Tronios Group International BV

contra

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de nulidad — Marca denominativa de la Unión Europea SkyTec — Marca nacional denominativa anterior SKY — Motivo de denegación relativo — Caducidad por tolerancia — Artículo 54, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 — Riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009»

Sumario — Sentencia del Tribunal General (Sala Cuarta)
de 20 de abril de 2016

1.      Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Caducidad por tolerancia — Plazo de caducidad de la acción — Inicio del cómputo

[Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, art. 54, ap. 2]

2.      Marca de la Unión Europea — Procedimiento de recurso — Recurso ante el juez de la Unión — Competencia del Tribunal General — Control de la legalidad de las resoluciones adoptadas por las Salas de Recurso — Nuevo examen de las circunstancias de hecho a la luz de pruebas no presentadas con anterioridad ante los órganos de la Oficina — Exclusión

[Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, arts. 65, ap. 2, y 76, ap. 1]

1.      Son cuatro los requisitos que deben concurrir para que comience a correr el plazo de caducidad por tolerancia en caso de uso de una marca posterior idéntica a la marca anterior o tan similar que se preste a confusión. En primer lugar, la marca posterior debe registrarse; en segundo lugar, la presentación de la solicitud de su registro debe haber sido efectuada de buena fe por su titular; en tercer lugar, debe ser utilizada en el Estado miembro en el que la marca anterior esté protegida, y, por último, en cuarto lugar, el titular de la marca anterior debe tener conocimiento del uso de esta marca posterior una vez registrada.

El artículo 54, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, sobre la marca comunitaria, tiene por objeto sancionar a los titulares de marcas anteriores que han tolerado el uso de una marca posterior de la Unión Europea durante cinco años consecutivos, conociendo ese uso, con la pérdida de las acciones de nulidad y de oposición frente a dicha marca. Este precepto, por lo tanto, pretende conseguir un equilibrio adecuado entre el interés del titular de la marca en salvaguardar la función esencial de ésta y el de los demás operadores económicos en emplear signos que pueden designar sus productos y servicios. Este objetivo implica que, para proteger esa función esencial, el titular de la marca anterior debe hallarse en condiciones de oponerse al uso de una marca posterior idéntica o similar a la suya. En efecto, sólo desde el momento en que el titular de la marca anterior conoce el uso de la marca posterior de la Unión tiene la posibilidad de no tolerarlo y, por lo tanto, de oponerse a ella o solicitar la nulidad de la marca posterior, con lo que, en consecuencia, comienza a correr el plazo de caducidad por tolerancia.

Se desprende por lo tanto de una interpretación teleológica del artículo 54, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 que la fecha pertinente que permite calcular el inicio del plazo de caducidad es la del conocimiento del uso de la marca posterior.

Esta interpretación exige que el titular de la marca posterior aporte la prueba de que existe un conocimiento efectivo del uso de dicha marca por parte del titular de la marca anterior, a falta de la cual este último no estaría en situación de oponerse al uso de la marca posterior. En efecto, a este respecto, debe tenerse en cuenta la norma análoga de caducidad por tolerancia recogida en el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 89/104 del Consejo en materia de marcas, sustituido por el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 2008/95 en materia de marcas, norma respecto a la cual el undécimo considerando de dicha Directiva (el considerando 12 en la Directiva 2008/95) precisa que este motivo de caducidad es aplicable cuando el titular de la marca anterior ha tolerado el uso de una marca posterior a la suya «con conocimiento de causa durante un largo período», es decir, «deliberada» o «conscientemente». Debe señalarse que esta apreciación se aplica mutatis mutandis al artículo 54, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, cuyo tenor reitera el del artículo 9, apartado 1, de las Directivas 89/104 y 2008/95.

(véanse los apartados 30 a 33)

2.      Véase el texto de la resolución.

(véase el apartado 36)