Edizione provvisoria

Causa T‑77/15

(pubblicazione per estratto)

Tronios Group International BV

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea SkyTec – Marchio nazionale denominativo anteriore SKY – Impedimento relativo alla registrazione – Preclusione per tolleranza – Articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009»

Massime – Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 20 aprile 2016

1.      Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Preclusione per tolleranza – Termine di decadenza – Dies a quo

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 54, § 2)

2.      Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Controllo sulla legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso – Riesame delle circostanze di fatto alla luce di prove non presentate in precedenza dinanzi agli organi dell’Ufficio – Esclusione

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 65, § 2, e 76, § 1)

1.      Per far decorrere il termine di preclusione per tolleranza in caso di uso di un marchio posteriore identico al marchio anteriore o talmente simile da creare confusione, devono essere soddisfatte quattro condizioni. In primo luogo, il marchio posteriore deve essere registrato; in secondo luogo, il suo deposito da parte del titolare deve essere avvenuto in buona fede; in terzo luogo, esso deve essere utilizzato nello Stato membro in cui il marchio anteriore è tutelato; infine, in quarto luogo, il titolare del marchio anteriore deve essere al corrente dell’uso di tale marchio dopo la sua registrazione.

La finalità dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 sul marchio dell’Unione europea è di sanzionare i titolari dei marchi anteriori che hanno tollerato l’uso di un marchio dell’Unione europea posteriore per cinque anni consecutivi, essendo al corrente di tale uso, con la perdita delle azioni di nullità e di opposizione nei confronti di detto marchio. Tale disposizione mira a contemperare gli interessi del titolare di un marchio d’impresa a salvaguardare la funzione essenziale di quest’ultimo con l’interesse di altri operatori economici alla disponibilità di segni idonei a identificare i loro prodotti e servizi. Il predetto obiettivo implica che, per salvaguardare tale funzione essenziale, il titolare di un marchio anteriore sia in condizione di opporsi all’uso di un marchio posteriore identico al suo. Infatti, è solo dal momento in cui il titolare del marchio anteriore è a conoscenza dell’uso del marchio dell’Unione europea posteriore che egli ha la possibilità di non tollerarlo e, dunque, di opporvisi o di domandare la nullità del marchio posteriore e che, quindi, il termine di preclusione per tolleranza inizia a decorrere.

Da un’interpretazione teleologica dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 risulta, quindi, che la data di riferimento che consente di calcolare il dies a quo del termine di preclusione è quella della conoscenza dell’uso di tale marchio posteriore.

Tale interpretazione esige che il titolare del marchio posteriore fornisca la prova dell’esistenza di una conoscenza effettiva dell’uso di detto marchio da parte del titolare del marchio anteriore, senza la quale quest’ultimo non sarebbe in grado di opporsi all’uso del marchio posteriore. Infatti, a tale proposito si deve tenere conto dell’analoga regola di preclusione per tolleranza di cui all’articolo 9 paragrafo 1, della direttiva 89/104 sui marchi, sostituita dall’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2008/95 sui marchi, proposito della quale l’undicesimo considerando di detta direttiva (il considerando 12 della direttiva 2008/95) precisa che tale motivo di preclusione è applicabile qualora il titolare del marchio anteriore «ne abbia coscientemente tollerato l’uso per un lungo periodo», ossia «deliberatamente» o «con cognizione di causa». Si deve constatare che tale valutazione si applica mutatis mutandis all’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 il cui testo corrisponde a quello dell’articolo 9, paragrafo 1, delle direttive 89/104 e 2008/95.

(v. punti 30‑33)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punto 36)