Wydanie tymczasowe

Sprawa T‑77/15

(publikacja fragmentów)

Tronios Group International BV

przeciwko

Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Słowny unijny znak towarowy SkyTec – Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy SKY – Względna podstawa odmowy rejestracji – Utrata roszczenia w wyniku tolerowania – Artykuł 54 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009

Streszczenie – wyrok Sądu (czwarta izba) z dnia 20 kwietnia 2016 r.

1.      Znak towarowy Unii Europejskiej – Zrzeczenie się, wygaśnięcie i unieważnienie – Utrata roszczenia w wyniku tolerowania – Termin zawity – Rozpoczęcie biegu terminu

(rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 54 ust. 2)

2.      Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie odwoławcze – Skarga do sądu Unii – Właściwość Sądu – Kontrola zgodności z prawem decyzji izb odwoławczych – Ponowne badanie okoliczności faktycznych w świetle dowodów nieprzedstawionych wcześniej przed instancjami Urzędu – Wyłączenie

(rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 65 ust. 2, art. 76 ust. 1)

1.      Aby termin utraty roszczenia w wyniku tolerowania używania późniejszego znaku towarowego identycznego ze znakiem wcześniejszym lub łudząco do niego podobnego mógł rozpocząć swój bieg, konieczne jest spełnienie czterech przesłanek. Po pierwsze, późniejszy znak towarowy musi być zarejestrowany, po drugie, zgłaszając go do rejestracji, jego właściciel powinien działać w dobrej wierze, po trzecie, znak musi być używany w państwie członkowskim, w którym chroniony jest znak wcześniejszy, i wreszcie po czwarte, właściciel wcześniejszego znaku towarowego musi wiedzieć o fakcie używania późniejszego znaku towarowego po uzyskaniu rejestracji.

Celem art. 207 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej jest ukaranie właścicieli wcześniejszych znaków towarowych, którzy z pełną świadomością przez kolejne pięć lat tolerowali używanie późniejszego unijnego znaku towarowego, poprzez pozbawienie ich możliwości domagania się unieważnienia prawa do takiego znaku lub sprzeciwienia się takiemu używaniu. Przepis ten ma zatem na celu zrównoważenie interesów właściciela znaku towarowego w zachowaniu podstawowej funkcji znaku z interesami innych uczestników obrotu gospodarczego co do możliwości dysponowania oznaczeniami mogącymi określać ich towary i usługi. Wspomniany cel zakłada, dla zagwarantowania podstawowej funkcji znaku, że właściciel wcześniejszego znaku towarowego powinien być w stanie sprzeciwić się używaniu późniejszego znaku towarowego identycznego z jego własnym. Dopiero bowiem z chwilą, gdy właściciel wcześniejszego znaku towarowego dowie się o używaniu późniejszego unijnego znaku towarowego, może on uznać, że nie godzi się na tolerowanie tego używania i sprzeciwić się mu bądź domagać się unieważnienia prawa do późniejszego znaku towarowego. Dopiero więc z tą chwilą termin utraty roszczenia w wyniku tolerowania używania rozpoczyna swój bieg.

Z wykładni celowościowej art. 54 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 wynika bowiem, że właściwą datą dla ustalenia momentu rozpoczęcia biegu terminu utraty roszczenia jest data dowiedzenia się o używaniu późniejszego znaku towarowego.

Wykładania ta wymaga, aby właściciel późniejszego znaku towarowego udowodnił, że właściciel wcześniejszego znaku towarowego rzeczywiście wiedział o używaniu tego znaku towarowego, gdyż w braku takiej wiedzy właściciel wcześniejszego znaku towarowego nie byłby w stanie sprzeciwić się używaniu późniejszego znaku towarowego. Należy bowiem w tym zakresie uwzględnić analogiczną zasadę utraty roszczenia w wyniku tolerowania, o której mowa w art. 9 ust. 1 dyrektywy 89/104 o znakach towarowych, zastąpionym przez art. 9 ust. 1 dyrektywy 2008/95, w odniesieniu do której w motywie jedenastym wspomnianej dyrektywy (motyw 12 dyrektywy 2008/95) wyjaśniono, że owa podstawa utraty roszczenia znajduje zastosowanie w sytuacji gdy właściciel wcześniejszego znaku towarowego „świadomie tolerował jego używanie przez dość długi okres czasu”, czyli „umyślnie” lub „posiadając wiedzę o danym stanie rzeczy”. Należy stwierdzić, że powyższa ocena zachowuje, mutatis mutandis, aktualność w przypadku art. 54 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009, którego treść odpowiada treści art. 9 ust. 1 dyrektyw 89/104 i 2008/95.

(por. pkt 30–33)

2.      Zobacz tekst orzeczenia.

(por. pkt 36)