Edição provisória
Processo T‑77/15
(publicação por excertos)
Tronios Group International BV
contra
Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO)
«Marca da União Europeia — Processo de anulação — Marca nominativa da União Europeia SkyTec — Marca nominativa nacional anterior SKY — Motivo relativo de recusa — Preclusão por tolerância — Artigo 54.°, n.° 2, do Regulamento (CE) n.° 207/2009 — Risco de confusão — Artigo 8.°, n.° 1, alínea b) do Regulamento n.° 207/2009»
Sumário — Acórdão do Tribunal Geral (Quarta Secção) de 20 de abril de 2016
1. Marca da União Europeia — Renúncia, extinção e nulidade — Preclusão por tolerância — Prazo de preclusão — Início da contagem
(Regulamento n.° 207/2009 do Conselho, artigo 54.°, n.° 2)
2. Marca da União Europeia — Processo de recurso — Recurso para o tribunal da União — Competência do tribunal — Fiscalização da legalidade das decisões das câmaras de recurso — Reapreciação das circunstâncias de facto à luz das provas não apresentadas anteriormente nas instâncias de recurso do Instituto — Exclusão
(Regulamento n.° 207/2009 do Conselho, artigos 65.°, n.° 2, e 76.°, n.° 1)
1. Devem ser preenchidas quatro condições para desencadear o prazo de preclusão por tolerância em caso de uso de uma marca posterior igual à marca anterior ou a tal ponto similar que se preste a confusão. Primeiro, a marca posterior deve estar registada, segundo, o seu depósito deve ter sido feito de boa‑fé pelo seu titular, terceiro, deve ser utilizada no Estado‑Membro no qual a marca anterior está protegida e, por último, quarto, o titular da marca anterior deve ter conhecimento do uso dessa marca após o respetivo registo.
O artigo 54.°, n.° 2, do Regulamento n.° 207/2009 sobre as marcas da União Europeia visa sancionar os titulares das marcas anteriores que toleraram o uso de uma marca da União Europeia posterior durante cinco anos consecutivos, com conhecimento desse uso, com a perda das ações de anulação e de oposição contra a referida marca. Esta disposição visa assim ponderar os interesses do titular de uma marca em salvaguardar a sua função essencial e os interesses dos outros operadores económicos em disporem de sinais suscetíveis de designar os seus produtos e serviços. Este objetivo implica que, para salvaguardar essa função essencial, o titular de uma marca anterior deve estar em condições de se opor ao uso de uma marca posterior igual ou parecida com a sua. Com efeito, só a partir do momento em que o titular da marca anterior conhece o uso da marca da União Europeia posterior é que tem a possibilidade de o não tolerar e, portanto, de se lhe opor ou de pedir a anulação da marca posterior, e que o prazo de preclusão por tolerância começa a correr.
Resulta, portanto, de uma interpretação teleológica do artigo 54.°, n.° 2, do Regulamento n.° 207/2009 que a data pertinente para calcular o início do prazo de preclusão é a do conhecimento do uso da marca posterior.
Esta interpretação exige que o titular da marca posterior faça prova de que o titular da marca anterior tinha o conhecimento efetivo do uso da referida marca, sem o qual aquele não estaria em condições de se opor ao uso da marca posterior. Com efeito, a este respeito, deve ser tida em conta a norma análoga de preclusão por tolerância prevista no artigo 9.°, n.° 1, da Diretiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de dezembro de 1988, substituído pelo artigo 9.°, n.° 1, da Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, sobre as marcas, relativamente ao qual o décimo primeiro considerando da dita diretiva (considerando 12 da Diretiva 2008/95) precisa que este motivo de preclusão é aplicável quando o titular da marca anterior «tiver conscientemente tolerado o uso durante um longo período», o que significa «intencionalmente» ou «com conhecimento de causa». Impõe‑se constatar que esta apreciação se aplica mutatis mutandis ao artigo 54.°, n.° 2, do Regulamento n.° 207/2009, cujo teor corresponde ao do artigo 9.°, n.° 1, das Diretivas 89/104 e 2008/95.
(cf. n.os 30‑33)
2. V. texto da decisão.
(cf. n.° 36)