Preliminär utgåva

Mål T‑77/15

(publicering i utdrag)

Tronios Group International BV

mot

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

”EU-varumärke – Ogiltighetsförfarande – EU-ordmärket SkyTec – Det äldre nationella ordmärket SKY – Relativt registreringshinder – Rättighetsförlust till följd av passivitet – Artikel 54.2 i förordning (EG) nr 207/2009 – Risk för förväxling – Artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009”

Sammanfattning – Tribunalens dom (fjärde avdelningen) av den 20 april 2016

1.      EU-varumärke – Avstående, upphävande och ogiltighet – Rättighetsförlust till följd av passivitet – Frist för rättighetsförlust – Den tidpunkt då fristen börjar löpa

(Rådets förordning nr 207/2009, artikel 54.2)

2.      EU-varumärke – Överklagande – Överklagande till unionsdomstolen – Tribunalens behörighet – Prövning av lagenligheten av överklagandenämndernas beslut – Omprövning av sakomständigheterna mot bakgrund av bevisning som inte tidigare åberopats vid EUIPO – Omfattas inte

(Rådets förordning nr 207/2009, artiklarna 65.2 och 76.1)

1.      Fyra villkor ska vara uppfyllda för att fristen för rättighetsförlust till följd av passivitet ska börja löpa, i de fall det föreligger användning av ett yngre varumärke som antingen är identiskt med det äldre varumärket eller som är så likt detta att det finns risk för förväxling. För det första måste det yngre varumärket vara registrerat, för det andra måste innehavaren av det yngre varumärket ha gjort ansökan i god tro, för det tredje måste varumärket användas i den medlemsstat där det äldre varumärket är skyddat och slutligen, för det fjärde, måste innehavaren av det äldre varumärket ha varit medveten om användningen av detta varumärke efter dess registrering.

Artikel 54.2 i förordning nr 207/2009 om EU-varumärken ska utgöra en sanktionsåtgärd gentemot de innehavare av äldre varumärken som förhållit sig passiva till att ett yngre EU-varumärke använts under en sammanhängande femårsperiod, men som varit medvetna om denna användning, genom att de går miste om rätten att ansöka om ogiltighetsförklaring av och framställa invändningar mot detta varumärke. Denna bestämmelse syftar sålunda till att varumärkesinnehavarens intresse av att varumärkets grundläggande funktion bevaras ska vägas mot andra ekonomiska aktörers intresse av att kännetecken som kan beteckna deras varor eller tjänster hålls fria. Detta syfte förutsätter att innehavaren av ett äldre varumärke, för att bevara denna grundläggande funktion, kan motsätta sig bruk av ett yngre varumärke som är identiskt med eller liknar det äldre varumärket. Det är nämligen endast från den tidpunkt då innehavaren av det äldre varumärket känner till bruket av det yngre EU-varumärket som han eller hon kan välja att inte tolerera detta bruk och motsätta sig detsamma eller ansöka om ogiltighetsförklaring av det yngre varumärket, varvid tidsfristen för rättighetsförlust till följd av passivitet börjar löpa.

Enligt en teleologisk tolkning av artikel 54.2 i förordning nr 207/2009 ska den relevanta tidpunkten vid vilken fristen för rättighetsförlust börjar löpa vara den när vederbörande blir medveten om varumärkets användning.

Denna tolkning kräver att innehavaren av det yngre varumärket framlägger bevis för att innehavaren av det äldre varumärket faktiskt var medveten om att det förstnämnda varumärket används, varvid avsaknad av sådan medvetenhet innebär att innehavaren av det äldre varumärket inte kan motsätta sig användning av det yngre varumärket. Det är nämligen nödvändigt att beakta den analoga regel om rättighetsförlust till följd av passivitet som avses i artikel 9.1 i direktiv 89/104 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar, vilken ersatts av artikel 9.1 i direktiv 2008/95 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar, med avseende på vilken det elfte skälet i nämnda direktiv (skäl 12 i direktiv 2008/95) preciserar att detta skäl för rättighetsförlust är tillämpligt när innehavaren av det äldre varumärket ”i vetskap därom har tillåtit användning … under en längre tid”, det vill säga ”avsiktligen” eller ”med full kännedom om omständigheterna”. Tribunalen konstaterar att denna bedömning är tillämplig med nödvändig anpassning på artikel 54.2 i förordning nr 207/2009 vars lydelse motsvarar lydelsen av artikel 9.1 i direktiven 89/104 och 2008/95.

(se punkterna 30–33)

2.      Se domen.

(se punkt 36)