Zaak T‑518/13

Future Enterprises Pte Ltd

tegen

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie

„Uniemerk – Nietigheidsprocedure – Uniewoordmerk MACCOFFEE – Ouder Uniewoordmerk McDONALD’S – Artikel 53, lid 1, onder a), en artikel 8, lid 5, van verordening (EG) nr. 207/2009 – Merkenfamilie – Voordeel dat ongerechtvaardigd wordt gehaald uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk – Nietigverklaring”

Samenvatting – Arrest van het Gerecht (Eerste kamer) van 5 juli 2016

1.      Uniemerk – Afstand, verval en nietigheid – Relatieve nietigheidsgronden – Bestaan van een ouder gelijk of overeenstemmend merk dat bekend is – Uitbreiding van de bescherming van het oudere bekende merk tot niet-soortgelijke waren of diensten – Voorwaarden

[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 5, en 53, lid 1, a)]

2.      Uniemerk – Afstand, verval en nietigheid – Relatieve nietigheidsgronden – Bestaan van een ouder gelijk of overeenstemmend merk dat bekend is – Uitbreiding van de bescherming van het oudere bekende merk tot niet-soortgelijke waren of diensten – Voorwaarde – Verband tussen de merken – Beoordelingscriteria

[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 5, en 53, lid 1, a)]

3.      Uniemerk – Afstand, verval en nietigheid – Relatieve nietigheidsgronden – Bestaan van een ouder gelijk of overeenstemmend merk dat bekend is – Woordmerken MACCOFFEE en McDONALD’S

[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 5, en 53, lid 1, a)]

4.      Uniemerk – Afstand, verval en nietigheid – Relatieve nietigheidsgronden – Bestaan van een ouder gelijk of overeenstemmend merk dat bekend is – Uitbreiding van de bescherming van het oudere bekende merk tot niet-soortgelijke waren of diensten – Voorwaarde – Verband tussen de merken – Beoordelingscriteria – Bestaan van een familie van oudere merken – Voorwaarden

[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 5, en 53, lid 1, a)]

5.      Uniemerk – Afstand, verval en nietigheid – Behandeling van het verzoek – Bewijs van het gebruik van de oudere merken die een merkenfamilie kunnen vormen – Daadwerkelijk gebruik – Beoordelingscriteria

[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 42, lid 2, 57, lid 2, en 78, lid 1, f); verordening nr. 2868/95 van de Commissie, art. 1, regels 22, lid 4, en 40, lid 6]

6.      Uniemerk – Afstand, verval en nietigheid – Relatieve nietigheidsgronden – Bestaan van een ouder gelijk of overeenstemmend merk dat bekend is – Uitbreiding van de bescherming van het oudere bekende merk tot niet-soortgelijke waren of diensten – Voorwaarden – Voordeel dat ongerechtvaardigd wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk – Beoordelingscriteria

[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 5, en 53, lid 1, a)]

7.      Uniemerk – Afstand, verval en nietigheid – Relatieve nietigheidsgronden – Bestaan van een ouder gelijk of overeenstemmend merk dat bekend is – Uitbreiding van de bescherming van het oudere bekende merk tot niet-soortgelijke waren of diensten – Voorwaarden – Voordeel dat ongerechtvaardigd wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk – Begrip

[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 5, en 53, lid 1, a)]

8.      Uniemerk – Afstand, verval en nietigheid – Relatieve nietigheidsgronden – Bestaan van een ouder gelijk of overeenstemmend merk dat bekend is – Uitbreiding van de bescherming van het oudere bekende merk tot niet-soortgelijke waren of diensten – Door de houder te leveren bewijzen – Ernstig toekomstig gevaar voor ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk

[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 5, en 53, lid 1, a)]

1.      Zie de tekst van de beslissing.

(cf. punten 14, 15)

2.      Zie de tekst van de beslissing.

(cf. punten 20, 21, 37)

3.      Er bestaat een ernstig gevaar dat door het gebruik zonder geldige reden van het woordmerk MACCOFFEE, dat is ingeschreven als Uniemerk voor waren van de klassen 29, 30 en 32 in de zin van de Overeenkomst van Nice, ongerechtvaardigd voordeel wordt gehaald uit de reputatie van het oudere woordmerk McDONALD’S, dat eerder werd ingeschreven als Uniemerk voor waren en diensten van de klassen 29, 30, 32 en 42 in de zin van deze Overeenkomst.

Het merk McDONALD’S geniet in de Unie aanzienlijke bekendheid voor fastfoodrestaurantdiensten. De bekendheid ervan strekt zich uit tot de kenmerkende elementen van de merkenfamilie „Mc”. Het merk McDONALD’S is immers het basismerk van de familie, waarmee alle afgeleide merken verband houden door een gemeenschappelijk kenmerk, namelijk het voorvoegsel „mc”, en waarvan zij zich alle onderscheiden door eenzelfde soort slotelement, dat verwijst naar een van de voedingsmiddelen op het menu van de fastfoodrestaurants. Bijgevolg had het voorvoegsel „mc” een eigen onderscheidend vermogen verkregen voor fastfoodrestaurantdiensten en waren op het menu van fastfoodrestaurants, minstens op een deel van het grondgebied van de Unie, zodat dit voorvoegsel geschikt is om het bestaan van een merkenfamilie te kenmerken.

Het merk MACCOFFEE, dat begripsmatig overeenstemt met het merk McDONALD’S en dezelfde structuur overneemt, kan in verband worden gebracht met de merkenfamilie „Mc”.

De diensten en waren waarvoor de conflicterende merken zijn ingeschreven, zijn in zekere mate soortgelijk, omdat zij nauw verbonden zijn.

Dienaangaande kan het relevante publiek, namelijk het grote publiek in de Unie, of een substantieel deel ervan, mentaal een verband leggen tussen de conflicterende merken, aangezien het kan worden aangetrokken door het feit dat het betwiste merk nagenoeg hetzelfde voorvoegsel heeft en dezelfde structuur als het merk McDONALD’S overneemt, en dat merk kan associëren met de merkenfamilie „Mc”.

(cf. punten 31, 63, 64, 67, 85, 99, 101, 102, 104, 105 en 108)

4.      Of het betrokken publiek een verband legt tussen de merken, moet globaal worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Een van de relevante factoren in dit verband is het bestaan van een familie van oudere merken. In het geval dat de vordering tot nietigverklaring van een merk is gebaseerd op het bestaan van verschillende oudere merken die gemeenschappelijke kenmerken bezitten waardoor zij kunnen worden geacht deel uit te maken van eenzelfde familie, kan het verband dat het betrokken publiek legt tussen het merk waarvan om nietigverklaring wordt verzocht en de oudere merken immers voortvloeien uit het feit dat het eerste merk kenmerken heeft op basis waarvan het in verband kan worden gebracht met de uit de oudere merken bestaande familie. Verschillende merken bezitten eigenschappen waardoor zij kunnen worden geacht deel uit te maken van eenzelfde „familie”, wanneer deze onder meer ofwel eenzelfde onderscheidend element hebben waaraan een grafisch of verbaal element is toegevoegd waardoor zij zich onderling van elkaar onderscheiden, ofwel worden gekenmerkt door de herhaling van een voorvoegsel of een achtervoegsel uit een basismerk. Bij gebreke van gebruik van een voldoende aantal merken die een familie kunnen vormen, kan het betrokken publiek niet worden geacht gemeenschappelijke kenmerken in die familie waar te nemen en een verband te leggen tussen deze familie en een ander merk dat elementen bevat die op deze kenmerken lijken. Opdat het betrokken publiek een verband kan leggen tussen een merk waarvan om nietigverklaring wordt verzocht en een „familie” van oudere merken, is dus vereist dat de merken die deel uitmaken van deze „familie” op de markt aanwezig zijn. Het staat dus aan de houder van de oudere merken, die verzoekt om nietigverklaring van het jongere Uniemerk, om het bewijs te leveren van het daadwerkelijke gebruik van een voldoende aantal oudere merken, die een „familie” van merken kunnen vormen, en dus aan te tonen dat deze familie bestaat, met het oog op de beoordeling of het betrokken publiek een verband legt tussen het merk waarvan om nietigverklaring wordt verzocht en de oudere merken waaruit deze „familie” bestaat of zelfs alleen tussen het merk waarvan om nietigverklaring wordt verzocht en het oudere basismerk van deze „familie”.

(cf. punten 42‑45)

5.      Bij het onderzoek of de merken die een merkenfamilie kunnen vormen, daadwerkelijk zijn gebruikt, moet een globale beoordeling van de overgelegde gegevens worden verricht, rekening houdend met alle relevante factoren van het geval. Bij een dergelijke beoordeling moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie van de merken reëel is, in het bijzonder de wijzen van gebruik ervan die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door deze merken beschermde waren of diensten marktaandelen te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van de merken. Het daadwerkelijke gebruik van de merken kan niet worden aangetoond op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens, maar moet berusten op concrete en objectieve gegevens. Uit regel 22, lid 4, van verordening nr. 2868/95 tot uitvoering van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk, die overeenkomstig regel 40, lid 6, van die verordening mutatis mutandis van toepassing is op nietigheidsprocedures, blijkt echter dat het bewijs van het gebruik in beginsel alleen bestaat uit overlegging van tot staving dienende stukken en voorwerpen, zoals verpakkingen, etiketten, prijslijsten, catalogi, facturen, foto’s, krantenadvertenties en schriftelijke verklaringen die onder ede of belofte zijn afgelegd, zoals bedoeld in artikel 78, lid 1, onder f), van verordening nr. 207/2009 inzake het Uniemerk.

(cf. punten 52‑54)

6.      Zie de tekst van de beslissing.

(cf. punten 88, 93, 95)

7.      Zie de tekst van de beslissing.

(cf. punt 94)

8.      Zie de tekst van de beslissing.

(cf. punten 96, 97)