Causa T‑344/07

O2 (Germany) GmbH & Co. OHG

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo Homezone — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere distintivo — Carattere descrittivo — Art. 7, n. 1, lett. b) e lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b) e lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009]»

Massime della sentenza

1.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto — Obiettivo — Imperativo di disponibilità — Portata dell’esame

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. c)]

2.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto — Nozione

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. c)]

3.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. c)]

1.      Vietando la registrazione quale marchio comunitario di segni o indicazioni descrittivi, l’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per cui si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchio. Ai fini dell’applicazione di detta disposizione occorre esaminare se il segno in causa designi, quanto meno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti e servizi di cui trattasi.

(v. punti 20, 22)

2.      Affinché un marchio costituito da un vocabolo o da un neologismo risultante da una combinazione di elementi sia considerato descrittivo, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, un eventuale carattere descrittivo dev’essere constatato non solo per ciascuno di tali elementi, ma anche per il vocabolo stesso o per il neologismo.

Un marchio costituito da un neologismo o da un vocabolo composto da elementi, ciascuno dei quali descrittivo delle caratteristiche dei prodotti o servizi per cui viene chiesta la registrazione, è esso stesso descrittivo delle caratteristiche di tali prodotti o servizi, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, salvo che esista uno scarto percepibile tra il neologismo o il vocabolo e la semplice somma degli elementi che lo compongono. Ciò presuppone che, a causa del carattere insolito della combinazione rispetto ai detti prodotti o servizi, il neologismo o il vocabolo crei un’impressione sufficientemente diversa da quella prodotta dalla semplice unione delle indicazioni fornite dagli elementi che lo compongono, in modo tale da prevalere sulla somma di questi ultimi. A tale proposito, rileva altresì l’analisi del termine in causa alla luce delle pertinenti regole lessicali e grammaticali.

(v. punti 26-27)

3.      Non è stato dimostrato che il marchio denominativo Homezone, il quale in una delle sue possibili accezioni significa «zona del domicilio» o «zona di prossimità» e la cui registrazione come marchio comunitario è stata chiesta per i servizi di telecomunicazione della classe 38 di cui all’Accordo di Nizza, potrebbe designare un servizio di telecomunicazione rientrante in tale classe o in una delle sue caratteristiche ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, in quanto tale marchio è idoneo a designare la tariffazione ridotta del servizio di telefonia mobile per l’utente che si trovi in una zona che egli stesso ha definito, senza che sia stato precisato in che modo tale segno implichi un riferimento alla nozione di tariffa e sia quindi atto a designare un servizio di telecomunicazione caratterizzato da uno specifico modo di tariffazione. Di conseguenza, non si può ritenere che tale marchio possieda un carattere descrittivo anche per gli altri servizi rientranti nella menzionata classe 38 per il solo motivo che questi ultimi sono associati al servizio di telefonia mobile che comprende l’opzione tariffaria «homezone».

Non è stato neanche dimostrato che il marchio denominativo Homezone, di cui si chiede la registrazione per gli «apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica; corredo per il trattamento dell’informazione e gli elaboratori elettronici» della classe 9 potrebbe designare tali prodotti o una delle loro caratteristiche. Infatti, l’idoneità di tali prodotti a rendere possibile il funzionamento di un servizio di telefonia mobile caratterizzato da una tariffazione basata sulla localizzazione del beneficiario di tale servizio non è atta a dimostrare l’esistenza di un nesso diretto e concreto che il pubblico di riferimento potrebbe stabilire tra il temine «homezone», e i prodotti di cui trattasi. Pertanto, essa non è atta a provare il carattere descrittivo del segno Homezone, il cui significato è, per di più, del tutto estraneo al concetto di tariffa, rispetto a prodotti siffatti o a talune delle loro caratteristiche.

Per la stessa ragione, non è stato dimostrato che il marchio denominativo Homezone, di cui si chiede la registrazione per i «servizi di ingegneria; programmazione per computer; servizi di programmazione; elaborazione di perizie tecniche; consulenza tecnica e perizie; noleggio del corredo per il trattamento dell’informazione e di computer; progettazione tecnica e pianificazione d’apparecchi per le telecomunicazioni» della classe 42 potrebbe designare tali prodotti o una delle loro caratteristiche.

Non è stato dimostrato, infine, che il marchio denominativo Homezone, di cui si chiede la registrazione per i «servizi forniti da gestori di rete e da provider, intermediari e provider informatici, ovvero fornitura e noleggio di tempi d’accesso a banche dati; ricerche nel settore della tecnica delle comunicazioni; aggiornamento di software per banche dati; memorizzazione di dati in banche dati computerizzate; ricerche nel settore della tecnica delle comunicazioni; aggiornamento di software per banche dati; installazione, manutenzione di software per banche dati; noleggio di tempi d’accesso a dati» della classe 42 potrebbe designare tali servizi o una delle loro caratteristiche. Infatti la motivazione secondo cui tali servizi sono necessari «per raccogliere e trattare i parametri del servizio (ad esempio, la localizzazione e l’estensione della zona del domicilio determinata dall’utente) e i dati di connessione necessari per la fattura telefonica», oltre a non consentire di determinare, per ciascuna delle categorie di servizi in causa, in quale modo tali servizi siano necessari alla raccolta e al trattamento dei parametri del servizio di telefonia mobile e dei dati necessari alla fatturazione, sotto il profilo della localizzazione geografica e dell’estensione della zona del domicilio dell’utente, non è idonea a dimostrare il carattere descrittivo del segno Homezone relativamente a siffatti servizi o a talune loro caratteristiche. Da tale motivazione non risulta che il pubblico interessato percepirà immediatamente e direttamente il segno Homezone come descrittivo di una delle caratteristiche di tali servizi.

(v. punti 33, 37, 48-49, 53, 60-61, 66, 68)