Causa T‑227/09

Feng Shen Technology Co. Ltd

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario figurativo FS — Malafede del richiedente — Articolo 51, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»

Massime della sentenza

1.      Marchio comunitario — Rinuncia, decadenza e nullità — Cause di nullità assoluta — Richiedente in malafede al momento del deposito della domanda di marchio — Criteri di valutazione — Considerazione di tutti i fattori pertinenti esistenti al momento del deposito della domanda di registrazione

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 51, § 1, b)]

2.      Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione — Facoltà per il Tribunale di riformare la decisione impugnata — Limiti

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65, § 3)

1.      La malafede del richiedente, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, deve essere valutata complessivamente, tenendo conto di tutti i fattori del caso di specie, in particolare:

—        il fatto che il richiedente sappia o debba sapere che un terzo utilizza, in almeno uno Stato membro, un segno identico o simile per un prodotto identico o simile e confondibile con il segno di cui viene chiesta la registrazione;

—        l’intenzione del richiedente di impedire a tale terzo di continuare ad utilizzare un siffatto segno;

—        il grado di tutela giuridica di cui godono il segno del terzo ed il segno di cui viene chiesta la registrazione.

L’intenzione di impedire la commercializzazione di un prodotto può, in talune circostanze, caratterizzare la malafede del richiedente. Ciò si verifica in particolare qualora in più si dia il caso che il richiedente abbia fatto registrare come marchio comunitario un segno senza l’intenzione di utilizzarlo, unicamente al fine di impedire che un terzo entri nel mercato. Per contro il richiedente può del pari perseguire uno scopo legittimo nel desiderare di premunirsi dal tentativo di un terzo che con il suo recente ingresso nel mercato tenta di approfittare della reputazione del segno del richiedente. Ciò premesso, si evince che i fattori sopra elencati sono solo esemplificazioni all’interno di un insieme di elementi di cui si può tener conto agli effetti di pronunciarsi sull’eventuale malafede di un richiedente la registrazione, al momento del deposito della domanda.

(v. punti 33-36)

2.      Il potere di riforma sancito all’articolo 65, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario non ha come effetto di conferire al Tribunale la facoltà di sostituire la propria valutazione a quella della commissione di ricorso, e neppure la facoltà di procedere ad una valutazione sulla quale tale commissione non ha ancora preso posizione. Pertanto, in linea di principio, l’esercizio del potere di riforma deve essere limitato alle situazioni nelle quali il Tribunale, dopo aver controllato la valutazione compiuta dalla commissione di ricorso, sia in grado di determinare, sulla base degli elementi di fatto e di diritto accertati, quale decisione la suddetta commissione era tenuta a prendere.

(v. punto 55)