FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT
PAOLO MENGOZZI
föredraget den 23 januari 2014(1)
Mål C–591/12 P
Bimbo, SA
mot
harmoniseringsbyrån
”Överklagande – Gemenskapsvarumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket BIMBO DOUGHNUTS – Det äldre ordmärket DOGHNUTS – Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009”
1. Förevarande mål avser ett överklagande ingivet av Bimbo SA (nedan kallad klaganden) mot domen i målet Bimbo mot harmoniseringsbyrån – Panrico (BIMBO DOUGHNUTS)(2) (nedan kallad den överklagade domen) genom vilken tribunalen den 10 oktober 2012 ogillade klagandens talan mot det beslut som hade fattats av fjärde överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrån) den 7 oktober 2010(3) i ett invändningsförfarande mellan Panrico, SA (nedan kallat Panrico) och klaganden (nedan kallat det angripna beslutet).
I – Bakgrund till överklagandet
2. De faktiska omständigheterna i förevarande mål, såsom de beskrivs i den överklagade domen, återges nedan i sammanfattad form.
3. Klaganden ingav den 25 maj 2006 till harmoniseringsbyrån en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke med stöd av rådets förordning (EG) nr 40/94 i ändrad lydelse.(4) Klaganden ansökte om registrering av ordkännetecknet BIMBO DOUGHNUTS. De varor som registreringsansökan avsåg omfattas av klass 30 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning: ”Konditorivaror och bakverk, särskilt petit-chouer”. Ansökan offentliggjordes i Bulletinen för gemenskapsvarumärken den 16 oktober 2006.
4. Den 16 januari 2007 framställde Panrico en invändning mot registreringen av varumärket i ovannämnda ansökan med stöd av artikel 42 i förordning nr 40/94. Invändningen grundade sig på att ett flertal äldre ord- och figurmärken – både nationella och internationella varumärken – redan existerade. Bland dessa hade särskilt det spanska ordmärket DOGHNUTS registrerats den 18 juni 1994 för varor som omfattas av samma klass 30 och motsvarar följande beskrivning: ”Konditorivaror och … -preparat; …, runda petit-chouer …”. Grunderna för invändningen baserade sig på artikel 8.1 b och 8.5 i förordning nr 40/94.
5. Den 25 maj 2009 biföll harmoniseringsbyråns invändningsenhet invändningen. Genom det angripna beslutet fastställde fjärde överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån invändningsenhetens bedömning.
II – Förfarandet vid tribunalen och den överklagade domen
6. Genom ansökan som inkom till tribunalens kansli den 13 december 2010 yrkade klaganden i första hand att det angripna beslutet skulle ändras och att ansökan om registrering av det sökta varumärket skulle bifallas. I andra hand yrkades att detta beslut skulle ogiltigförklaras. Klaganden åberopade två grunder för sin talan där den andra grunden avsåg åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009. Genom den överklagade domen avvisade tribunalen klagandens yrkande om ändring av det angripna beslutet och registrering av det sökta varumärket samt underkände båda de åberopade grunderna i sak. Vidare ogillade tribunalen talan och förpliktade klaganden att bära sina egna rättegångskostnader samt ersätta harmoniseringsbyråns rättegångskostnader. Vad beträffar den andra grunden för talan, genom vilken klaganden bestred överklagandenämndens bedömning av risken för förväxling, bekräftade tribunalen för det första att omsättningskretsen vid denna bedömning utgjordes av den spanska genomsnittskonsumenten och att varorna i fråga var identiska. För det andra underkände tribunalen i fråga om känneteckensjämförelsen dels klagandens argument att ordet ”doughnuts” i det sökta varumärket var beskrivande och följaktligen saknade särskiljningsförmåga för den spanska allmänheten (punkterna 57–74), dels påståendet att ordet ”bimbo” hade en dominerande roll i varumärket i och med att det motsvarar ett varumärke som är känt i Spanien (punkterna 75–80). Tribunalen klargjorde i detta hänseende att, även om det konstaterades att varumärket BIMBO är av känd karaktär och att den beståndsdel som återger det därmed är den som är mest framträdande i nämnda kännetecken, skulle detta inte vara tillräckligt för att kunna inskränka bedömningen av likheten mellan de omtvistade kännetecknen till enbart denna beståndsdel, eftersom ordet ”doughnuts” inte kunde anses vara försumbart i helhetsintrycket av det sökta varumärket. För det tredje bekräftade tribunalen överklagandenämndens bedömning att det förelåg en medelhög grad av visuell och fonetisk likhet mellan de jämförda kännetecknen och att det var omöjligt att göra en jämförelse i begreppsmässigt hänseende. Slutligen vad gäller helhetsbedömningen av risken för förväxling besvarade tribunalen klagandens argument om den påstådda dominerande karaktären hos beståndsdelen ”bimbo” i det sökta varumärket genom att hänvisa till domstolens dom i målet Medion(5) och precisera i punkt 96 i den överklagade domen att ”allmänheten kan få uppfattningen att det föreligger en förväxlingsrisk om det är fråga om identiska varor eller tjänster och det ifrågasatta kännetecknet har bildats genom en sammansättning dels av tredjemans firma, dels av ett registrerat varumärke med normal särskiljningsförmåga och om detta varumärke, trots att det behåller en självständig kännetecknande ställning, inte ensamt sätter prägel på det sammansatta kännetecknets helhetsintryck”. Tribunalen konstaterade vidare att beståndsdelen ”doughnuts” hade en självständig kännetecknande ställning i det sökta varumärket, eftersom den dels hade ”en medelhög särskiljningsförmåga för den del av omsättningskretsen som inte förstår engelska”, dels – i och med att den saknade all innebörd för en sådan konsument – inte bildade en ”helhet” eller en ”logisk enhet” i sig tillsammans med beståndsdelen ”bimbo” i det sökta varumärket som kunde leda till att varorna i fråga identifierades som ”petit-chouer tillverkade av företaget Bimbo” (punkt 97). Mot bakgrund av dessa överväganden och med hänsyn, i synnerhet, till de aktuella varornas identitet, den låga uppmärksamhetsnivån hos konsumenten beträffande varornas karaktär samt den visuella och fonetiska likheten mellan de jämförda kännetecknen konstaterade tribunalen att överklagandenämnden med rätta hade ansett att det i det aktuella fallet förelåg en risk för förväxling.
III – Förfarandet vid domstolen och parternas yrkanden
7. Genom ansökan som inkom till domstolens kansli den 14 december 2012 har klaganden överklagat den ovannämnda domen. Klaganden har yrkat att den överklagade domen ska upphävas, att yrkandet i första instans om ogiltigförklaring av det angripna beslutet ska bifallas, eftersom nämnda beslut antagits i strid med artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009, samt att harmoniseringsbyrån ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Harmoniseringsbyrån och Panrico har yrkat att domstolen ska ogilla överklagandet respektive förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna. Företrädarna för parterna har hörts vid förhandlingen den 7 november 2013.
IV – Prövning av överklagandet
8. Till stöd för sitt överklagande har klaganden åberopat en enda grund avseende åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009. Grunden kan delas upp i två delar. Den första delen avser en påstådd felaktig rättstillämpning som tribunalen har gjort sig skyldig till när den har tillerkänt beståndsdelen ”doughnuts” en självständig kännetecknande ställning i det sökta varumärket samt tolkat och tillämpat domstolens praxis, och i synnerhet domen i det ovannämnda målet Medion, på ett felaktigt sätt. I den andra delen har klaganden kritiserat tribunalen för att den vid helhetsbedömningen av risken för förväxling inte har beaktat samtliga för förevarande fall relevanta faktorer.
A – Den första delgrunden för överklagandet: Beståndsdelen ”doughnuts” har felaktigt tillerkänts en självständig kännetecknande ställning i det sökta varumärket
1. Parternas argument
9. Klaganden har gjort gällande att tribunalen felaktigt och huvudsakligen per automatik har fastställt att beståndsdelen ”doughnuts” i det sökta varumärket har en självständig kännetecknande ställning på grund av att nämnda beståndsdel har en medelhög särskiljningsförmåga och saknar innebörd för den spanska genomsnittskonsumenten. Tribunalen har därigenom förväxlat ”särskiljningsförmågan” och ”avsaknaden av innebörd” hos en av beståndsdelarna i ett sammansatt varumärke med denna beståndsdels ”självständiga kännetecknande ställning” i varumärket. Tribunalen har således tillskrivit domstolens uttalanden i domen i det ovannämnda målet Medion – vilka gällde rena undantagsfall – karaktären av en allmän regel. Enligt klagandens uppfattning ska förekomsten av en dylik ”självständig kännetecknande ställning” fastställas från fall till fall och i beaktande av – vilket just användningen av ordet ”ställning” antyder – karaktärsdragen hos de övriga beståndsdelarna i det sammansatta varumärket samt mot bakgrund av samtliga för det aktuella fallet relevanta omständigheter. En sådan bedömning saknas i den överklagade domen. Tvärtom medför det resonemang som förts av tribunalen att det per automatik utesluts att ett varumärke bestående av två beståndsdelar, av vilka den ena utgörs av ett känt varumärke och den andra av ett varumärke som har en medelhög särskiljningsförmåga och saknar innebörd för omsättningskretsen, kan utgöra en ”helhet” eller ”en logisk enhet” som, åter per automatik, ger den andra beståndsdelen en ”självständig kännetecknande ställning”. Klaganden har dessutom påpekat att begreppen ”helhet” och ”logisk enhet”, som förekommer i den överklagade domen, inte har klargjorts av tribunalen och förblir oklara. För det fall tribunalen, genom att hänvisa till dessa begrepp, har avsett att understryka avsaknaden av band mellan det sökta varumärkets beståndsdelar har klaganden gjort gällande att enbart den omständigheten att en eller flera beståndsdelar i ett sammansatt varumärke saknar band till övriga ingående beståndsdelar inte nödvändigtvis medför att nämnda beståndsdelar har en självständig kännetecknande ställning.
10. Harmoniseringsbyrån och Panrico har gjort gällande att den första delgrunden för överklagandet inte kan vinna bifall, eftersom den saknar grund, och att den delvis inte kan tas upp till sakprövning, eftersom den syftar till att domstolen ska göra en ny prövning av de faktiska omständigheterna i målet.
2. Bedömning
11. Klagandens argument – vilka inte är särskilt tydliga – verkar huvudsakligen bestå av två med varandra sammanhängande invändningar. För det första har tribunalen, genom att dra slutsatsen att en beståndsdel i ett sammansatt varumärke på grund av sin särskiljningsförmåga har en självständig kännetecknande ställning och att denna beståndsdel tillsammans med de övriga beståndsdelarna i varumärket inte bildar en helhet som begreppsmässigt särskiljer sig utan upprätthåller en egen självständighet, felaktigt gjort en bedömning per automatik i stället för att göra en helhetsbedömning av omständigheterna i förevarande fall. För det andra har tribunalen utifrån nämnda bedömning per automatik tilldelat domen i det ovannämnda målet Medion en allmän räckvidd som motsägs av domens ordalydelse.
12. För att pröva dessa invändningar bör det framför allt kort erinras om domstolens uttalanden i domen i det ovannämnda målet Medion, vilka parterna i förevarande mål, åtminstone delvis, verkar tolka på olika sätt [punkt a]. Jag kommer senare att illustrera på vilket sätt denna dom har tolkats och tillämpats i domstolens och tribunalens senare praxis [punkt b] innan jag försöker fastställa domens exakta räckvidd [punkt c]. Avslutningsvis kommer jag att analysera klagandens argument [punkt d].
a) Domen i målet Medion
13. I den begäran om förhandsavgörande som gav upphov till domen i målet Medion frågade Oberlandesgericht Düsseldorf huvudsakligen domstolen huruvida artikel 5.1 b i direktiv 89/104/EEG (nedan kallat direktivet)(6), som har samma innehåll som artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009, skulle tolkas så, att det föreligger en risk för förväxling beträffande identiska varor eller tjänster som omfattas av ett äldre ordmärke med normal särskiljningsförmåga och ett senare sammansatt kännetecken (ord eller ord-/figurkännetecken) tillhörande tredjeman, i vilket det äldre varumärket används efter tredjemans firma, när nämnda äldre varumärke utan att dominera det sammansatta kännetecknets helhetsintryck emellertid behåller en självständig kännetecknande ställning i det sammansatta kännetecknet. I sin tolkningsfråga uppgav den hänskjutande domstolen att enligt gällande rättspraxis från Bundesgerichtshof, vilken hämtat intryck från den så kallade teorin ”Prägetheorie” (prägelteorin), ska domstolen grunda sig på helhetsintrycket av de två kännetecknen vid bedömningen av om det föreligger varumärkeslikhet beträffande det ifrågasatta kännetecknet och undersöka om den identiska delen är så kännetecknande för det sammansatta kännetecknet att de övriga delarna i stor utsträckning har en underordnad betydelse när det gäller att sätta sin prägel på helhetsintrycket. En risk för förväxling anses inte föreligga mot bakgrund av nämnda teori om den identiska beståndsdelen endast bidrar till kännetecknets helhetsintryck. Det saknar betydelse att den beståndsdel som används i det sammansatta kännetecknet har behållit en självständig kännetecknande ställning. Klaganden i målet vid den nationella domstolen, innehavare av det äldre varumärket LIFE som registrerats för apparater inom underhållningselektronik, hade yrkat att företaget Thomson skulle förbjudas att använda kännetecknet THOMSON LIFE för samma varor. Den hänskjutande domstolen påpekade att det vanliga sättet att beteckna dessa varor inom den aktuella produktmarknaden innebär att namnet på tillverkaren sätts i förgrunden. Beståndsdelen ”thomson” bidrog på ett väsentligt sätt till helhetsintrycket av kännetecknet THOMSON LIFE trots den normala särskiljningsförmågan hos beståndsdelen ”life”.
14. Efter att ha klargjort att artikel 5.1 b i ”direktivet [således endast ska] tillämpas om det på grund av identiteten eller likheten mellan varumärkena och identiteten eller likheten mellan de varor eller tjänster som täcks av varumärkena föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem” och erinrat om att en risk för förväxling i den mening som avses i denna bestämmelse föreligger om det finns en risk för att allmänheten kan tro att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag eller, i förekommande fall, från företag med ekonomiska band,(7) hänvisade domstolen till praxis enligt vilken det ska göras en helhetsbedömning vid prövningen av huruvida det föreligger en sådan risk, där helhetsbedömningen ska, ”vad gäller de omtvistade varumärkenas visuella, fonetiska och begreppsmässiga likhet, grunda sig på det helhetsintryck som varumärkena ger, bland annat med hänsyn till deras särskiljande och dominerande beståndsdelar”.(8) Domstolen tillade att det intryck som varumärket gör hos genomsnittskonsumenten av den kategori vara eller tjänst som är i fråga enligt fast rättspraxis ”har avgörande betydelse vid helhetsbedömningen” av risken för förväxling och att i detta hänseende ”uppfattar genomsnittskonsumenten vanligtvis ett varumärke som en helhet och ägnar sig inte åt att undersöka dess olika detaljer”.(9) Domstolen preciserade vidare att inom ramen för prövningen av om det föreligger en risk för förväxling ska ”vid bedömningen av likheten mellan två varumärken inte endast en beståndsdel i ett sammansatt varumärke jämföras med ett annat varumärke”, utan en sådan jämförelse ska tvärtom göras ”genom att de aktuella varumärkena, betraktade vart och ett för sig, undersöks i sin helhet. Detta utesluter emellertid inte att det helhetsintryck av ett sammansatt varumärke som den relevanta målgruppen behåller i minnet under vissa förhållanden kan domineras av en eller flera av dess delar”.
15. Mot denna bakgrund slog domstolen i punkt 30 i sin dom fast följande:
”30 I vanliga fall uppfattar en genomsnittskonsument ett varumärke som en helhet. Detta helhetsintryck kan domineras av en eller flera av beståndsdelarna i ett sammansatt varumärke. Bortsett från dessa omständigheter kan det emellertid inte uteslutas att ett äldre varumärke, som i ett enskilt fall används av tredjeman i ett sammansatt kännetecken som inbegriper den tredjemannens firma, behåller en självständig kännetecknande ställning i det sammansatta kännetecknet utan att det för den skull utgör en dominerande beståndsdel.”
16. Under sådana omständigheter kan allmänheten enligt domstolens uppfattning ledas till att tro att varorna eller tjänsterna i fråga härrör från företag som åtminstone har ekonomiska band. Om så är fallet anses det föreligga en risk för förväxling.(10) Domstolen tillade att, om det uppställdes som villkor för att en risk för förväxling ska anses föreligga att det sammansatta kännetecknets helhetsintryck domineras av den del av kännetecknet som består av det äldre varumärket, skulle innehavaren av det äldre varumärket inte kunna göra gällande den ensamrätt som tillerkänns honom enligt artikel 5.1 i direktivet varje gång en tredjeman använder ett sammansatt kännetecken bestående av en sammansättning av nämnda varumärke och en välrenommerad firma eller ett känt varumärke tillhörande tredjeman, eftersom dessa beståndsdelar i de flesta fall vore sådana att de dominerar kännetecknets helhetsintryck.(11)
b) Senare tillämpning av domen i målet Medion
17. En genomgång av rättspraxis efter domen i målet Medion visar framför allt att hänvisning till den första delen av domskälen, närmare bestämt punkterna 27–29, vilkas innehåll kort återges i punkt 14 i detta förslag till avgörande, näst intill ständigt har gjorts för att illustrera vilken metod som ska användas för att bedöma om det finns en risk för förväxling för det fall det ena av eller båda de omtvistade varumärkena består av sammansatta kännetecken.(12) Mot denna bakgrund har nämnda dom tolkats dels som en förnyad bekräftelse av principen att det för att kunna konstatera huruvida det föreligger en risk för förväxling måste göras en helhetsbedömning vad beträffar känneteckenslikheten som grundar sig på kriteriet avseende helhetsintrycket av dessa kännetecken, dels som en bekräftelse av det som tribunalen och domstolen redan tidigare konstaterat i domarna i målen Matratzen, det vill säga att behovet av att göra en jämförelse genom att undersöka de omtvistade varumärkena betraktade vart och ett för sig i sin helhet emellertid ”[inte utesluter] att det helhetsintryck som den relevanta målgruppen behåller i minnet av ett sammansatt varumärke under vissa förhållanden kan domineras av en eller flera av dess delar”.(13)
18. I flera domar, meddelade framför allt av tribunalen, har det dessutom gjorts hänvisningar till dels förtydligandena i punkterna 30–37 i domen i målet Medion, vilkas innehåll är sammanfattat i punkterna 15 och 16 i detta förslag till avgörande, dels begreppet ”självständig kännetecknande ställning”. En första aspekt som framgår vid genomgången av dessa avgöranden är tendensen att inte begränsa räckvidden av denna del av domskälen i målet Medion till det fall som uttryckligen nämns i domen, det vill säga, som anförts ovan, då en tredjeman i fallet med identiska varor använder ett kännetecken bestående av sammansättningen av återgivningen av ett äldre varumärke med självständig särskiljningsförmåga och firman eller ett varumärke tillhörande tredjeman.(14) Trots några avgöranden med omvänd innebörd,(15) har en inriktning faktiskt föredragits, först i tribunalens praxis(16) och senare även i domstolens praxis(17), enligt vilken det i likhet med ovannämnda punkter i domen i målet Medion går att härleda en ”regel” som kan tillämpas i alla de fall där ett äldre varumärke(18) utgör en beståndsdel i ett yngre sammansatt kännetecken, och detta även om det äldre varumärket inte återges identiskt.(19)
19. På samma sätt har även begreppet ”självständig kännetecknande ställning” getts en vidare tolkning och tillämpats även vid andra omständigheter än dem som kännetecknade målet Medion, till exempel när det har varit fråga om ett äldre figurmärke.(20) Även om det inte går att hitta någon definition av detta begrepp i rättspraxis har begreppet ibland kopplats till ”förnimbarheten” eller ”igenkännligheten” av det äldre varumärket i det sökta varumärket, i vilket det första varumärket eller en av dess beståndsdelar(21) återges.(22) I andra fall har begreppet däremot bedömts vara tillämpligt på en ”självständig, central och effektiv” beståndsdel(23), en beståndsdel med ”egen särskiljningsförmåga”(24) eller ”tillräcklig attraktionsförmåga”(25). Begreppet har även härletts från det äldre varumärkets ”icke försumbara” karaktär i helhetsintrycket av det sammansatta kännetecknet.(26) Rättspraxis är särskilt vacklande beträffande den grad av särskiljningsförmåga som krävs för att en sådan ställning ska föreligga. I vissa domar har man uteslutit att återgivningen av ett äldre varumärke i ett yngre sammansatt kännetecken kan ha en självständig kännetecknande ställning i ett sådant kännetecken om nämnda varumärke (rättare sagt den beståndsdel i det yngre kännetecknet som återger det äldre varumärket) var beskrivande(27) eller hade låg särskiljningsförmåga(28). I andra avgöranden har man däremot kommit till en annan slutsats med omvänd innebörd.(29) Rättspraxis förefaller emellertid vara fast beträffande uppfattningen att den beståndsdel i det yngre kännetecknet som återger det äldre varumärket inte kan tillerkännas någon självständig kännetecknande ställning om beståndsdelen i fråga och de övriga beståndsdelarna i nämnda kännetecken tillsammans utgör en logisk enhet i sig och på så sätt förlorar sin självständighet i begreppsmässigt avseende.(30)
20. Vad beträffar följderna av att det konstateras att det äldre varumärket behåller en viss kännetecknande ställning i det yngre kännetecknet har slutsatsen i flera avgöranden utifrån detta konstaterande per automatik dragits att det föreligger en visuell likhet mellan de jämförda kännetecknen.(31) En större försiktighet råder däremot vid helhetsbedömningen av risken för förväxling. I detta hänseende har det preciserats att nämnda risk inte kan härledas enbart från den omständigheten att det äldre varumärket behåller en självständig särskiljande ställning i det yngre varumärket trots att det inte är fråga om en dominerande ställning.(32) Denna risk ska konstateras på grundval av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet.(33)
21. Avslutningsvis noterar jag en osäkerhet i rättspraxis beträffande vilken betydelse som ska tillmätas den omständigheten att ett varumärke innehåller uppgift om tillverkarens namn. Om det i domen i målet Medion och i andra avgöranden har ansetts att en sådan uppgift – med hänsyn till dess funktion att identifiera varans ursprung – inte kan betraktas som en försumbar beståndsdel(34) utan i stället ska tillskrivas en även potentiellt dominerande karaktär,(35) har det i andra domar, just på grund av ovannämnda funktion, ansetts att denna uppgift är en beståndsdel av underordnad betydelse.(36)
c) Räckvidden av domen i målet Medion
22. Ovanstående korta genomgång av rättspraxis visar på en viss svårighet att fastställa den verkliga räckvidden av domen i målet Medion och att ge innehåll åt begreppet ”självständig kännetecknande ställning” som förekommer i domens punkt 30 som nämnts ovan. Om den av domstolen i denna punkt använda terminologin faktiskt tyder på att domstolen har avsett att införa ett undantag till de i unionens rättspraxis väletablerade principerna för bedömning av risken för förväxling förefaller denna tolkning enligt min uppfattning inte vara helt tillfredsställande. Det finns enligt min uppfattning inget rimligt skäl för att differentiera de tillämpliga kriterierna vid bedömningen av varumärkeslikheten, vilket för en isolerad kategori av sammansatta varumärken innebär ett undantag från reglerna om allmänhetens uppfattning av varumärket. Framför allt kan behovet av att skydda det äldre varumärket från snyltning från tredjemans sida, vilket domstolen verkar lägga vikt vid i punkterna 33–35 i domen i målet Medion, inte utgöra ett sådant skäl. Ett sådant behov, om än legitimt, är i själva verket inte relevant för bedömningen av risken för förväxling utan det måste, vilket generaladvokaten Jacobs redan har påpekat i sitt förslag till avgörande i det mål som gav upphov till nämnda dom, tillgodoses med stöd av andra rättsliga bestämmelser än de varumärkesrättsliga bestämmelserna.(37)
23. Det är följaktligen enligt min uppfattning nödvändigt att göra en annan rekonstruktion av domen i målet Medion. Härvidlag är det särskilt viktigt att erinra om att avgörandet i fråga har blivit meddelat inom ramen för en begäran om förhandsavgörande, där varje fastställande av de faktiska omständigheterna uteslutande ankommer på den hänskjutande domstolen. Domstolen har i detta sammanhang inte tagit ställning till huruvida det förelåg en risk för förväxling i det aktuella fallet (jämförelse mellan varumärkena THOMSON LIFE och LIFE) utan inskränkt sig till att besvara tolkningsfrågan. På grundval av de uppgifter som den nationella domstolen lämnat har domstolen klargjort utifrån vilka kriterier bedömningen av risken för förväxling ska göras. Mot denna bakgrund har det i avgörandet i fråga i huvudsak endast konstaterats att det emellertid inte kan uteslutas a priori att det föreligger en risk för förväxling mellan ett äldre varumärke som används av tredjeman i ett sammansatt kännetecken och nämnda kännetecken om det äldre varumärket – utan att utgöra någon dominerande beståndsdel i det sammansatta kännetecknet – behåller en sådan ställning att omsättningskretsen uppfattar det som om ”de varor och tjänster som betecknas med det sammansatta kännetecknet även härrör från innehavaren av detta varumärke”.(38)
24. Mer allmänt och bortsett från omständigheterna i det vid domstolen anhängiggjorda målet innebär ett sådant konstaterande att, om den beståndsdel i ett sammansatt kännetecken som är identisk med eller liknar ett äldre varumärke märkbart bidrar till att skapa den bild av kännetecknet som omsättningskretsen behåller i minnet utan att beståndsdelen dominerar bilden och trots att beståndsdelen eventuellt överskuggas av en annan beståndsdel i kännetecknet, måste denna beståndsdel beaktas vid bedömningen av likheten mellan det sammansatta kännetecknet och det äldre varumärket. Denna beståndsdel är således relevant vid bedömningen av risken för förväxling. Sålunda har domen i fråga långt ifrån infört något undantag från de principer som gäller för nämnda bedömning, utan den har framför allt, enligt min uppfattning, avsett att göra vissa tidigare uttalanden mindre stränga, närmare bestämt avgörandena i målen Matratzen Concord mot harmoniseringsbyrån, vilka kunde tolkas som en strikt tillämpning av prägelteorin.(39) En sådan tolkning av domen i målet Medion har bekräftats genom domen i målet harmoniseringsbyrån mot Shaker,(40) där domstolen för att rätta till den uppenbara diskrepansen mellan de ovannämnda avgörandena och domen i målet Medion – vilket uttryckligen framgår av generaladvokaten Kokotts förslag till avgörande, som det hänvisas till i domen – har klargjort att, om det inte kan uteslutas att helhetsintrycket av ett sammansatt varumärke under vissa förhållanden kan domineras av en eller flera av dess delar, är det ”endast när alla andra beståndsdelar i varumärket är försumbara som bedömningen av likheten [mellan två varumärken enbart] kan grunda sig … på den dominerande beståndsdelen”.(41) Ett sådant klargörande har genomgående bekräftats i senare rättspraxis.(42)
25. Två klargöranden är nödvändiga på detta stadium. För det första, om man hävdar att det i bedömningen av likheten mellan två varumärken – där det ena består av flera beståndsdelar och en av dessa beståndsdelar är identisk eller liknar den enda beståndsdelen i det andra varumärket – ska tas hänsyn till den gemensamma beståndsdelen, förutsatt att denna beståndsdel inte spelar en underordnad roll i helhetsintrycket av det sammansatta varumärket, trots att den inte dominerar nämnda intryck, innebär det inte att det kan göras undantag från de kriterier om omsättningskretsens uppfattning av varumärket som enligt rättspraxis utgör egentliga rättsliga parametrar. Den första av dessa parametrar, som har bekräftats i numera fast rättspraxis och på vilken själva domen i målet Medion vilar, är den enligt vilken genomsnittskonsumenten vanligtvis uppfattar ett varumärke som en helhet och inte ägnar sig åt att undersöka dess olika beståndsdelar.(43) Denna regel medför att analysen av delarna i ett varumärke och av deras relativa betydelse i varumärket ändå syftar till att sammanfattningsvis fastställa dess helhetsintryck, som konsumenten kan behålla i minnet och som kan påverka konsumentens senare köpval. Denna sammanfattning är ofrånkomlig även i fråga om varumärken sammansatta av flera särskiljande beståndsdelar som, utan att var och en för sig har någon dominerande karaktär, bidrar till helhetsintrycket av varumärket. Sammanfattningen är likaledes nödvändig vid de omständigheter som beskrivs i domen i målet Medion, det vill säga om ett äldre varumärke används tillsammans med tredjemans firma för att sätta samman tredjemans kännetecken.(44) Mera allmänt är det inte i första hand den ställning i det yngre kännetecknet som intas av dess beståndsdel som återger det äldre varumärket som är avgörande, utan snarare nämnda beståndsdels förmåga att uppfattas som självständig och behållas i minnet av allmänheten inom ramen för detta kännetecken.
26. För det andra, oberoende av det äldre varumärkets ställning i helhetsintrycket av det yngre kännetecknet, ska risken för förväxling inte fastställas abstrakt, utan prövas genom att det görs en helhetsbedömning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, däribland i synnerhet – utöver den visuella, fonetiska och begreppsmässiga likheten mellan de motstående kännetecknen – de aktuella varornas och tjänsternas art, försäljningsmetoder, huruvida omsättningskretsen är mer eller mindre uppmärksam liksom omsättningskretsens vanor på det berörda området.(45) Därav följer att den omständigheten att det äldre varumärket behåller en självständig särskiljande ställning i det yngre sammansatta varumärket inte per automatik kan innebära att det ska anses finnas en risk för förväxling mellan de aktuella kännetecknen.(46) I synnerhet innebär behovet av att skydda det äldre varumärket inte att det går att bortse från bedömningen av en sådan risk, vilket för övrigt enligt min uppfattning tydligt framgår även av punkterna 31 och 36 i domen i målet Medion.
27. Det är mot bakgrund av ovanstående principer som jag kommer att pröva de invändningar som klaganden har anfört till stöd för den första delgrunden för överklagandet.
d) Bedömning av invändningarna
28. Klaganden har genom den första invändningen gjort gällande att tribunalen – utan att göra någon helhetsbedömning av omständigheterna i det enskilda fallet – har dragit slutsatsen att beståndsdelen ”doughnuts” i det sökta kännetecknet har en självständig kännetecknande ställning i den mening som avses i domen i målet Medion. I detta hänseende vill jag inledningsvis påpeka att punkterna 96 och 97 i den överklagade domen, som invändningen avser, utgör ett svar på klagandens argument att beståndsdelen ”bimbo” har en dominerande karaktär i det sökta varumärket. I detta sammanhang ska hänvisningen till domen i målet Medion, som återfinns i dessa punkter, betraktas som en bekräftelse av den princip som uttalas i domen om att det inte utgör ett villkor för att en risk för förväxling ska anses föreligga att det sammansatta kännetecknets helhetsintryck domineras av den del av kännetecknet som består av det äldre varumärket.(47) Med andra ord har tribunalen velat klargöra att, även om beståndsdelen ”bimbo” har den dominerande karaktär som klaganden tilldelar den, är detta inte tillräckligt för att utesluta dess relevans vid bedömningen av risken för förväxling med beståndsdelen ”doughnuts”. Tribunalen har dragit en liknande slutsats även i punkt 81 i den överklagade domen, där den har preciserat att denna sistnämnda beståndsdel ska beaktas vid jämförelsen mellan de omtvistade kännetecknen, i och med att den inte är försumbar i helhetsintrycket av det sökta varumärket.
29. Mot denna bakgrund menar jag att tribunalen inte har begått något fel när den i punkt 97 i den överklagade domen har förknippat förekomsten av en självständig kännetecknande ställning för beståndsdelen ”doughnuts” i det sökta varumärket med dess särskiljningsförmåga och den omständigheten att den tillsammans med den andra beståndsdelen i nämnda varumärke inte bildar en helhet som begreppsmässigt särskiljer sig. Denna punkt ska först och främst läsas mot bakgrund av de konstateranden som tribunalen har gjort när det gäller dels förmågan hos beståndsdelen ”doughnuts” att dra allmänhetens uppmärksamhet till sig och således att uppfattas som självständig av allmänheten, dels dess förmåga att bidra till att skapa helhetsintrycket av varumärket (se, i synnerhet, punkterna 79–81, 85, 86 och 92). Dessutom, såsom kommer att framgå bättre i samband med bedömningen av den andra delgrunden för överklagandet, har tribunalen utifrån konstaterandet av den självständiga kännetecknande ställningen hos nämnda beståndsdel inte per automatik dragit slutsatsen att det förelåg en risk för förväxling.
30. Den andra invändningen, det vill säga att tribunalen rättsstridigt har utökat räckvidden av domen i det ovannämnda målet Medion, tar avstamp i en tolkning av nämnda dom som avviker från den som föreslås i detta förslag till avgörande. Den är således baserad på en felaktig rättslig förutsättning.
31. Mot bakgrund av samtliga ovanstående överväganden föreslår jag att domstolen ogillar den första delgrunden för överklagandet eftersom den saknar grund.
B – Den andra delgrunden för överklagandet: Samtliga relevanta faktorer har inte beaktats i samband med bedömningen av risken för förväxling
1. Parternas argument
32. Klaganden har för det första gjort gällande att tribunalen har grundat sin slutsats rörande förekomsten av en risk för förväxling enbart utifrån konstaterandet av en – påstådd – självständig kännetecknande ställning för beståndsdelen ”doughnuts”, utan att beakta andra relevanta faktorer. Det handlar i synnerhet om den omständigheten att beståndsdelen ”bimbo” inte endast är en firma utan även ett varumärke som är känt i Spanien för de varor som ansökan om registrering avser, den omständigheten att nämnda beståndsdel framträder i början av det sökta varumärket, den låga särskiljningsförmågan hos det äldre varumärket och den omständigheten att det äldre varumärket inte återges identiskt i det sökta varumärket. Enligt klaganden borde det renommé som den första beståndsdelen i det sökta varumärket åtnjuter som varumärke föra till slutsatsen att det inte föreligger en risk för förväxling mellan de jämförda kännetecknen, i likhet med vad domstolen har slagit fast i domen i det ovannämnda målet Becker mot Harman International Industries.
33. Klaganden har för det andra gjort gällande att den överklagade domen brister i motiveringen i den mån tribunalen inte har förklarat av vilka skäl omsättningskretsen kan ledas till att bortse från den första beståndsdelen i det sammansatta varumärket, som identifierar ett välkänt ursprung för ifrågavarande varor, och tro att dessa varor kommer från innehavaren av det äldre varumärket eller företag med ekonomiska band.
34. Klaganden har för det tredje understrukit att det sammanhang i vilket domstolen avkunnade domen i målet Medion skiljer sig från förevarande fall, där det till skillnad från elektronikbranschen är ovanligt att konkurrerande företag upprättar ekonomiska band.
35. Harmoniseringsbyrån och Panrico har gjort gällande att klagandens argument delvis ska avvisas. I den del som de kan prövas i sak ska de lämnas utan bifall.
2. Bedömning
36. Även om jag delar klagandens utgångspunkt, det vill säga att domen i målet Medion inte medger vare sig att det görs undantag från kriteriet om helhetsintrycket av det sammansatta varumärket eller att det inte görs någon helhetsbedömning av risken för förväxling, saknar klagandens invändningar i denna delgrund för överklagande enligt min uppfattning grund.
37. Av en läsning av hela den överklagade domen – och inte enbart av en del därav, som klaganden har föreslagit – framgår det nämligen att tribunalen inte har fastställt att det förelåg en risk för förväxling enbart utifrån konstaterandet att beståndsdelen ”doughnuts” har en självständig kännetecknande ställning i det sökta varumärket. I sin bedömning har tribunalen beaktat ett antal faktorer inom ramen för en helhetsbedömning, vilket framgår av den rättspraxis som tribunalen har hänvisat till i punkt 51 i domen.
38. Till skillnad från vad klaganden har hävdat har tribunalen vid jämförelsen mellan de omtvistade varumärkena beaktat både den påstådda kända karaktären av varumärket BIMBO och den omständigheten att nämnda varumärke utgör den första av de två beståndsdelarna i det sökta varumärket. Vad gäller den första aspekten har tribunalen, även om den inte har uteslutit att den omständigheten att beståndsdelen i ett sammansatt kännetecken utgörs av ett känt varumärke kan vara relevant vid bedömningen av den relativa betydelsen av de olika beståndsdelarna i nämnda kännetecken, dock preciserat att detta per automatik inte medför att jämförelsen mellan de motstående varumärkena ska begränsa sig till nämnda beståndsdel, om det konstateras att de övriga beståndsdelarna i kännetecknet inte är försumbara i dess helhetsintryck.(48) Vad gäller den andra aspekten har tribunalen i punkterna 80, 83 och 84 i den överklagade domen slagit fast att beståndsdelen ”doughnuts”, även om den i det sökta varumärket är placerad efter beståndsdelen ”bimbo”, kan dra den spanska allmänhetens uppmärksamhet till sig, eftersom den är längre och innehåller den för det spanska språket ovanliga konsonantföljden ”ghn”, varpå nämnda beståndsdel skulle beaktas vid bedömningen av den visuella likheten mellan de motstående kännetecknen. I sak kan domstolen inte inom ramen för överklagandet pröva tribunalens bedömning av sakomständigheterna.
39. Tvärtemot vad klaganden har gjort gällande har tribunalen tagit hänsyn till den omständigheten att det äldre varumärket inte återgavs identiskt i det sökta varumärket. I punkt 82 har tribunalen understrukit att den enda skillnaden avsåg en bokstav, som kom på tredje plats inuti ett relativt långt ord. Enligt tribunalen ändrade denna skillnad inte nämnvärt vare sig ordets längd eller – ur fonetisk synvinkel – dess uttal.
40. Vad gäller påståendet att beståndsdelen ”bimbo” inte enbart är en firma, utan även ett varumärke som är känt i Spanien för varorna i fråga, vill jag understryka att klaganden inte har dragit någon särskild rättslig slutsats från detta. Om klaganden på detta sätt har haft för avsikt att differentiera förevarande mål från målet Medion, påpekar jag att den omständigheten att det äldre varumärket används i tredjemans sammansatta kännetecken i kombination med firman eller ett varumärke tillhörande tredjeman inte förefaller ha någon relevans i den aktuella domens systematik. För det första har domstolen i punkt 36 i nämnda dom likställt de båda fallen. För det andra framgick det av den hänskjutande domstolens redogörelse att det är sedvanlig praxis inom den aktuella branschen att firman ingår i varumärket, med den följden att firman inte längre har den typiska karaktären av ett kännetecken som betecknar företaget, utan blir en beståndsdel som identifierar varan.(49)
41. Inom ramen för helhetsbedömningen av risken för förväxling har tribunalen beaktat dels graden av visuell och fonetisk likhet mellan de motstående kännetecknen, som har konstaterats som medelhög, dels varornas identitet (punkt 91), dels den medelhöga särskiljningsförmågan hos det äldre varumärket (punkt 92) (punkterna 95–97), dels de aktuella varornas art och den relativt låga uppmärksamhetsnivån hos allmänheten vid köp (punkt 99). Med hänvisning till samtliga dessa faktorer, och i synnerhet till den medelhöga visuella och fonetiska likheten mellan kännetecknen och till varornas identitet, har tribunalen slutligen konstaterat att det förelåg en risk för förväxling.
42. Under sådana omständigheter anser jag inte att det går att beskylla tribunalen för att dels per automatik, utifrån konstaterandet att beståndsdelen ”doughnuts” har en självständig kännetecknande ställning i det sökta varumärket, ha dragit slutsatsen att de omtvistade kännetecknen kunde förväxlas, dels inte ha gjort någon helhetsbedömning av risken för förväxling.
43. Likaledes ska invändningen om bristande motivering i den överklagade domen lämnas utan bifall. Skälen till att tribunalen har ogillat klagandens argument att ordet ”bimbo”:s påstått dominerande roll är av avgörande karaktär i det sökta varumärket framgår både av punkterna 95–97 och punkterna 76–81 i den överklagade domen.
44. Slutligen saknar klagandens argument om att domen i målet Medion inte kan överföras på förevarande fall, eftersom sedvanlig praxis inom branschen för apparater inom underhållningselektronik avviker från den inom konditoribranschen, enligt min uppfattning grund i sakligt hänseende. Till skillnad från vad klaganden förefaller ha hävdat framgår det inte av läsningen av domen och dess slutsatser att omfattningen av ekonomiska band mellan företagen på den aktuella marknaden var en del av de faktiska omständigheterna i målet, såsom de beskrivits av den hänskjutande domstolen. Som jag har understrukit ovan i punkt 40 i detta förslag till avgörande påpekade den berörda domstolen däremot att det är sedvanlig praxis inom den aktuella branschen att namnet på tillverkaren har en mera framträdande roll och att namnet annars skulle få en underordnad betydelse i helhetsintrycket av ett sammansatt varumärke, eftersom allmänheten normalt identifierar produkten med hjälp av en annan beståndsdel i kännetecknet.(50) Sådan sedvanlig praxis ska, när den är dokumenterad, onekligen beaktas som en relevant faktor vid helhetsbedömningen av risken för förväxling. Klaganden har däremot varken bevisat eller åberopat att en sådan praxis används inom den i förevarande fall aktuella branschen.
45. Mot bakgrund av samtliga ovanstående överväganden föreslår jag att domstolen ogillar även den andra delgrunden eftersom den saknar grund.
V – Förslag till avgörande
46. Mot bakgrund av ovanstående överväganden föreslår jag att domstolen ska ogilla överklagandet och förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna.