Zaak T‑308/06

Buffalo Milke Automotive Polishing Products Inc.

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)

„Gemeenschapsmerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products – Ouder nationaal beeldmerk BÚFALO – Bewijs dat voor het eerst bij kamer van beroep wordt overgelegd – Beoordelingsbevoegdheid toegekend bij artikel 74, lid 2, van verordening (EG) nr. 40/94 [thans artikel 76, lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009] – Normaal gebruik van ouder merk – Artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 42, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009)”

Samenvatting van het arrest

1.      Gemeenschapsmerk – Procedurevoorschriften – Oppositieprocedure – Feiten en bewijzen ter onderbouwing van oppositie niet binnen daartoe gestelde termijn aangedragen – Inaanmerkingneming – Beoordelingsbevoegdheid van kamer van beroep – Ontbreken van andersluidende bepaling

(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 74, lid 2; verordening nr. 2868/95 van de Commissie, art. 1, regel 22, lid 2)

2.      Gemeenschapsmerk – Procedurevoorschriften – Oppositieprocedure – Feiten en bewijzen ter onderbouwing van oppositie niet binnen daartoe gestelde termijn aangedragen – Inaanmerkingneming – Voorwaarden – Nieuw gegeven

(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 74, lid 2; verordening nr. 2868/95 van de Commissie, art. 1, regel 22, lid 2)

3.      Gemeenschapsmerk – Opmerkingen van derden en oppositie – Onderzoek van oppositie – Bewijs van gebruik van ouder merk – Normaal gebruik – Begrip – Beoordelingscriteria

(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 43, leden 2 en 3)

1.      Uit de bewoordingen van artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk volgt dat partijen, in de regel en behoudens andersluidende bepaling, nog feiten en bewijzen kunnen aanvoeren na afloop van de termijnen waarbinnen deze feiten en bewijzen krachtens de bepalingen van genoemde verordening moeten worden aangevoerd, en dat het het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) geenszins verboden is, rekening te houden met niet tijdig aangevoerde feiten of overgelegde bewijzen.

Evenwel volgt met even grote zekerheid uit deze bewoordingen ook dat een partij die feiten of bewijzen niet tijdig aanvoert of overlegt, op grond van deze bepaling er niet onvoorwaardelijk aanspraak op kan maken dat het Bureau met deze feiten of bewijzen rekening houdt. Wanneer het Bureau in het kader van een oppositieprocedure uitspraak moet doen, kan er met name gegronde reden zijn om met niet tijdig aangevoerde gegevens rekening te houden wanneer het van oordeel is dat deze gegevens prima facie werkelijk relevant kunnen zijn voor de uitkomst van de bij hem ingestelde oppositieprocedure en dat bovendien het stadium van de procedure en de omstandigheden waarin deze gegevens niet tijdig zijn aangevoerd, niet eraan in de weg staan dat er rekening mee wordt gehouden.

De mogelijkheid voor partijen in de procedure voor het Bureau om nog feiten en bewijzen aan te voeren na afloop van de daartoe gestelde termijnen is afhankelijk van de voorwaarde dat er geen andersluidende bepaling is. Enkel wanneer aan deze voorwaarde is voldaan, beschikt het Bureau over een beoordelingsbevoegdheid om met te laat aangevoerde feiten en bewijzen rekening te houden. Het Hof van Justitie heeft erkend dat het deze beoordelingsbevoegdheid heeft bij zijn uitlegging van artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94.

Toen het de uitdrukking „behoudens andersluidende bepaling” hanteerde in het kader van de bepalingen die de aan het Bureau bij artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 toegekende beoordelingsbevoegdheid zouden kunnen inperken, heeft het Hof in het arrest van 13 maart 2007, BHIM/Kaul, C‑29/05 P, echter niet uitdrukkelijk aangegeven welke bepalingen van verordening nr. 40/94 bedoeld waren. Het heeft evenmin verduidelijkt of met deze uitdrukking ook verordening nr. 2868/95 tot uitvoering van verordening nr. 40/94 werd bedoeld, en meer bepaald regel 22, lid 2, van verordening nr. 2868/95.

Aangezien verordening nr. 2868/95 door de Commissie is vastgesteld overeenkomstig artikel 140 van verordening nr. 40/94, moeten deze bepalingen in overeenstemming met de bepalingen van deze laatste verordening worden uitgelegd.

Op grond van regel 22, lid 2, van verordening nr. 2868/95 stellen dat de kamer van beroep te laat overgelegde stukken niet mocht toelaten tot het bewijs, zonder artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 te kunnen toepassen, zou erop neerkomen dat aan een regel van de uitvoeringsverordening een uitlegging wordt gegeven die in strijd is met de duidelijke bewoordingen van de algemene verordening.

Bovendien is het behoud van de mogelijkheid om aanvullend bewijs te aanvaarden in overeenstemming met de geest van het arrest BHIM/Kaul. In de zaak die tot dit arrest aanleiding heeft gegeven, heeft het Hof de aanvaarding van te laat overgelegd bewijs gerechtvaardigd op grond van het rechtszekerheidsbeginsel en het beginsel van de goede rechtsbedeling, krachtens welke het onderzoek ten gronde van een oppositie zo volledig mogelijk moet zijn, teneinde te voorkomen dat merken worden ingeschreven die nadien nietig zouden kunnen worden verklaard. Deze beginselen kunnen dus voorrang hebben op het beginsel van de proceseconomie, dat aan de noodzaak om termijnen in acht te nemen ten grondslag ligt, indien de omstandigheden van het geval dit rechtvaardigen.

Hieruit volgt dat regel 22, lid 2, van verordening nr. 2868/95 niet kan worden beschouwd als een „andersluidende bepaling” in de zin van het arrest BHIM/Kaul.

(cf. punten 22‑24, 31‑36)

2.      Het is juist dat het Gerecht reeds heeft geoordeeld dat artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk, zoals ten uitvoer gelegd bij regel 22, lid 1, van verordening nr. 2868/95 tot uitvoering van verordening nr. 40/94, in de versie die gold vóór de wijziging bij verordening nr. 1041/2005, thans, na die wijziging, regel 22, lid 2, van diezelfde verordening, bepaalt dat het aanvoeren van bewijzen van gebruik van het oudere merk na het verstrijken van de daartoe gestelde termijn in beginsel leidt tot de afwijzing van de oppositie, zonder dat het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) op dit punt een beoordelingsmarge heeft.

Dit neemt echter niet weg dat het Gerecht tevens heeft geoordeeld dat regel 22, lid 2, tweede volzin, van verordening nr. 2868/95 niet aldus mag worden uitgelegd dat geen rekening mag worden gehouden met aanvullend bewijs, wanneer nieuwe gegevens aan het licht zijn gekomen, zelfs indien dit bewijs na het verstrijken van de gestelde termijn wordt overgelegd.

Hieruit volgt dat ook als de aanvaarding van te laat overgelegd bewijs van het gebruik, ervan afhankelijk moest worden gesteld dat een „nieuw gegeven” aan het licht was gekomen, er geldige redenen zijn die voor de aanvaarding van dit bewijs pleiten wanneer het „nieuwe gegeven” als bedoeld in het arrest van 12 december 2007, CORPO livre, T‑86/05, wordt gevormd door de beslissing van de oppositieafdeling. In de gevallen waarin de opposant aanvankelijk binnen de gestelde termijn relevant bewijs overlegt, waarbij hij te goeder trouw van oordeel is dat dit bewijs volstaat om zijn vorderingen te onderbouwen, en hij enkel door middel van de beslissing van de oppositieafdeling verneemt dat dit bewijs niet als afdoende wordt beschouwd, is er geen enkele geldige reden om hem ervan te weerhouden om het aanvankelijke bewijs te versterken of te verduidelijken door aanvullend bewijs over te leggen wanneer hij de kamer van beroep verzoekt om de zaak opnieuw aan een volledig onderzoek te onderwerpen.

Het argument dat de opposanten, die de bewijslast dragen en daaraan ook moeten voldoen, in het algemeen de mogelijkheid hebben om vanaf het begin van de procedure, tegelijk met hun opmerkingen, volledig bewijs over te leggen, overtuigt niet. In alle gevallen waarin bewijs te laat wordt aangevoerd, is er per definitie ook sprake van een overschrijding van de aanvankelijk gestelde termijn. Indien het enkele feit dat de termijn niet in acht is genomen, zou volstaan om de mogelijkheid van de overlegging van aanvullend bewijs uit te sluiten, zou artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 nooit van toepassing kunnen zijn en derhalve elke betekenis worden ontnomen.

(cf. punten 37‑41)

3.      Van een merk wordt normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat alleen ertoe strekt, de aan de inschrijving verbonden rechten te behouden. In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt.

Bij de beoordeling of van het merk normaal gebruik is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, inzonderheid de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandelen te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk.

Met betrekking tot de omvang van het gebruik van het oudere merk dient in het bijzonder rekening te worden gehouden met het commerciële volume van alle gebruikshandelingen, met de duur van de periode waarin gebruikshandelingen werden verricht, alsook met de frequentie van deze handelingen.

De vraag of het gebruik kwantitatief voldoende is om marktaandelen voor de door het merk beschermde waren of diensten te behouden of te verkrijgen, hangt derhalve af van verschillende factoren en van een beoordeling van het concrete geval. De kenmerken van deze waren of diensten, de frequentie of de regelmaat van het gebruik van het merk, het feit dat het merk wordt gebruikt bij de verkoop van alle identieke waren of diensten van de houder of slechts bij sommige ervan, of ook de bewijzen inzake het gebruik van het merk die de houder kan leveren, behoren tot de factoren waarmee rekening kan worden gehouden.

Of een ouder merk normaal is gebruikt, dient globaal te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Deze beoordeling veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking genomen factoren. Zo kan het geringe aantal onder dit merk verkochte waren worden gecompenseerd door een sterke intensiteit of een zekere bestendigheid in de tijd van het gebruik van dit merk, en omgekeerd. Voorts mogen de gerealiseerde omzet en het aantal onder het oudere merk verkochte waren niet in abstracto worden beoordeeld, maar moet dit gebeuren in samenhang met andere relevante factoren, zoals de omvang van de commerciële activiteit, de productiecapaciteit, de omvang van de verkopen of de mate van productdiversificatie van de onderneming die het merk exploiteert, alsmede de kenmerken van de waren of diensten op de betrokken markt. Om deze reden hoeft het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd.

Bovendien kan normaal gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens worden aangenomen, doch moet het worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen.

(cf. punten 47‑52)