SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)
10 marzo 2022 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Marchi – Direttiva (UE) 2015/2436 – Articolo 19 – Uso effettivo di un marchio – Onere della prova – Domanda di decadenza per mancato uso – Norma procedurale nazionale che impone al richiedente di effettuare una ricerca di mercato concernente l’uso del marchio»
Nella causa C‑183/21,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Landgericht Saarbrücken (Tribunale del Land, Saarbrücken, Germania), con decisione del 4 marzo 2021, pervenuta in cancelleria il 23 marzo 2021, nel procedimento
Maxxus Group GmbH & Co. KG
contro
Globus Holding GmbH & Co. KG,
LA CORTE (Decima Sezione),
composta da I. Jarukaitis, presidente di sezione, D. Gratsias (relatore) e Z. Csehi, giudici,
avvocato generale: N. Emiliou
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Maxxus Group GmbH & Co. KG, da E. Stolz, Rechtsanwalt;
– per la Commissione europea, da G. Braun, G. Wilms ed É. Gippini Fournier, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 2008, L 299, pag. 25), nonché degli articoli 16, 17 e 19 della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 2015, L 336, pag. 1).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Maxxus Group GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «Maxxus») e la Globus Holding GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «Globus») relativamente alla decadenza di quest’ultima dai diritti afferenti a due marchi registrati in Germania.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Direttiva 2008/95
3 L’articolo 10 della direttiva 2008/95, intitolato «Uso del marchio di impresa», enunciava quanto segue:
«1. Se, entro cinque anni dalla data in cui si è chiusa la procedura di registrazione, il marchio di impresa non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo nello Stato membro interessato per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, il marchio di impresa è sottoposto alle sanzioni previste nella presente direttiva, salvo motivo legittimo per il mancato uso.
Ai sensi del primo comma sono inoltre considerati come uso:
a) l’uso del marchio di impresa in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio di impresa nella forma in cui esso è stato registrato;
b) l’apposizione del marchio di impresa sui prodotti o sul loro condizionamento nello Stato membro interessato solo ai fini dell’esportazione.
2. Si considera come uso del marchio di impresa da parte del titolare l’uso del marchio di impresa col consenso del titolare o l’uso del marchio d’impresa da parte di una qualsiasi persona abilitata a utilizzare un marchio collettivo o un marchio di garanzia o certificazione.
(...)».
4 L’articolo 12 di tale direttiva, intitolato «Motivi di decadenza», al suo paragrafo 1, disponeva quanto segue:
«Il marchio di impresa è suscettibile di decadenza se entro un periodo ininterrotto di cinque anni esso non ha formato oggetto di uso effettivo nello Stato membro interessato per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato e se non sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso.
Tuttavia nessuno può affermare che un marchio di impresa sia decaduto qualora, tra la scadenza di detto periodo e la presentazione della domanda di decadenza, sia iniziato o reiniziato l’uso effettivo del marchio di impresa.
Eventuali preparativi per l’inizio o il reinizio dell’uso del marchio di impresa avviati solo dopo che il titolare abbia saputo che potrebbe essere presentata una domanda di decadenza, non vengono presi in considerazione ove intervengano nei tre mesi che precedono la presentazione della domanda di decadenza, e al massimo allo scadere del periodo ininterrotto di cinque anni di mancato uso».
Direttiva 2015/2436
5 Il considerando 10 della direttiva 2015/2436 così recita:
«È di essenziale importanza garantire che i marchi d’impresa registrati abbiano la stessa protezione negli ordinamenti giuridici di tutti gli Stati membri. (...)».
6 L’articolo 16 di tale direttiva, intitolato «Uso del marchio d’impresa», dispone quanto segue:
«1. Se, entro cinque anni dalla data di conclusione della procedura di registrazione, il marchio d’impresa non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo nello Stato membro interessato per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, o se tale uso è stato sospeso per un periodo continuo di cinque anni, il marchio d’impresa è sottoposto ai limiti e alle sanzioni previste all’articolo 17, all’articolo 19, paragrafo 1, all’articolo 44, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 46, paragrafi 3 e 4, salvo motivo legittimo per il mancato uso.
(...)
5. Ai sensi del paragrafo 1 sono inoltre considerati come uso:
a) l’uso del marchio d’impresa in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui è stato registrato, a prescindere dal fatto che anche il marchio nella forma utilizzata sia o meno registrato a nome del titolare;
b) l’apposizione del marchio d’impresa sui prodotti o sul loro imballaggio nello Stato membro interessato solo ai fini dell’esportazione.
6. Si considera come uso del marchio d’impresa da parte del titolare l’uso del marchio d’impresa col consenso del titolare».
7 L’articolo 17 della suddetta direttiva, intitolato «Mancato uso come difesa in un’azione per contraffazione», così prevede:
«Il titolare di un marchio d’impresa ha il diritto di vietare l’uso di un segno solo nella misura in cui non possa essere incorso nella decadenza dai suoi diritti a norma dell’articolo 19 nel momento in cui è avviata l’azione per contraffazione. Su richiesta del convenuto, il titolare del marchio d’impresa fornisce la prova che, nel corso del termine dei cinque anni precedenti la data in cui è stata avviata l’azione, il marchio d’impresa è stato oggetto di uso effettivo a norma dell’articolo 16 per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e su cui si fonda l’azione, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso, a condizione che la procedura di registrazione del marchio, alla data in cui l’azione è stata avviata, fosse conclusa da almeno cinque anni».
8 L’articolo 19 della medesima direttiva, intitolato «Mancanza di uso effettivo come motivo di decadenza», enuncia quanto segue:
«1. Il marchio d’impresa è suscettibile di decadenza se entro un periodo ininterrotto di cinque anni esso non ha formato oggetto di uso effettivo nello Stato membro interessato per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato e se non sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso.
2. Nessuno può affermare che un titolare di un marchio d’impresa sia decaduto dai diritti ad esso relativi qualora, tra la scadenza di detto periodo di cinque anni e la presentazione della domanda di decadenza, sia iniziato o ripreso l’uso effettivo del marchio d’impresa.
3. L’inizio o la ripresa dell’uso del marchio d’impresa nei tre mesi precedenti la presentazione della domanda di decadenza e non prima dello scadere del termine ininterrotto di cinque anni di mancato uso non sono presi in considerazione qualora i preparativi a tal fine siano stati avviati solo dopo che il titolare abbia saputo che poteva essere presentata una domanda di decadenza».
9 L’articolo 54 della direttiva 2015/2436, intitolato «Recepimento», dispone quanto segue:
«1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 3 a 6, agli articoli da 8 a 14, agli articoli 16, 17 e 18, agli articoli da 22 a 39, all’articolo 41, agli articoli 43 e 44 e agli articoli da 46 a 50 entro il 14 gennaio 2019. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 45 entro il 14 gennaio 2023. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
(...)».
10 L’articolo 55 di tale direttiva, intitolato «Abrogazione», così prevede:
«La direttiva [2008/95] è abrogata a decorrere dal 15 gennaio 2019, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno della [prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d’impresa (GU 1989, L 40, pag. 1),] di cui all’allegato I, parte B della direttiva [2008/95].
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato».
Diritto tedesco
11 In forza dell’articolo 49, paragrafo 1, del Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz) (legge sulla protezione dei marchi e degli altri segni distintivi), del 25 ottobre 1994 (BGBl. 1994 I, pag. 3082), il marchio è cancellato dal registro, su richiesta, per causa di decadenza se non è stato utilizzato per un periodo ininterrotto di cinque anni.
12 Ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 2, punto 1, di tale legge, chiunque può presentare un ricorso volto a far dichiarare la decadenza di un marchio, ai sensi dell’articolo 49 della suddetta legge. nei limiti in cui si invochi il mancato uso di tale marchio.
Fatti all’origine del procedimento principale e questione pregiudiziale
13 La Globus è titolare del marchio denominativo MAXUS. Tale marchio è stato registrato nel luglio 1996 presso il Deutsches Patent- und Markenamt (Ufficio tedesco dei brevetti e dei marchi, Germania), per vari prodotti delle classi da 1 a 9 e da 11 a 34, ai sensi dell’Accordo di Nizza, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato.
14 Inoltre, la Globus è titolare del seguente marchio figurativo, registrato nel maggio 1996 presso l’Ufficio tedesco dei brevetti e dei marchi, per prodotti delle classi da 1 a 9 e da 11 a 34:
15 Il 28 novembre 2019 la Maxxus ha adito il Landgericht Saarbrücken (Tribunale del Land, Saarbrücken, Germania) – che è il giudice del rinvio – con un ricorso diretto a ottenere, in sostanza, che la Globus venga dichiarata decaduta, per mancato uso, dai suoi diritti relativi ai marchi menzionati ai punti 13 e 14 della presente sentenza.
16 A sostegno della sua domanda, la Maxxus fa valere che, negli ultimi cinque anni, la Globus non ha fatto un uso di tali marchi idoneo ad assicurare il mantenimento dei suoi diritti su di essi. La Maxxus afferma di aver effettuato ricerche online – anche sul sito Internet della Globus – che non avrebbero fornito alcuna indicazione di tale uso. Inserendo il termine «MAXUS» nello strumento di ricerca interno del sito Internet della Globus si otterrebbero due risultati che farebbero riferimento a un negozio di bevande a Freilassing (Germania), gestito da una società collegata alla Globus. Tuttavia, da ricerche effettuate su Internet risulterebbe che le bevande vendute da quest’ultima società non recano il marchio MAXUS, bensì altri marchi di produttori terzi. Ciò sarebbe stato confermato da ricerche effettuate nel negozio in questione da un’agenzia investigativa, incaricata a tal fine dalla Maxxus.
17 La Globus contesta le suddette affermazioni e sostiene di aver fatto un uso dei due marchi di cui trattasi idoneo ad assicurare il mantenimento dei propri diritti su di essi.
18 Il giudice del rinvio rileva che, nell’ambito di un procedimento di decadenza di un marchio per mancato uso, ai sensi della giurisprudenza del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), occorre distinguere l’onere di allegazione (Darlegungslast) dall’onere della prova. Per quanto riguarda l’onere di allegazione, incombe al ricorrente esporre, in maniera circostanziata, gli elementi volti a dimostrare il mancato uso del marchio. A tale titolo, detta parte dovrebbe effettuare, con propri mezzi, un’indagine che consenta di comprendere se il titolare abbia utilizzato il marchio interessato in modo tale da assicurare il mantenimento dei suoi diritti. Dal momento che il ricorrente non è in generale a conoscenza delle procedure commerciali del titolare del marchio, quest’ultimo potrebbe allora sopportare un onere di allegazione detto «secondario». Per quanto riguarda l’onere della prova del mancato uso, esso grava sul ricorrente.
19 Il giudice del rinvio rileva che, in seguito alla sentenza del 22 ottobre 2020, Ferrari (C‑720/18 e C‑721/18, EU:C:2020:854, punto 82), in cui la Corte ha statuito che l’onere della prova del fatto che un marchio abbia formato oggetto di un «uso effettivo», ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2008/95, grava sul titolare di tale marchio, la summenzionata giurisprudenza del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) relativa all’onere della prova non è più condivisibile. Esso ritiene che rimanga tuttavia irrisolta la questione se il diritto nazionale possa continuare a far gravare sul ricorrente l’onere di allegazione. A suo avviso, a tale questione deve essere fornita una risposta affermativa.
20 Al riguardo, il giudice del rinvio fornisce precisazioni quanto alla distinzione, nel diritto tedesco, tra l’onere di allegazione e l’onere della prova. L’onere di allegazione impone a una parte di essere il più possibile concreta nelle sue affermazioni, con il rischio di risultare soccombente nel processo qualora non assolva tale onere. Il diritto processuale tedesco impone altresì al convenuto un onere di allegazione secondario. Ciascuna delle parti è tenuta a fare ricerche nel proprio campo di azione. Tali diversi oneri e obblighi sono distinti dall’onere della prova. L’onere di allegazione differisce dall’onere della prova nel senso che ciascuna parte è tenuta a presentare osservazioni sui fatti di cui è a conoscenza o che possono essere ricercati con uno sforzo ragionevole.
21 Il giudice del rinvio ritiene che il diritto dell’Unione e, in particolare la direttiva 2015/2436, non osti al fatto che l’onere di allegazione sia posto a carico della parte che chiede la decadenza di un marchio per mancato uso. Tale onere potrebbe essere giustificato da un bilanciamento degli interessi delle parti coinvolte. In un procedimento di decadenza di un marchio per mancato uso incomberebbe al ricorrente verificare, nei limiti del possibile, se il convenuto abbia fatto un uso effettivo del suo marchio. Soltanto al termine di una simile ricerca e dell’esposizione dei suoi risultati quest’ultimo dovrebbe essere tenuto a rivelare l’uso che ha fatto del proprio marchio. Poiché non è richiesto alcun interesse ad agire concreto per presentare una domanda di decadenza di un marchio per mancato uso, chiunque potrebbe costringere il titolare a divulgare l’uso che ha fatto del proprio marchio, il che implicherebbe un rischio serio di procedimenti abusivi. Il ricorrente potrebbe infatti forzare il titolare del marchio interessato a rinunciare a segreti commerciali e a porre in essere notevoli sforzi di ricerca al fine di dimostrare l’uso effettivo del suo marchio.
22 Poiché la direttiva 2015/2436 non disciplina la procedura nazionale relativa a una domanda di decadenza di un marchio per mancato uso, il giudice del rinvio ritiene che la sentenza del 22 ottobre 2020, Ferrari (C‑720/18 e C‑721/18, EU:C:2020:854), non osti a che il ricorrente sopporti un onere di allegazione così come prospettato da tale giudice.
23 In tali circostanze, il Landgericht Saarbrücken (Tribunale del Land, Saarbrücken) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se il diritto dell’Unione, con specifico riguardo alla direttiva [2008/95], in particolare l’articolo 12, o la direttiva [2015/2436], in particolare gli articoli 16, 17, 19, debba essere interpretato nel senso che l’effetto utile di dette disposizioni osti ad un’interpretazione del diritto processuale nazionale, la quale
a) impone al ricorrente, in un procedimento civile di cancellazione di un marchio nazionale registrato a causa di decadenza per mancato uso, un onere di allegazione distinto dall’onere della prova; e
b) nell’ambito di tale onere di allegazione, impone al ricorrente
– di esporre in un procedimento del genere, in modo circostanziato, per quanto gli sia possibile, il mancato uso del marchio da parte della resistente, nonché,
– di effettuare a tal fine una propria ricerca di mercato, adeguata alla domanda di cancellazione e alla peculiarità del marchio in questione».
Sulla questione pregiudiziale
Sulla ricevibilità
24 La Maxxus fa valere, in sostanza, che, in una sentenza del 14 gennaio 2021, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha dichiarato, in seguito alla sentenza del 22 ottobre 2020, Ferrari (C‑720/18 e C‑721/18, EU:C:2020:854), che, in un procedimento di decadenza di un marchio per mancato uso, il ricorrente deve soltanto sostenere che il titolare di tale marchio non ne abbia fatto uso, mentre l’onere della prova e l’onere di allegazione gravano, in diritto tedesco, sul titolare del marchio in questione. Ne consegue che, secondo la Maxxus, non è necessario rispondere alla questione sollevata dal giudice del rinvio al fine di risolvere la controversia principale.
25 Al riguardo, secondo costante giurisprudenza, la Corte è legittimata unicamente a pronunciarsi sull’interpretazione o sulla validità del diritto dell’Unione riguardo, segnatamente, alla situazione di diritto descritta dal giudice del rinvio, al fine di fornire a quest’ultimo gli elementi utili alla soluzione della controversia dinanzi ad esso pendente (sentenza del 20 dicembre 2017, Schweppes, C‑291/16, EU:C:2017:990, punto 21 e giurisprudenza ivi citata).
26 Inoltre, la Corte ha ripetutamente dichiarato che spetta al solo giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, tanto la necessità quanto la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte (sentenza del 6 ottobre 2021, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi, C‑561/19, EU:C:2021:799, punto 35 e giurisprudenza citata). Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (sentenza del 20 dicembre 2017, Schweppes, C‑291/16, EU:C:2017:990, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).
27 Il rigetto, da parte della Corte, di una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un giudice nazionale è possibile, quindi, soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o l’oggetto della controversia principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi in fatto e in diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (sentenza del 20 dicembre 2017, Schweppes, C‑291/16, EU:C:2017:990, punto 24).
28 Così non è nel caso di specie. Il giudice del rinvio ha spiegato e interpretato norme procedurali tedesche, sotto la propria responsabilità, e ne ha dedotto che, in un procedimento di decadenza di un marchio per mancato uso, il ricorrente è tenuto a rispettare determinati requisiti in materia di allegazione dei fatti da cui dipende la ricevibilità della sua domanda. Tale giudice chiede alla Corte, in sostanza, se la direttiva 2008/95 o la direttiva 2015/2436 debbano essere interpretate nel senso che esse ostano a una normativa nazionale che impone simili requisiti. È chiaro che una questione del genere presenta un rapporto diretto con l’oggetto della controversia principale.
29 Pertanto, la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.
Nel merito
30 In via preliminare, occorre rilevare che dal fascicolo trasmesso alla Corte dal giudice del rinvio emerge che la domanda di decadenza oggetto della controversia principale è stata presentata il 28 novembre 2019. Orbene, il termine impartito agli Stati membri per il recepimento della direttiva 2015/2436 nel diritto nazionale, di cui all’articolo 54, paragrafo 1, di tale direttiva, è scaduto il 14 gennaio 2019. In forza dell’articolo 55 di detta direttiva, quest’ultima ha abrogato e sostituito la direttiva 2008/95. Se è vero che le disposizioni pertinenti delle direttive 2008/95 e 2015/2436 sono sostanzialmente identiche, ciò non toglie tuttavia che il presente rinvio pregiudiziale debba essere esaminato alla luce della direttiva 2015/2436 (v., in tal senso, sentenza del 2 luglio 2020, mk advokaten, C‑684/19, EU:C:2020:519, punto 4).
31 Inoltre, né l’articolo 16 della direttiva 2015/2436, relativo alla nozione di uso effettivo di un marchio e al periodo durante il quale il titolare di quest’ultimo deve aver fatto tale uso, né l’articolo 17 di detta direttiva, relativo al mancato uso come difesa in un’azione per contraffazione, sono direttamente pertinenti per rispondere alla questione del giudice del rinvio. Pertanto, la questione sollevata deve essere esaminata unicamente alla luce dell’articolo 19 della direttiva in parola.
32 Fatte tali precisazioni, si deve ritenere che, con la sua questione, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se l’articolo 19 della direttiva 2015/2436 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una norma procedurale di uno Stato membro la quale, in un procedimento avente ad oggetto una domanda di decadenza per mancato uso di un marchio, impone al ricorrente di effettuare una ricerca di mercato concernente l’eventuale uso di detto marchio da parte del suo titolare e di presentare al riguardo, nel limite del possibile, osservazioni circostanziate a sostegno della sua domanda.
33 Al riguardo, occorre rilevare che la questione dell’onere della prova dell’uso effettivo, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2015/2436, nell’ambito di un procedimento vertente sulla decadenza di un marchio per mancato uso non costituisce una disposizione procedurale rientrante nella competenza degli Stati membri (v., per analogia, sentenza del 22 ottobre 2020, Ferrari, C‑720/18 e C‑721/18, EU:C:2020:854, punto 76 e giurisprudenza ivi citata).
34 Se infatti tale questione dipendesse dall’ordinamento nazionale degli Stati membri, potrebbe derivarne, per i titolari di marchi, una tutela variabile in funzione della legge interessata, cosicché l’obiettivo di una «stessa protezione negli ordinamenti giuridici di tutti gli Stati membri», fissato nel considerando 10 della direttiva 2015/2436 e giudicato «essenziale» da quest’ultimo, non sarebbe raggiunto (v., per analogia, sentenza del 22 ottobre 2020, Ferrari, C‑720/18 e C‑721/18, EU:C:2020:854, punto 77 e giurisprudenza ivi citata).
35 Inoltre, il principio secondo il quale spetta al titolare del marchio addurre la prova dell’uso effettivo del medesimo, si limita in realtà a tradurre quanto postulano il buon senso e un elementare imperativo di efficacia della procedura. Il titolare del marchio contestato è infatti il soggetto più idoneo a fornire la prova degli atti concreti che consentono di suffragare l’affermazione secondo cui il suo marchio ha formato oggetto di un uso effettivo (sentenza del 22 ottobre 2020, Ferrari, C‑720/18 e C‑721/18, EU:C:2020:854, punti 78 e 81 nonché giurisprudenza ivi citata).
36 Ne consegue che l’articolo 19 della direttiva 2015/2436 deve essere interpretato nel senso che l’onere della prova del fatto che un marchio abbia formato oggetto di un «uso effettivo», ai sensi di tale disposizione, grava sul titolare di detto marchio (v., per analogia, sentenza del 22 ottobre 2020, Ferrari, C‑720/18 e C‑721/18, EU:C:2020:854, punto 82).
37 È vero che il fatto che il ricorrente, in un determinato procedimento, non debba sopportare l’onere della prova non lo esime necessariamente dall’obbligo di fornire, nel suo ricorso, un’esposizione completa dei fatti su cui basa le sue pretese.
38 Tuttavia, dall’articolo 19 della direttiva 2015/2436 emerge che una domanda di decadenza di un marchio sul fondamento di tale disposizione si basa sull’allegazione secondo cui il titolare di un marchio non ne fa un uso effettivo. Per sua natura, un’allegazione del genere non si presta a un’esposizione più dettagliata.
39 Al riguardo, occorre constatare che la norma procedurale nazionale prospettata dal giudice del rinvio va al di là di un semplice obbligo, per il ricorrente, di esporre i fatti su cui si basa la sua domanda. Tale norma impone al ricorrente di affermare – e, in caso di contestazione, di provare – che, prima della presentazione della sua domanda, esso ha effettuato ricerche di mercato e che non ha potuto stabilire che il marchio in esame abbia formato oggetto di un uso effettivo.
40 Una simile norma pone quindi, almeno parzialmente, a carico del ricorrente l’onere della prova dell’uso, o del mancato uso, del marchio di cui trattasi, laddove, secondo la giurisprudenza citata al punto 36 della presente sentenza, tale onere grava esclusivamente sul titolare di tale marchio.
41 Il rischio di proliferazione di domande di decadenza abusive per mancato uso, evocato dal giudice del rinvio, non può condurre a una diversa interpretazione.
42 Al fine, infatti, di premunirsi contro un simile rischio – che del resto riguarda non soltanto i procedimenti di decadenza di un marchio per mancato uso, ma tutti i procedimenti giudiziari – esistono, come rilevato dalla Commissione, diversi mezzi procedurali atti a dissuadere abusi processuali.
43 Tali mezzi procedurali comprendono la possibilità di prevedere disposizioni che consentano di respingere sommariamente una domanda di decadenza per mancato uso in quanto manifestamente irricevibile o manifestamente infondata oppure di condannare il ricorrente, in caso di rigetto delle sue pretese, a sopportare le spese sostenute dal titolare del marchio in esame. È altresì possibile imporre al ricorrente il pagamento di una tassa al momento della presentazione del suo ricorso. Al riguardo, dal fascicolo sottoposto alla Corte emerge che, nel caso di specie, la Maxxus ha dovuto pagare una tassa del genere.
44 Per quanto riguarda il rischio, evocato dal giudice del rinvio, che vengano avviati procedimenti di decadenza per mancato uso di un marchio al solo scopo di ottenere la divulgazione dei segreti commerciali del titolare del marchio, dalla giurisprudenza della Corte risulta che un «uso effettivo» del marchio, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2015/2436, presuppone un uso di quest’ultimo nel mercato dei prodotti o servizi protetti dal suddetto marchio e non semplicemente all’interno dell’impresa interessata (sentenza dell’11 marzo 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, punto 37).
45 Ne consegue che le prove dell’uso effettivo di un marchio devono riguardare un uso del medesimo marchio nel mercato, uso che, in quanto tale, non ricade nell’ambito dei segreti commerciali.
46 Tenuto conto dell’insieme delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 19 della direttiva 2015/2436 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una norma procedurale di uno Stato membro che, in un procedimento avente ad oggetto una domanda di decadenza per mancato uso di un marchio, impone al ricorrente di effettuare una ricerca di mercato concernente l’eventuale uso di detto marchio da parte del suo titolare e di presentare al riguardo, nei limiti del possibile, osservazioni circostanziate a sostegno della sua domanda.
Sulle spese
47 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:
L’articolo 19 della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una norma procedurale di uno Stato membro che, in un procedimento avente ad oggetto una domanda di decadenza per mancato uso di un marchio, impone al ricorrente di effettuare una ricerca di mercato concernente l’eventuale uso di detto marchio da parte del suo titolare e di presentare al riguardo, nei limiti del possibile, osservazioni circostanziate a sostegno della sua domanda.
Firme