Mål T‑436/12

Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG

mot

Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (harmoniseringskontoret)

”Gemenskapsvarumärke – Ogiltighetsförfarande – Gemenskapsfigurmärket Rock & Rock – Äldre nationella ordmärkena MASTERROCK, FIXROCK, FLEXIROCK, COVERROCK och CEILROCK – Relativt registreringshinder – Artiklarna 8.1 b och 53.1 a i förordning (EG) nr 207/2009”

Sammanfattning – Tribunalens dom (nionde avdelningen) av den 8 juli 2015

1.      Gemenskapsvarumärke – Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke – Relativa registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre varumärke som registrerats för varor eller tjänster som är identiska eller av liknande slag – Risk för förväxling med det äldre varumärket – Bedömningskriterier

(Rådets förordning nr 207/2009, artikel 8.1 b)

2.      Gemenskapsvarumärke – Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke – Relativa registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre varumärke som registrerats för varor eller tjänster som är identiska eller av liknande slag – Risk för förväxling med det äldre varumärket

(Rådets förordning nr 207/2009, artikel 8.1 b)

3.      Gemenskapsvarumärke – Avstående, upphävande och ogiltighet – Relativa ogiltighetsgrunder – Ett identiskt eller liknande äldre varumärke har registrerats för varor eller tjänster som är identiska eller av liknande slag – Risk för förväxling med det äldre varumärket – Figurmärket Rock & Rock och ordmärkena MASTERROCK, FIXROCK, FLEXIROCK, COVERROCK och CEILROCK

(Rådets förordning nr 207/2009, artiklarna 8.1 b och 53.1 a)

4.      Gemenskapsvarumärke – Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke – Relativa registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre varumärke som registrerats för varor eller tjänster som är identiska eller av liknande slag – Likhet mellan de berörda varumärkena

(Rådets förordning nr 207/2009, artikel 8.1 b)

5.      Gemenskapsvarumärke – Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke – Relativa registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre varumärke som registrerats för varor eller tjänster som är identiska eller av liknande slag – Risk för förväxling med det äldre varumärket

(Rådets förordning nr 207/2009, artikel 8.1 b)

6.      Gemenskapsvarumärke – Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke – Relativa registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre varumärke som registrerats för varor eller tjänster som är identiska eller av liknande slag – Risk för förväxling med det äldre varumärket

(Rådets förordning nr 207/2009, artikel 8.1 b)

1.      Se domen.

(se punkt 16)

2.      Se domen.

(se punkt 18)

3.      När omsättningskretsen utgörs av tyska genomsnittskonsumenter och fackmän i byggbranschen föreligger inte någon risk för förväxling – i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken – mellan figurkännetecknet Rock & Rock som sökts registrerat som gemenskapsvarumärke för varor i klasserna 2, 19 och 27 i Niceöverenskommelsen och ordmärkena MASTERROCK, FIXROCK, FLEXIROCK, COVERROCK och CEILROCK som tidigare registrerats i Tyskland för varor eller tjänster i klasserna 6, 17, 19 och 37.

De varor som avses med de motstående kännetecknen delvis liknar varandra och i övrigt liknar varandra i låg grad eller är olika. Vidare är omsättningskretsens uppmärksamhetsnivå särskilt hög och det föreligger endast en låg grad av likhet mellan de motstående kännetecknen. Denna likhet följer dessutom av en beståndsdel som är i hög grad beskrivande och lovordande för de varor som avses och lovordande för de tjänster som avses. Slutligen har de äldre varumärkena låg särskiljningsförmåga, med undantag av varumärket CEILROCK som har normal särskiljningsförmåga.

Vid en helhetsbedömning av de motstående kännetecknen är, med hänsyn till att omsättningskretsens uppmärksamhetsnivå är särskilt hög vid köp av de varor som avses, de visuella, fonetiska och begreppsmässiga skillnaderna mellan de motstående kännetecknen tillräckliga för att, trots likheterna mellan vissa av de varor som avses, förhindra att likheterna med anledning av den gemensamma beståndsdelen rock medför en risk för att tyska genomsnittskonsumenter och fackmän i byggbranschen förväxlar de motstående varumärkena.

Beståndsdelen rock är inte ägnad att bilda den gemensamma grunden för en varumärkesfamilj, eftersom den är i hög grad beskrivande och lovordande för de varor och tjänster som avses med de äldre varumärkena. Ett erkännande av en varumärkesfamilj som innehåller den på serie grundade beståndsdelen rock, skulle innebära just att ett monopol tillerkändes avseende beståndsdelen rock, som i hög grad är beskrivande och lovordande för de varor och tjänster som avses med de äldre varumärkena. Det starkare skydd som uppkommer genom att en varumärkesfamilj erkänns, innebär i praktiken att andra aktörer inte kan registrera ett varumärke som innehåller beståndsdelen rock, och i förekommande fall till och med kan förbjudas att använda den beståndsdelen i slogans och reklammaterial. En sådan begränsning av den fria konkurrensen som skulle följa av att ett grundläggande ord i det engelska språket förbehålls en enda ekonomisk aktör kan inte motiveras med en strävan att gottgöra den kreativa insats eller reklaminsats som innehavaren av de äldre varumärkena har gjort. När det inte är fråga om att särskiljningsförmågan ökat genom att varumärket använts, är det kommersiella värde som nämnda förbehåll utgör nämligen inte ett resultat av sådana insatser från innehavarens sida, utan endast ett resultat av ordets innebörd, som är förutbestämt genom det aktuella språket och som anknyter till de aktuella varornas och tjänsternas egenskaper.

(se punkterna 19, 24, 81, 83, 86, 96 och 97)

4.      Se domen.

(se punkterna 26 och 27)

5.      För att fastställa särskiljningsförmågan hos en beståndsdel i ett varumärke, ska det göras en bedömning av om beståndsdelen lämpar sig som identifikationsmedel för att fastställa att de varor och tjänster med avseende på vilka varumärket har registrerats kommer från ett visst företag och således för att särskilja dessa varor och tjänster från andra företags. Vid denna bedömning ska hänsyn bland annat tas till beståndsdelens inneboende egenskaper mot bakgrund av frågan huruvida den är beskrivande med avseende på de varor eller tjänster för vilka varumärket har registrerats.

(se punkt 28)

6.      Associationsrisk utgör ett specialfall av förväxlingsrisk och karaktäriseras av den omständigheten att varumärkena i fråga visserligen inte direkt kan förväxlas av omsättningskretsen, men kan uppfattas som två varumärken med samma innehavare. För att det kriteriet ska beaktas är det nödvändigt att ansökan om ogiltighetsförklaring bygger på att flera varumärken föreligger som har gemensamma kännetecken som gör det möjligt att anse att de tillhör samma serie eller familj. Den omständigheten att en serie eller en familj av varumärken föreligger är emellertid relevant endast om den gemensamma beståndsdelen är särskiljande. Om den beståndsdelen är beskrivande, kan den inte ge upphov till risk för förväxling.

Det mer omfattande skyddet för en varumärkesfamilj kan inte med framgång åberopas när den gemensamma beståndsdelen i de äldre varumärkena är i hög grad beskrivande för de varor och tjänster som avses. Ett ord som hänför sig till arten av dessa varor eller tjänster kan nämligen inte bilda den gemensamma särskiljande grunden för en varumärkesfamilj.

Det mer omfattande skydd som syftar till att undvika risk för associering ska, även i samband med en varumärkesfamilj, endast medges när det yngre varumärket har särdrag som kan knyta det till serien. Det kan vara så, att detta inte är fallet till exempel när den beståndsdel som är gemensam för äldre varumärken som ingår i en serie används i det sökta varumärket med ett annat semantiskt innehåll.

(se punkterna 79, 80 och 87)