Processo T‑186/02

BMI Bertollo Srl

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e       modelos) (IHMI)

«Marca comunitária – Processo de oposição – Marcas anteriores nominativas DIESEL – Pedido de marca comunitária figurativa DIESELIT – Motivo relativo de recusa – Risco de confusão – Artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.° 40/94»

Sumário do acórdão

1.      Marca comunitária – Observações de terceiros e oposição – Exame da oposição – Alcance – Carácter distintivo da marca anterior – Limite do exame aos produtos reivindicados pelo requerente da marca, com exclusão de eventuais produtos diferentes designados pela marca anterior

[Regulamento n.° 40/94 do Conselho, artigo 8.°, n.° 1, alínea b)]

2.      Marca comunitária – Definição e aquisição da marca comunitária – Motivos relativos de recusa – Oposição pelo titular de uma marca anterior idêntica ou semelhante registada para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes – Risco de confusão com a marca anterior – Marca figurativa «DIESELIT» e marcas nominativas «DIESEL»

[Regulamento n.° 40/94 do Conselho, artigo 8.°, n.° 1, alínea b)]

3.      Marca comunitária – Observações de terceiros e oposição – Exame da oposição – Alcance – Motivos absolutos de recusa invocados pelo requerente da marca – Exclusão – Possibilidade de recurso aos procedimentos de anulação comunitários ou nacionais

[Regulamento n.° 40/94 do Conselho, artigo 8.°, n.° 1, alínea b)]

1.      No âmbito do exame de uma oposição deduzida pelo titular da marca anterior, ao abrigo do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94 sobre a marca comunitária, a avaliação do grau de carácter distintivo da marca anterior deve fazer‑se relativamente aos produtos nos quais assenta a oposição, ou seja, os produtos reivindicados pelo requerente da marca. Também não há que ter em conta outros produtos reivindicados pelo opositor e pertencentes às mesmas classes que as reivindicadas pelo requerente da marca.

(cf. n.^os 54, 55)

2.      Existe, para o público italiano e europeu, risco de confusão entre o sinal figurativo DIESELIT, que consiste na reprodução dessa menção em caracteres de imprensa de cor vermelha, cujo registo enquanto marca comunitária é pedido para ferros de engomar, depósitos de água para ferros de engomar e tábuas de engomar, que se incluem respectivamente nas classes 7, 11 e 21 na acepção do acordo de Nice, e as marcas nominativas DIESEL, registadas na Itália para designar para todos os produtos e serviços das classes 1 a 42 e como marca comunitária para designar todos os produtos abrangidos pelas classes 11, 19, 20 e 21 do referido acordo, na medida em que, por um lado, os produtos a que se refere a marca pedida e os cobertos pelas marcas anteriores são idênticos ou semelhantes e que, por outro, os sinais em litígio são semelhantes do ponto de vista visual, fonético e conceptual, a tal ponto que o público‑alvo possa crer que os produtos em causa provêm da mesma empresa ou, se for o caso, de empresas ligadas economicamente.

(cf. n.^os 43, 48, 51, 58, 59)

3.      No âmbito do exame da oposição deduzida pelo titular da marca anterior, ao abrigo do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94 sobre a marca comunitária, o requerente da marca não pode invocar um motivo absoluto de recusa para se opor ao registo válido de um sinal por um serviço nacional ou pelo Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI). Com efeito, os motivos absolutos de recusa a que se refere o artigo 7.° do Regulamento n.° 40/94 não têm que ser examinados no âmbito de um processo de oposição e este artigo não figura entre as disposições relativamente às quais a legalidade da decisão que declarou procedente a oposição deve ser apreciada.

Caso o requerente da marca considere que a marca anterior foi registada em violação das disposições do artigo 7.° do Regulamento n.° 40/94, deve apresentar um pedido de nulidade nos termos do artigo 51.° deste regulamento quando se trate de uma marca anterior comunitária ou quando se trate de uma marca nacional no âmbito de um pedido de anulação formulado no Estado‑Membro em causa.

(cf. n.° 71)