Asunto T‑321/10

SA.PAR. Srl

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior
(Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

«Marca comunitaria — Procedimiento de nulidad — Marca comunitaria denominativa GRUPPO SALINI — Mala fe — Artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 207/2009»

Sumario — Sentencia del Tribunal General (Sala Sexta)
de 11 de julio de 2013

1.      Marca comunitaria — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad absoluta — Solicitante que actúa de mala fe al presentar la solicitud de marca — Criterios de apreciación — Consideración de todos los factores pertinentes existentes en el momento de la presentación de la solicitud de registro — Conocimiento, por parte del solicitante, del uso por parte de un tercero de un signo idéntico o similar — Intención del solicitante — Grado de protección jurídica de los signos de que se trate — Lógica comercial en la base del registro del signo controvertido como marca comunitaria — Cronología de los acontecimientos que caracterizaron la presentación de la solicitud de marca — Grado de notoriedad

[Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, art. 52, ap. 1, letra b)]

2.      Marca comunitaria — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad absoluta — Solicitante que actúa de mala fe al presentar la solicitud de marca — Marca denominativa GRUPPO SALINI

[Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, art. 52, letra b)]

3.      Marca comunitaria — Normas de procedimiento — Motivación de las resoluciones — Objetivo

[Art. 296 TFUE; Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, art. 75, primera frase]

1.      Con arreglo al artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009, se declarará la nulidad de la marca comunitaria, mediante solicitud presentada ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca cuando el solicitante hubiera actuado de mala fe al presentar la solicitud de la marca. Incumbe al que solicita la nulidad basándose en este motivo demostrar las circunstancias que permitan concluir que el titular de una marca comunitaria actuó de mala fe al presentar la solicitud de registro de la misma.

Para apreciar la existencia de la mala fe del solicitante, en el sentido de la mencionada disposición, se deben tener en cuenta todos las factores pertinentes propios del caso de autos y que existían en el momento de presentar la solicitud de registro de un signo como marca comunitaria y, en particular, en primer lugar, el hecho de que el solicitante sabe, o debe saber, que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, un signo idéntico o similar para un producto o servicio idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita, en segundo lugar, la intención del solicitante de impedir que dicho tercero continúe utilizando tal signo así como, en tercer lugar, el grado de protección jurídica del que gozan el signo del tercero y el signo cuyo registro se solicita.

Sin perjuicio de ello, los factores que se enumeran son solamente ejemplos ilustrativos de un conjunto de elementos que pueden ser tenidos en cuenta a la hora de pronunciarse sobre la posible mala fe de un solicitante de registro al presentar la solicitud de marca. En consecuencia, procede considerar que, en el marco del análisis global llevado a cabo conforme al artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009, cabe asimismo tener en cuenta la lógica comercial en la que se inscribe la presentación de la solicitud de registro del signo como marca comunitaria y la cronología de los acontecimientos que han caracterizado la referida presentación.

Finalmente, cabe tener en cuenta el grado de notoriedad del que goza un signo en el momento de presentar la solicitud de su registro, pues tal grado de notoriedad puede justificar precisamente el interés del solicitante en garantizar una protección jurídica más amplia de su signo.

En cuanto a las intenciones del solicitante de una marca, éstas deben examinarse tal como puedan deducirse de las circunstancias objetivas y de su manera de actuar concreta, de su papel o de su posición, del conocimiento del que disponía en relación con el uso del signo anterior, los lazos de naturaleza contractual, precontractual o postcontractual que mantenía con el solicitante de la nulidad, de la existencia de deberes u obligaciones recíprocas, incluidos los deberes de lealtad y honestidad por motivo de los mandatos societarios o de las funciones de dirección que hubieran sido ejercidas o sigan siendo ejercidas en el seno de la empresa del solicitante de la nulidad, y, con carácter más general, de todas las situaciones objetivas de conflicto de intereses en las que el solicitante de una marca hubiera desarrollado su actividad.

(véanse los apartados 18, 21 a 23, 28 y 33)

2.      Véase el texto de la resolución.

(véanse los apartados 26 a 35 y 45)

3.      Véase el texto de la resolución.

(véase el apartado 41)