SENTENZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione)
13 maggio 2020 (*)
«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo BIO-INSECT Shocker – Impedimento alla registrazione assoluto – Marchio che può indurre in errore il pubblico – Articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 207/2009»
Nella causa T‑86/19,
SolNova AG, con sede in Zollikon (Svizzera), rappresentata da P. Lee, avvocato,
ricorrente,
contro
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da A. Söder, in qualità di agente,
convenuto,
controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale,
Canina Pharma GmbH, con sede in Hamm (Germania), rappresentata da O. Bischof, avvocato,
avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 dicembre 2018 (procedimento R 276/2018-2), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la SolNova e la Canina Pharma,
IL TRIBUNALE (Nona Sezione),
composto da M.J. Costeira, presidente, B. Berke (relatore) e T. Perišin, giudici,
cancelliere: E. Coulon,
visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 febbraio 2019,
visto il controricorso dell’EUIPO depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 aprile 2019,
visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 aprile 2019,
visto che le parti non hanno presentato, nel termine di tre settimane dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, domanda di fissazione di un’udienza, e avendo deciso, ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire omettendo la fase orale del procedimento,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti
1 Il 26 novembre 2015 l’interveniente, Canina Pharma GmbH, presentava una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].
2 Il marchio di cui veniva chiesta la registrazione è il segno denominativo BIO-INSECT Shocker.
3 I prodotti e i servizi per i quali veniva chiesta la registrazione rientrano nelle classi 1, 5 e 31 ai sensi dell’Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di dette classi, alla seguente descrizione:
– classe 1: «Preparati biocidi per il settore manifatturiero; prodotti chimici per la produzione di biocidi; additivi chimici agli insetticidi»;
– classe 5: «Disinfettanti; prodotti per distruggere i parassiti dell’uomo; parassiticidi; preparazioni batteriologiche per uso medico o veterinario; additivi nutrizionali per uso medico; spray medicamentosi; spray antibatterici; spray antinfiammatori; insetticidi; sostanze per attrarre gli insetti; spray insettifughi; insettifughi; preparati per distruggere gli insetti; regolatori della crescita degli insetti; fazzolettini imbevuti di repellenti contro gli insetti; polveri anti-pulci; spray antipulci; collari antipulci; preparati antipulci; collari antipulci per animali; polveri antipulci per animali; biocidi; prodotti repellenti per animali; prodotti veterinari; reagenti diagnostici per uso veterinario; vaccini veterinari; supplementi alimentari per uso veterinario; preparazioni igieniche per la profilassi veterinaria»;
– classe 31: «Animali vivi; frutta e ortaggi freschi; malto; bevande per animali da compagnia; alimenti per il bestiame».
4 La domanda di marchio veniva pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 2015/229, del 2 dicembre 2015, e il marchio richiesto veniva registrato il 10 marzo 2016 con il numero 014837553.
5 Il 12 maggio 2016 la ricorrente, SolNova AG, presentava osservazioni di terzi contro la registrazione del marchio, allegando che vi ostasse l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e f), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e f), del regolamento 2017/1001]. Dette osservazioni, essendo state presentate successivamente alla registrazione del marchio contestato, non venivano prese in considerazione dall’EUIPO.
6 Il 25 luglio 2016 la ricorrente presentava una domanda di dichiarazione di nullità del marchio contestato, sulla base dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001], a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c), f) e g), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c), f) e g), del regolamento 2017/1001], per tutti i prodotti che esso contraddistingueva.
7 Il 20 dicembre 2017 la divisione di annullamento respingeva la domanda di dichiarazione di nullità, ritenendo anzitutto che il marchio contestato non fosse descrittivo dei prodotti registrati ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001 e che, in particolare, l’uso del termine «shocker» non fosse comune in relazione a tali prodotti.
8 La divisione di annullamento considerava inoltre che il marchio contestato avesse sufficiente carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.
9 Infine, la divisione di annullamento stabiliva che il marchio contestato non violava l’ordine pubblico a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento 2017/1001 e non era ingannevole ex articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del medesimo regolamento.
10 Il 7 febbraio 2018 la ricorrente proponeva ricorso dinanzi all’EUIPO, ai sensi degli articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001, avverso la decisione della divisione di annullamento.
11 Con decisione dell’11 dicembre 2018 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la seconda commissione di ricorso dell’EUIPO respingeva il ricorso.
12 In primo luogo, la commissione di ricorso respingeva il motivo basato sull’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001, secondo cui il marchio controverso era descrittivo dei prodotti da esso contraddistinti. Sotto un primo profilo, essa considerava che il pubblico di riferimento fosse in parte composto dal grande pubblico e da specialisti e in parte composto esclusivamente da specialisti. Essa riteneva altresì che il livello di attenzione dei consumatori fosse medio-alto in funzione del tipo di prodotto e che, siccome il marchio contestato era composto da termini inglesi, il consumatore di riferimento da prendere in considerazione fosse il consumatore anglofono.
13 Sotto un secondo profilo, la commissione di ricorso rilevava che alcuni prodotti contraddistinti dal marchio contestato erano correlati agli insetticidi o ai prodotti insetticidi (in prosieguo: i «prodotti correlati agli insetticidi»), mentre altri non lo erano, e che la ricorrente aveva omesso di esporre motivi e argomenti a sostegno del carattere descrittivo del marchio contestato rispetto a questi ultimi prodotti.
14 Sotto un terzo profilo, la commissione di ricorso considerava che i termini in lingua inglese «bio insect shocker» non rappresentassero una descrizione diretta delle caratteristiche dei prodotti correlati agli insetticidi, che l’espressione fosse meramente allusiva ed evocativa e che, per giungere al significato del marchio controverso supposto dalla ricorrente, vale a dire un prodotto ecologico per combattere gli insetti mettendoli in stato di shock, i consumatori di riferimento dovessero procedere a una riflessione a più tappe e fare uno sforzo intellettuale. In tale contesto, la commissione di ricorso rilevava che il termine inglese «shocker» denota «qualcosa che sciocca» e che «scioccare» è diverso da «uccidere» o da «respingere».
15 Sotto un quarto profilo, la commissione di ricorso considerava che la ricorrente non avesse dimostrato un uso comune dei termini «insect shocker» in ambito commerciale. Al riguardo, essa riteneva che una parte delle prove fornite dalla ricorrente fosse irrilevante, in quanto riguardava o un uso successivo alla domanda di marchio o imprese che utilizzavano il marchio contestato con il consenso dell’interveniente, e che le prove rimanenti non fossero sufficienti per dimostrare un uso abituale.
16 In secondo luogo, la commissione di ricorso respingeva il motivo basato sull’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, secondo cui il marchio contestato era privo di carattere distintivo, in quanto era fondato unicamente sull’asserita descrittività di detto marchio.
17 In terzo luogo, la commissione di ricorso respingeva il motivo basato sull’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento 2017/1001, secondo cui il marchio contestato era contrario all’ordine pubblico, in quanto la ricorrente non aveva dimostrato che l’uso di detto marchio integrasse necessariamente, al momento della domanda di marchio, una violazione del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (GU 2012, L 167, pag. 1).
18 In quarto luogo, la commissione di ricorso respingeva il motivo basato sull’articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento 2017/1001, secondo cui il marchio contestato era idoneo a indurre in errore il pubblico, in quanto la ricorrente non aveva dimostrato che tale marchio potesse essere qualificato come ingannevole, ciò che aveva dedotto da un’asserita violazione del regolamento n. 528/2012, e poiché era possibile un uso non ingannevole del medesimo.
Conclusioni delle parti
19 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 febbraio 2019, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
20 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione impugnata;
– condannare l’interveniente alle spese, comprese quelle sostenute dinanzi alla commissione di ricorso.
21 L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese.
22 L’interveniente chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
Normativa applicabile
23 In via preliminare, va ricordato che da una giurisprudenza costante risulta che gli organi dell’EUIPO, per esaminare se gli impedimenti assoluti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 ostino alla registrazione di un marchio o debbano comportare la dichiarazione di nullità di un marchio precedentemente registrato, devono collocarsi alla data di deposito della domanda di registrazione [v. sentenze del 21 novembre 2013, Heede/UAMI (Matrix-Energetics), T‑313/11, non pubblicata, EU:T:2013:603, punto 47 e giurisprudenza ivi citata, e dell’8 maggio 2019, VI.TO./EUIPO – Bottega (Forma di una bottiglia dorata), T‑324/18, non pubblicata, EU:T:2019:297, punto 17 e giurisprudenza ivi citata].
24 Il regolamento 2017/1001 è applicabile, in forza del suo articolo 212, a decorrere dal 1º ottobre 2017 e dai termini, dalla finalità e dall’impianto sistematico di tale regolamento non risulta che il suo articolo 7 debba applicarsi a situazioni consolidatesi anteriormente alla sua entrata in vigore.
25 Nel caso di specie, poiché la registrazione del marchio contestato è stata chiesta il 26 novembre 2015, è applicabile l’articolo 7 del regolamento n. 207/2009.
26 Orbene, come risulta dal punto 12 della decisione impugnata, la commissione di ricorso si è basata sulle disposizioni del regolamento 2017/1001, al pari della ricorrente che ha invocato tale regolamento nel ricorso.
27 Tuttavia, poiché l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c), f) e g), del regolamento n. 207/2009 non è stato modificato dal regolamento 2017/1001, il fatto che la commissione di ricorso e la ricorrente abbiano invocato l’articolo 7 di quest’ultimo regolamento è irrilevante ai fini del presente procedimento. Pertanto, la decisione impugnata e il ricorso devono essere intesi come riferiti al regolamento n. 207/2009.
Nel merito
28 A sostegno del ricorso la ricorrente deduce tre motivi, vertenti, il primo, su una violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009, il secondo, su una violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del medesimo e, il terzo, su una violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g), di detto regolamento.
29 Il Tribunale ritiene opportuno trattare il primo motivo e poi il terzo motivo.
Sul primo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009
30 Nell’ambito del suo primo motivo la ricorrente contesta la valutazione della commissione di ricorso relativa all’assenza di carattere distintivo e al carattere descrittivo del marchio contestato, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009, rispetto ai prodotti correlati agli insetticidi.
31 L’EUIPO e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.
32 Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, sono esclusi dalla registrazione i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o del servizio. In base al paragrafo 2 del medesimo articolo, il paragrafo 1 si applica anche se le cause d’impedimento esistono soltanto per una parte dell’Unione europea.
33 Pertanto, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 osta a che i segni o le indicazioni da esso contemplati siano riservati ad una sola impresa a seguito della loro registrazione come marchi. Tale disposizione persegue, quindi, una finalità di interesse generale, la quale impone che segni o indicazioni del genere possano essere liberamente utilizzati da tutti [sentenze del 23 ottobre 2003, UAMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, punto 31, e del 27 febbraio 2015, Universal Utility International/UAMI (Greenworld), T-106/14, non pubblicata, EU:T:2015:123, punto 14].
34 Inoltre, la valutazione del carattere descrittivo di un segno può essere effettuata soltanto, da un lato, in relazione alla percezione che ne ha il pubblico cui ci si rivolge e, dall’altro, in relazione ai prodotti o ai servizi interessati [v. sentenza del 14 luglio 2017, Klassisk investment/EUIPO (CLASSIC FINE FOODS), T‑194/16, non pubblicata, EU:T:2017:498, punto 22 e giurisprudenza ivi citata].
35 Ne consegue che, perché un segno ricada nel divieto enunciato dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, occorre che esso abbia un nesso sufficientemente diretto e concreto con i prodotti o i servizi in questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e senza ulteriore riflessione una descrizione di tali prodotti e servizi o di una delle loro caratteristiche (v. sentenza del 14 luglio 2017, CLASSIC FINE FOODS, T‑194/16, non pubblicata, EU:T:2017:498, punto 20 e giurisprudenza ivi citata).
36 In proposito, anzitutto, la commissione di ricorso ha ritenuto che il pubblico di riferimento fosse costituito in parte dal grande pubblico e da specialisti e in parte esclusivamente da specialisti, che il livello di attenzione fosse medio-alto in funzione dei prodotti e che fosse opportuno fare riferimento al pubblico anglofono giacché il marchio in questione era composto da termini inglesi.
37 Tali valutazioni della commissione di ricorso non sono contestate dalla ricorrente.
38 La commissione di ricorso ha osservato, poi, che, secondo l’Oxford English Dictionary, il termine inglese «shocker» significava, in sostanza, qualcosa che provocava uno shock, soprattutto perché inaccettabile o sensazionale, e che il verbo inglese correlato «to shock» significava «far sentire qualcuno sorpreso e turbato» o «causare a qualcuno uno shock fisiologico o elettrico».
39 Dopo aver constatato, in sostanza, che i prodotti per i quali il marchio contestato era stato registrato e che erano correlati agli insetticidi avevano la funzione di uccidere gli insetti o di respingerli, e non di sottoporli a uno shock elettrico o di metterli in stato di shock, la commissione di ricorso ha concluso che erano necessari diversi passaggi logici per stabilire un nesso tra i termini «bio insect shocker» e il si<gnificato supposto dalla ricorrente e che il marchio non era quindi un segno descrittivo, bensì un segno evocativo o allusivo.
40 Inoltre, la commissione di ricorso ha considerato che la ricorrente non avesse dimostrato un uso comune dei termini «insect shocker» in ambito commerciale. In proposito essa ha ritenuto che una parte delle prove fornite dalla ricorrente fosse irrilevante, in quanto riguardava o un uso successivo alla domanda di marchio o imprese che utilizzavano il marchio contestato con il consenso dell’interveniente, e che le due prove rimanenti non fossero sufficienti per dimostrare un uso abituale.
41 In primo luogo, la ricorrente sostiene che il termine «shocker» descrive una modalità di azione insettifuga evidente, possibile o desiderata, e che è facilmente concepibile che prodotti chimici insettifughi provochino negli insetti uno stato di shock o li respingano, cosicché il consumatore stabilirà, senza ulteriori riflessioni, un nesso diretto e concreto tra il marchio contestato e i prodotti oggetto della domanda.
42 La ricorrente non contesta il significato del termine «shocker» stabilito dalla commissione di ricorso, secondo la quale esso rinvia all’idea di qualcosa che sciocca, ma aggiunge che detto termine sarà facilmente ritenuto rinviare anche all’idea di un prodotto repellente o insettifugo.
43 In proposito occorre tuttavia constatare che, alla luce della definizione dell’Oxford English Dictionary, nulla consente di stabilire che il pubblico di riferimento assocerà il termine «shocker» a prodotti repellenti o insettifughi.
44 Infatti, siccome il significato del termine rinvia all’idea di qualcosa che sciocca, e non che uccide o che respinge, il pubblico di riferimento, affinché percepisca il marchio controverso come una descrizione dei prodotti di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche, deve effettuare diversi passaggi mentali.
45 Pertanto, non sussiste tra loro un nesso sufficientemente diretto e concreto, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 35 della presente sentenza, tale da consentirgli di percepire immediatamente, e senza ulteriori riflessioni, una descrizione dei prodotti in questione o di una delle loro caratteristiche.
46 In secondo luogo, la ricorrente sostiene che i termini «shocker» e «insect shocker» sono stati utilizzati prima della data di deposito del marchio contestato per descrivere differenti prodotti della categoria generica dei prodotti insettifughi. Di conseguenza, il consumatore di riferimento non assocerebbe il termine a una provenienza particolare dei diversi prodotti, ma solo ai prodotti insettifughi in generale.
47 Inoltre, prodotti insettifughi di diversi produttori sarebbero commercializzati con la denominazione Bio Insect Shocker e la commissione di ricorso avrebbe erroneamente considerato che due delle prove prodotte riguardassero imprese facenti uso del marchio contestato con il consenso dell’interveniente.
48 A sostegno della sua dimostrazione dell’uso comune del termine «shocker» per i prodotti insettifughi, la ricorrente – prima cosa – fornisce tre elementi di prova negli allegati L 5, L 6 e L 7 del ricorso.
49 Come fa valere l’EUIPO, tali documenti sono stati prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale.
50 Orbene, il ricorso dinanzi al Tribunale ha ad oggetto il controllo di legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dell’EUIPO ai sensi dell’articolo 72 del regolamento 2017/1001, ragion per cui la funzione del Tribunale non è quella di riesaminare le circostanze di fatto alla luce dei documenti presentati dinanzi ad esso per la prima volta. I documenti summenzionati devono, quindi, essere respinti senza che sia necessario esaminarne il valore probatorio [v., in tal senso, sentenza del 24 novembre 2005, Sadas/UAMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, punto 19 e giurisprudenza ivi citata].
51 Seconda cosa: dinanzi alla divisione di annullamento la ricorrente ha prodotto una copia della pagina Internet «amazon.co.uk» dell’11 marzo 2017 che mostra un geranio insettifugo denominato «Mosquito-Shocker». Da tale documento risulta che il prodotto era disponibile su detto sito a partire dal 31 marzo 2014.
52 La ricorrente ha prodotto dinanzi alla divisione di annullamento anche la copia di un annuncio pubblicitario dell’11 marzo 2017 per un prodotto denominato «Dr. Obermann’s Insect shocker spray for dogs and cats».
53 La ricorrente ha prodotto dinanzi alla divisione di annullamento anche una copia della pagina Internet «sk-snakes.de» dell’11 marzo 2017 che mostra il «Bio Insect Shocker 150 ml – Milbenspray» del produttore Dragon.
54 La ricorrente ha prodotto dinanzi alla divisione di annullamento parimenti una copia della pagina Internet «www.aponeo.de» dell’11 marzo 2017 che mostra il «Bio Insect Shocker flüssig» del produttore organicVet GmbH, avente sede in Gutenbergstr. 11, 26632 Ihlow.
55 Infine, la ricorrente ha prodotto dinanzi alla divisione di annullamento una copia della pagina Internet «www.canina.de» del 14 marzo 2017 riguardante il «Petvital Bio-Insect-Shocker», un aerosol antiparassitario biologico contro le pulci, i pidocchi, i pidocchi masticatori, gli acari e le zecche.
56 Terza cosa: dinanzi alla commissione di ricorso la ricorrente ha prodotto una schermata non datata della pagina Internet «Dr. Obermann’s» e della pagina Internet «Dr. Obermann’s» che mostra il «Dr. Obermann’s Insect shocker spray for dogs and cats», una schermata non datata della pagina Internet «Amazon» su cui erano proposti prodotti del marchio Dr. Obermann’s e una schermata non datata di una ricerca su Google a partire dalla parola chiave «Fahrrad [bicicletta]».
57 La commissione di ricorso ha ritenuto che le prove fornite fossero insufficienti, in quanto, ad eccezione della copia della pagina Internet «amazon.co.uk» prodotta nell’allegato L 2 del fascicolo dell’EUIPO, le prove proposte recavano una data successiva alla domanda di registrazione o non riportavano alcuna data, due dei quattro esempi riguardavano imprese che utilizzavano il segno Bio Insect Shocker con il consenso dell’interveniente e il terzo esempio derivava da un’impresa contro la quale l’interveniente aveva agito in giudizio per violazione del marchio contestato.
58 Va ricordato, in proposito, che, in forza della giurisprudenza, gli organi dell’EUIPO, per esaminare se gli impedimenti assoluti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 ostino alla registrazione di un marchio o debbano comportare la dichiarazione di nullità di un marchio precedentemente registrato, devono collocarsi alla data di deposito della domanda di registrazione [v. sentenze del 21 novembre 2013, Matrix-Energetics, T‑313/11, non pubblicata, EU:T:2013:603, punto 47 e giurisprudenza ivi citata, e dell’8 maggio 2019, VI.TO./EUIPO – Bottega (Forma di una bottiglia dorata), T‑324/18, non pubblicata, EU:T:2019:297, punto 17 e giurisprudenza ivi citata].
59 Un obbligo del genere, tuttavia, non esclude che gli organi dell’EUIPO possano prendere in considerazione, se del caso, elementi di prova successivi alla domanda di registrazione, purché consentano di trarre conclusioni in ordine alla situazione quale si presentava alla data medesima (v. sentenza del 6 marzo 2014, Pi-Design e a./Yoshida Metal Industry, da C‑337/12 P a C‑340/12 P, non pubblicata, EU:C:2014:129, punto 60 e giurisprudenza ivi citata).
60 Le prove del carattere descrittivo del marchio contestato devono quindi riferirsi al momento della domanda di registrazione, vale a dire il 26 novembre 2015, o consentire di trarre conclusioni in ordine alla situazione quale si presentava in tale data.
61 Solo l’allegato L 2 prodotto dinanzi alla divisione di annullamento, che attesta l’utilizzo dell’elemento «shocker» per un prodotto insettifugo a decorrere dal 2014, consente di trarre conclusioni in ordine alla situazione quale si presentava alla data della domanda di registrazione.
62 Pertanto, si deve considerare che la commissione di ricorso ha potuto concludere, senza incorrere in un errore di valutazione, che le prove fornite non erano sufficienti per dimostrare un uso generalizzato del termine «shocker» per designare prodotti insettifughi.
63 Da quanto precede risulta che la commissione di ricorso non è incorsa in alcun errore di valutazione nel ritenere che il marchio contestato fosse stato registrato conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009.
64 In terzo luogo, con il suo primo motivo, la ricorrente sostiene che il marchio contestato è privo di carattere distintivo, in quanto il pubblico di riferimento non dovrà effettuare vari passaggi mentali per rappresentarsi la modalità di azione ricercata.
65 La sua argomentazione sulla presunta assenza di carattere distintivo del marchio contestato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 non può tuttavia essere accolta, poiché è basata esclusivamente sul carattere asseritamente descrittivo del medesimo, mentre il marchio contestato non è descrittivo dei prodotti di cui trattasi.
66 Pertanto, il primo motivo è infondato e dev’essere respinto.
Sul terzo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 207/2009
67 Con il suo terzo motivo la ricorrente fa valere, in sostanza, che il marchio contestato può indurre in errore il consumatore circa la natura o la qualità dei prodotti, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 207/2009, in quanto sarà inteso dal pubblico di riferimento come relativo a prodotti biologici o associati al rispetto dell’ambiente.
68 Va rilevato, in via preliminare, che, con il suo terzo motivo, la ricorrente contesta unicamente la valutazione del carattere ingannevole del marchio in relazione ai prodotti che la commissione di ricorso ha identificato come biocidi ai punti 48 e 49 della decisione impugnata.
69 L’EUIPO e l’interveniente fanno valere, in sostanza, che non sussiste alcun rischio sufficiente di inganno, da un lato, poiché il pubblico di riferimento non assocerà il termine «bio» al fatto che i prodotti siano rispettosi dell’ambiente o della salute e, dall’altro, in quanto è possibile un uso non ingannevole del segno.
70 Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 207/2009, sono esclusi dalla registrazione i marchi che possono indurre in errore il pubblico, per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio.
71 Emerge da una giurisprudenza costante che i casi di impedimenti alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 207/2009 presuppongono che si possa ritenere la sussistenza di un inganno effettivo o di un rischio sufficientemente grave di inganno del consumatore [v. sentenza del 29 novembre 2018, Khadi and Village Industries Commission/EUIPO – BNP Best Natural Products (Khadi Ayurveda), T‑683/17, non pubblicata, EU:T:2018:860, punto 44 e giurisprudenza ivi citata].
72 Va ricordato, in proposito, che la funzione essenziale di un marchio consiste nel garantire al consumatore o all’utilizzatore finale l’identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato dal marchio, consentendo loro di distinguere senza confusione possibile questo prodotto o questo servizio da quelli di provenienza diversa. Infatti, per poter svolgere la sua funzione di elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsato che il Trattato intende istituire e preservare, il marchio deve costituire la garanzia che tutti i prodotti o servizi che ne sono contrassegnati siano stati fabbricati o forniti sotto il controllo di un’unica impresa, alla quale possa essere attribuita la responsabilità della loro qualità. Orbene, un marchio perde questa funzione di garanzia se l’informazione che contiene può indurre in errore il pubblico (v. sentenza del 29 novembre 2018, Khadi Ayurveda, T‑683/17, non pubblicata, EU:T:2018:860, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).
73 Al punto 58 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha considerato, per quanto concerne i prodotti che essa ha identificato come biocidi, che, siccome la ricorrente non aveva dimostrato che il marchio contestato violasse l’articolo 69, paragrafo 2, e l’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento n. 528/2012, non poteva sussistere alcuna violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 207/2009.
74 Essa ha anche precisato che era esclusa una violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 207/2009 per il fatto di essere possibile un uso non ingannevole del segno.
75 In forza dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 528/2012, un biocida è definito come qualsiasi sostanza o miscela, nella forma in cui è fornita all’utilizzatore, costituita da, contenente o capace di generare uno o più principi attivi, allo scopo di distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica.
76 Ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento n. 528/2012:
«(…) [I] titolari dell’autorizzazione provvedono affinché le etichette non siano ingannevoli riguardo ai rischi che il prodotto comporta per la salute umana, la salute animale o l’ambiente, ovvero riguardo alla sua efficacia, e in nessun caso esse riportano le diciture “biocida a basso rischio”, “non tossico”, “innocuo”, “naturale”, “rispettoso dell’ambiente”, “rispettoso degli animali”, o diciture analoghe (…)».
77 Dal canto suo, l’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento n. 528/2012 così recita:
«3. Gli annunci pubblicitari dei biocidi non si riferiscono al prodotto in maniera fuorviante rispetto ai rischi che il prodotto comporta per la salute umana, la salute animale o l’ambiente e alla sua efficacia. In ogni caso, la pubblicità di un biocida non contiene le formule “biocida a basso rischio”, “non tossico”, “innocuo”, “naturale”, “rispettoso dell’ambiente”, “rispettoso degli animali” o indicazioni analoghe».
78 Anzitutto, da tali disposizioni risulta che la presenza su un prodotto biocida, come quelli per i quali il marchio contestato è stato registrato, di indicazioni che lascino supporre che tale prodotto sia naturale, innocuo o rispettoso dell’ambiente può indurre in errore e ingannare il consumatore.
79 L’apposizione di una tale indicazione su un biocida è pertanto sufficiente per fondare un rischio sufficientemente grave di inganno del consumatore ai sensi della giurisprudenza richiamata al punto 71 della presente sentenza.
80 Ora, il Tribunale ha già dichiarato che l’elemento denominativo «bio» ha acquisito oggigiorno una portata altamente evocativa, la quale può eventualmente essere percepita in modo differente a seconda del prodotto messo in vendita cui esso si ricollega, ma che, in linea generale, rinvia all’idea di rispetto dell’ambiente, di impiego di materie naturali o anche di applicazione di procedimenti di fabbricazione ecologici [v., in tal senso, sentenze del 29 aprile 2010, Kerma/UAMI (BIOPIETRA), T‑586/08, non pubblicata, EU:T:2010:171, punto 25; del 21 febbraio 2013, Laboratoire Bioderma/UAMI – Cabinet Continental (BIODERMA), T‑427/11, non pubblicata, EU:T:2013:92, punti 45 e 46, e del 10 settembre 2015, Laverana/UAMI (BIO FLUIDE DE PLANTE PROPRE FABRICATION), T‑568/14, non pubblicata, EU:T:2015:625, punto 17].
81 Inoltre, dall’articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU 2007, L 189, pag. 1), emerge che il termine «biologico» qualifica prodotti ottenuti mediante la produzione biologica o ad essa collegati. Dal considerando 1 dello stesso regolamento risulta che detto termine si riferisce a nozioni quali il rispetto dell’ambiente, la biodiversità e i prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali. L’articolo 23, paragrafo 1, di detto regolamento precisa che tale definizione riguarda anche le abbreviazioni quali «bio» [sentenza del 5 giugno 2019, Biolatte/EUIPO (Biolatte), T‑229/18, non pubblicata, EU:T:2019:375, punto 49].
82 Constatazioni analoghe possono essere effettuate, nel caso di specie, anche in relazione alla percezione dell’elemento denominativo «bio» da parte del pubblico anglofono di riferimento.
83 La presenza del termine «bio» sui biocidi per i quali il marchio contestato è stato registrato è sufficiente quindi per fondare un rischio di inganno sufficientemente grave del consumatore.
84 Il Tribunale, poi, ha già dichiarato che l’articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 207/2009 trovava applicazione anche se fosse stato possibile un uso non ingannevole del marchio considerato [v., in tal senso, sentenza del 27 ottobre 2016, Caffè Nero Group/EUIPO (CAFFÈ NERO), T‑29/16, non pubblicata, EU:T:2016:635, punti 48 e 49].
85 La possibilità di un uso non ingannevole del marchio, supponendola dimostrata, non vale dunque ad escludere una violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 207/2009.
86 Infine, è irrilevante il fatto che l’interveniente non sia titolare di un’autorizzazione ai sensi del regolamento n. 528/2012, poiché ciò non consente di privare il termine «bio» apposto sui biocidi del suo carattere ingannevole secondo tale regolamento.
87 Ne consegue che la commissione di ricorso è incorsa in un errore di valutazione nel considerare che il marchio contestato non fosse ingannevole per i prodotti che essa aveva identificato come biocidi.
88 Si deve perciò accogliere il terzo motivo e annullare la decisione impugnata nella parte riguardante i «[p]reparati biocidi per il settore manifatturiero; prodotti chimici per la produzione di biocidi; additivi chimici agli insetticidi», compresi nella classe 1, e i «[d]isinfettanti; prodotti per distruggere i parassiti dell’uomo; parassiticidi; preparazioni batteriologiche per uso medico o veterinario; spray medicamentosi; spray antibatterici; insetticidi; sostanze per attrarre gli insetti; spray insettifughi; insettifughi; preparati per distruggere gli insetti; regolatori della crescita degli insetti; fazzolettini imbevuti di repellenti contro gli insetti; polveri anti-pulci; spray antipulci; collari antipulci; preparati antipulci; collari antipulci per animali; polveri antipulci per animali; biocidi; prodotti repellenti per animali; prodotti veterinari; vaccini veterinari; preparazioni igieniche per la profilassi veterinaria», appartenenti alla classe 5.
89 Alla luce di quanto precede e poiché il secondo motivo riguarda gli stessi prodotti del terzo motivo, non è necessario esaminare il secondo motivo.
Sulle spese
90 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Peraltro, ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 2, del medesimo regolamento, quando vi siano più parti soccombenti, il Tribunale decide sulla ripartizione delle spese.
91 Nel caso di specie, l’EUIPO e l’interveniente sono rimasti sostanzialmente soccombenti, ma la ricorrente ha chiesto unicamente la condanna dell’interveniente alle spese.
92 Va ricordato, in proposito, che, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il Tribunale può decidere, per ragioni di equità, che una parte soccombente sostenga, oltre alle proprie spese, soltanto una quota delle spese dell’altra parte, oppure che non debba essere condannata affatto a tal titolo. Così, nel caso di specie, oltre alle proprie spese, l’interveniente sopporterà la metà delle spese sostenute dalla ricorrente dinanzi al Tribunale. La ricorrente sopporterà la metà delle proprie spese. L’EUIPO sopporterà le proprie spese.
93 La ricorrente ha inoltre chiesto la condanna dell’interveniente alle spese sostenute nel corso del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. In proposito si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura, le spese indispensabili sostenute dalle parti per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso sono considerate spese ripetibili. Ciò non vale, per contro, per le spese sostenute nel procedimento dinanzi alla divisione di annullamento. Pertanto, si deve condannare l’interveniente a sopportare le spese sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Nona Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dell’11 dicembre 2018 (procedimento R 276/2018-2) è annullata nella parte riguardante i «[p]reparati biocidi per il settore manifatturiero; prodotti chimici per la produzione di biocidi; additivi chimici agli insetticidi», compresi nella classe 1, e i «[d]isinfettanti; prodotti per distruggere i parassiti dell’uomo; parassiticidi; preparazioni batteriologiche per uso medico o veterinario; spray medicamentosi; spray antibatterici; insetticidi; sostanze per attrarre gli insetti; spray insettifughi; insettifughi; preparati per distruggere gli insetti; regolatori della crescita degli insetti; fazzolettini imbevuti di repellenti contro gli insetti; polveri anti-pulci; spray antipulci; collari antipulci; preparati antipulci; collari antipulci per animali; polveri antipulci per animali; biocidi; prodotti repellenti per animali; prodotti veterinari; vaccini veterinari; preparazioni igieniche per la profilassi veterinaria», appartenenti alla classe 5.
2) Per il resto, il ricorso è respinto.
3) La Canina PharmaGmbH sopporterà, oltre alle proprie spese, la metà delle spese sostenute dalla SolNova AG dinanzi al Tribunale nonché le spese indispensabili da essa sostenute per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO.
4) La SolNova sopporterà la metà delle proprie spese dinanzi al Tribunale.
5) L’EUIPO sopporterà le proprie spese.
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 maggio 2020.
Firme