Zaak T‑112/03

L’Oréal SA

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)

„Gemeenschapsmerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor woordmerk FLEXI AIR – Ouder woordmerk FLEX – Relatieve weigeringsgrond – Verwarringsgevaar – Verzoek tot bewijs van normaal gebruik – Artikel 8, lid 1, sub b, artikel 8, lid 2, sub a‑ii, en artikel 43, lid 2, van verordening (EG) nr. 40/94”

Samenvatting van het arrest

1.      Gemeenschapsmerk – Opmerkingen van derden en oppositie – Onderzoek van oppositie – Bewijs van gebruik van ouder merk – Noodzaak om deze kwestie, wanneer opgeworpen door aanvrager, te regelen vóór uitspraak op oppositie – Gevolg – Verplichting voor aanvrager om zijn antwoorden binnen door Bureau gestelde termijn in te dienen

(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 42 en 43, leden 2 en 3)

2.      Gemeenschapsmerk – Beroepsprocedure – Beroep ingesteld tegen beslissing van instantie van Bureau die in eerste aanleg uitspraak doet, en voorgelegd aan kamer van beroep – Functionele continuïteit tussen deze twee instanties – Onderzoek van beroep door kamer van beroep – Omvang

(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 74, lid 2)

3.      Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor zelfde of soortgelijke waren of diensten – Gevaar voor verwarring met ouder merk – Gering onderscheidend vermogen van ouder merk – Invloed

(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b)

4.      Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor zelfde of soortgelijke waren of diensten – Gevaar voor verwarring met ouder merk – Woordmerken FLEXI AIR en FLEX

(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b)

5.      Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder merk dat in lidstaat is ingeschreven voor zelfde of soortgelijke waren of diensten – Gevaar voor verwarring met ouder merk – Onderzoek en, in voorkomend geval, weigering van aangevraagd merk op basis van verordening nr. 40/94 alleen

(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b, en lid 2, sub a‑ii)

6.      Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder merk dat in lidstaat is ingeschreven voor zelfde of soortgelijke waren of diensten – Gevaar voor verwarring met ouder merk – Rechten door verordening nr. 40/94 aan houder van ouder nationaal merk toegekend – Rechten die niet ruimer zijn dan door betrokken nationale recht verleende rechten

(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b, en lid 2, sub a‑ii; richtlijn 89/104 van de Raad, art. 4, lid 1, sub b, en lid 2, sub a‑ii)

1.      Overeenkomstig artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk wordt bij het onderzoek van een krachtens artikel 42 ingestelde oppositie het oudere merk geacht normaal te zijn gebruikt zolang de aanvrager niet verzoekt om het bewijs van een dergelijk gebruik te leveren. De indiening van een dergelijk verzoek heeft dus tot gevolg dat de bewijslast voor het normale gebruik (of voor het bestaan van een geldige reden voor het niet gebruiken) op de opposant komt te rusten op straffe van afwijzing van zijn oppositie. Voor een dergelijk gevolg is vereist dat het verzoek uitdrukkelijk en tijdig voor het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) wordt geformuleerd.

Dienaangaande is het juist dat volgens de negende overweging van de considerans van verordening nr. 40/94 „de bescherming van gemeenschapsmerken en de bescherming van ingeschreven oudere merken tegen gemeenschapsmerken alleen gerechtvaardigd is voorzover deze merken daadwerkelijk worden gebruikt” en dat uit dit oogpunt bezien de mogelijkheden voor de aanvrager van een merk om het bewijs te vorderen van gebruik van het merk dat tegen de inschrijving van het aangevraagde merk wordt aangevoerd, niet onnodig dienen te worden beperkt. Het normale gebruik van het oudere merk is evenwel een kwestie die, wanneer opgeworpen door de merkaanvrager, moet worden geregeld alvorens uitspraak wordt gedaan op de oppositie zelf.

Aangezien zowel de oppositieprocedure als de beroepsprocedure een procedure op tegenspraak is, verzoekt het Bureau zo dikwijls als nodig de partijen te antwoorden op mededelingen van de andere partijen of van het Bureau zelf. Voor een goede organisatie van de procesgang moeten deze antwoorden in beginsel binnen de door het Bureau gestelde termijn worden ingediend.

(cf. punten 24‑27)

2.      De bevoegdheid van de kamers van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) behelst een heroverweging van de beslissingen van de instanties van het Bureau die in eerste aanleg uitspraak doen. In het kader van deze heroverweging hangt de uitkomst van het beroep af van het antwoord op de vraag of op het ogenblik van de uitspraak op het beroep een nieuwe beslissing met hetzelfde dispositief als de bestreden beslissing kan worden genomen. Onder voorbehoud van het in artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 bepaalde, kunnen de kamers van beroep het beroep dus toewijzen op basis van door de insteller van het beroep aangedragen nieuwe feiten of op basis van nieuwe bewijzen die deze overlegt.

Bovendien wordt de omvang van het door de kamer van beroep te verrichten onderzoek van de bestreden beslissing in beginsel niet bepaald door de middelen die de insteller van het beroep heeft aangevoerd. Zelfs ingeval de insteller van het beroep geen enkel specifiek middel heeft aangevoerd, is de kamer van beroep verplicht, met inaanmerkingneming van alle ter zake dienende gegevens, feitelijk en rechtens, te onderzoeken of op het ogenblik van de uitspraak op het beroep een nieuwe beslissing met hetzelfde dispositief als de bestreden beslissing kan worden genomen.

(cf. punt 36)

3.      In het kader van het onderzoek van een oppositie die de houder van een ouder merk op basis van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk heeft ingesteld, moet het onderscheidend vermogen van dit merk weliswaar in aanmerking worden genomen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar, maar het is slechts één van de elementen die een rol spelen bij deze beoordeling. Zelfs in het geval van een ouder merk met een gering onderscheidend vermogen en een aangevraagd merk dat geen exacte kopie daarvan is, kan er sprake zijn van verwarringsgevaar, in het bijzonder door overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren of diensten.

(cf. punt 61)

4.      Bij de gemiddelde consument in het Verenigd Koninkrijk bestaat er gevaar van verwarring van het woordteken FLEXI AIR, waarvan de inschrijving als gemeenschapsmerk is gevraagd voor „shampoos; gels, schuim en balsems, producten in de vorm van spuitbussen voor het opmaken van kapsels en voor het verzorgen van het haar; haarlakken; haarverven en preparaten voor het ontkleuren van het haar; preparaten voor het onduleren en permanenten van het haar; etherische oliën” van klasse 3 in de zin van de Overeenkomst van Nice, met het woordmerk FLEX, dat eerder in het Verenigd Koninkrijk werd ingeschreven voor „haarshampoos en producten voor het behandelen van het haar” van dezelfde klasse van deze Overeenkomst, doordat het onderscheidend vermogen van het oudere merk gering is en de betrokken tekens visueel, fonetisch en begripsmatig overeenstemmen, en doordat de waren deels dezelfde en deels zeer soortgelijk zijn.

(cf. punten 82‑83)

5.      Aangezien een gemeenschapsmerkaanvraag valt onder de procedures die zijn ingesteld bij verordening nr. 40/94, moet inschrijving van het aangevraagde merk worden geweigerd krachtens artikel 8, lid 1, sub b, en artikel 8, lid 2, sub a‑ii, van deze verordening, wanneer de houder van een in een lidstaat eerder ingeschreven merk oppositie instelt en er gevaar van verwarring van de betrokken merken in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, bestaat. Verordening nr. 40/94 regelt evenwel niet de voorafgaande behandeling van de vraag of oppositie op basis van dit oudere nationale merk krachtens de erop toepasselijke nationale regeling mogelijk was, en evenmin de beoordeling van het gevaar van verwarring van de twee betrokken merken volgens deze nationale regeling.

(cf. punt 91)

6.      Verordening nr. 40/94 kent aan de houder van een ouder nationaal merk geen ruimere rechten ten opzichte van een gemeenschapsmerkaanvraag toe dan die waarover de houder krachtens de op dit oudere merk toepasselijke nationale regeling beschikt. Ingevolge artikel 4, lid 1, sub b, en artikel 4, lid 2, sub a‑ii, van de Eerste richtlijn (89/104) betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, zijn de nationale regelingen van de lidstaten met betrekking tot het gevaar van verwarring van een aangevraagd merk met een ouder nationaal merk immers volledig geharmoniseerd. Deze bepalingen van richtlijn 89/104 hebben dezelfde inhoud als artikel 8, lid 1, sub b, en artikel 8, lid 2, sub a‑ii, van verordening nr. 40/94.

(cf. punt 92)