Sag T-63/07

Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

»EF-varemærker – indsigelsessag – ansøgning om EF-figurmærket tosca de FEDEOLIVA – det ældre EF-ordmærke og det ældre nationale ordmærke TOSCA – relative registreringshindringer – manglende hensyntagen til et argument – artikel 74, stk. 1, i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 76, stk. 1, i forordning (EF) nr. 207/2009)«

Sammendrag af dom

1.      EF-varemærker – klagesag – sag ved Fællesskabets retsinstanser – lovligheden af en afgørelse truffet af et appelkammer i en indsigelsessag – anfægtelse under henvisning til nye retlige eller faktiske oplysninger – ikke tilladt

(Rådets forordning nr. 40/94, art. 63 og art. 74, stk. 1)

2.      EF-varemærker – bestemmelser om sagsbehandlingen – indsigelsessag – prøvelsen begrænset til de påberåbte anbringender – den skade, det ældre varemærkes særpræg eller renommé påføres

(Rådets forordning nr. 40/94, art. 74)

3.      EF-varemærker – definition på og erhvervelse af et EF-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse rejst af indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der har et omdømme – beskyttelse af det ældre varemærke med omdømme udvidet til at omfatte ikke-lignende varer eller tjenesteydelser

(Rådets forordning nr. 40/94, art. 8, stk. 5)

1.      Ifølge artikel 74, stk. 1, i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker skal vurderingen af sager vedrørende relative registreringshindringer være begrænset til de af parterne fremførte argumenter og de af parterne fremsatte anmodninger. Heraf følger, at hvad angår en relativ registreringshindring kan retlige og faktiske omstændigheder, der er påberåbt for Retten, og som ikke tidligere er blevet gjort gældende ved appelkammeret, ikke påvirke lovligheden af en afgørelse truffet af dette kammer.

De retlige og faktiske omstændigheder, som er blevet påberåbt for Retten, men som ikke er blevet påberåbt ved instanserne ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design), kan derfor ikke inden for rammerne af den prøvelse af lovligheden af afgørelser truffet af appelkamrene, der er tillagt Retten i henhold til forordningens artikel 63, tages i betragtning ved vurderingen af lovligheden af appelkammerets afgørelse, og de skal derfor afvises.

(jf. præmis 22 og 23)

2.      Ved at sætte kryds i indsigelsesskrivelsens rubrik 95 angav indsigeren, at indsigelsen er baseret på den opfattelse, at det ansøgte varemærke ville medføre en utilbørlig udnyttelse af de ældre varemærkers særpræg eller renommé, eller at det ville skade deres særpræg eller renommé.

Et argument, der er fremført i sagen, da den befandt sig for appelkammeret, om, at anvendelsen af det ansøgte varemærke ville medføre en udvanding af de ældre varemærkers renommé, eftersom kundekredsen ikke længere ville forbinde indsigerens produkter med disse varemærker, udtrykker blot en omstændighed, som allerede blev fremført, da indsigelsesskrivelsen blev indgivet. Et sådant argument giver allerhøjst en præcisering af, hvilken skade de ældre varemærker vil blive påført, hvilket ifølge indsigeren var en udvanding af deres renommé, og en kort begrundelse, nemlig påstanden om, at kundekredsen ikke længere ville forbinde indsigerens varer med dennes varemærke.

Kriterierne for anvendelsen af en relativ registreringshindring eller af enhver anden bestemmelse, der gøres gældende til støtte for parternes påstande, udgør ifølge deres natur en del af de retlige oplysninger, der skal prøves af Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design). I indsigerens argument er det imidlertid blot angivet, at betingelserne i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker er opfyldt i den foreliggende sag, og det er kort angivet, hvorfor dette er tilfældet, nemlig at kundekredsen ikke længere vil forbinde de ældre varemærker med de varer, som de omfatter.

Henset til de beviser, som indsigeren fremlagde for Indsigelsesafdelingen, udgør dette argument blot en præcisering af den påståede risiko for skade og en begrundelse herfor. Der er dermed ikke fremført nogen nye faktiske omstændigheder i den forstand, som omhandles i forordningens artikel 74, stk. 2.

Der er således tale om forkert retsanvendelse, når det argument, som vedrørte en præcisering af arten af og årsagen til den skade, som indsigelsen mod registreringen af det ansøgte varemærke har til formål at forhindre i medfør af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94, blev betegnet som ny påberåbelse af en faktisk omstændighed i den forstand, som omhandles i artikel 74, stk. 2, i forordning nr. 40/94, og idet argumentet blev afvist. Appelkammeret skal tage argumentet i betragtning i henhold til forordningens artikel 74, stk. 1.

(jf. præmis 31-36)

3.      Spørgsmålet om, i hvilket omfang en indsiger, der har til hensigt at påberåbe sig den relative registreringshindring i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker, skal påberåbe sig og føre bevis for, at der foreligger en fremtidig, ikke-hypotetisk risiko for, at det ansøgte varemærke vil skade eller utilbørligt udnytte de ældre varemærker, afhænger af, om det umiddelbart kan fastslås, at det ansøgte varemærke kan medføre en af de risici, som er angivet i den omhandlede bestemmelse.

Det er muligt – navnlig når der er tale om en indsigelse, der er støttet på et varemærke, som i særligt høj grad har et renommé – at sandsynligheden for, at der foreligger en fremtidig, ikke-hypotetisk risiko for, at det ansøgte varemærke vil skade eller utilbørligt udnytte det ældre varemærke, er så åbenbar, at det er ufornødent for indsigeren at påberåbe sig eller føre bevis for nogen andre faktiske omstændigheder i denne henseende. Det er imidlertid ligeledes muligt, at det ansøgte varemærke ikke umiddelbart synes at være egnet til at skabe en af de risici, der er omhandlet i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94, i forhold til det ældre renommerede varemærke på trods af, at det er identisk med eller ligner dette. I dette tilfælde skal det godtgøres, at der foreligger en sådan fremtidig, ikke-hypotetisk risiko for skade eller utilbørlig udnyttelse ved hjælp af andre oplysninger, som det påhviler indsigeren at fremlægge og føre bevis for.

(jf. præmis 39 og 40)