Causa T‑611/13

Australian Gold LLC

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Registrazione internazionale che designa la Comunità europea – Marchio figurativo HOT – Impedimenti assoluti alla registrazione – Assenza di carattere descrittivo – Carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 75, seconda frase, del regolamento n. 207/2009 – Ricorso incidentale dinanzi alla commissione di ricorso – Articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 216/96 – Ricorso incidentale dinanzi al Tribunale – Articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991»

Massime – Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 15 luglio 2015

1.      Marchio comunitario – Disposizioni procedurali – Decisioni dell’Ufficio – Rispetto dei diritti della difesa – Portata del principio

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 75, seconda frase)

2.      Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi alle commissioni di ricorso – Contestazione della decisione impugnata da parte del convenuto nelle proprie osservazioni

(Regolamento della Commissione n. 216/96, art. 8, § 3)

3.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente di segni o di indicazioni idonei a designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Criteri

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, c)]

4.      Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Domanda di dichiarazione di nullità fondata sull’esistenza del carattere descrittivo di un marchio – Riconoscimento del carattere descrittivo in relazione a determinati prodotti rientranti in una categoria – Estensione di tale riconoscimento all’insieme dei prodotti di tale categoria

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 7, § 1, c), e 52, § 1, a)]

5.      Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di nullità assoluta – Registrazione contraria all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 – Marchio figurativo HOT

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 7, § 1, c), e 52, § 1, a)]

6.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo – Marchi costituiti da slogan pubblicitari – Formula promozionale a carattere elogiativo

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b)]

7.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Registrazione anteriore del marchio in taluni Stati membri – Rilevanza

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 7, § 2, e 109; regolamento del Consiglio n. 44/2001, quindicesimo considerando)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punto 18)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 24‑26)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 34‑36)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punto 44)

5.      Il marchio figurativo HOT non avrebbe dovuto essere registrato come marchio comunitario per gli «olii per massaggi, gel» appartenenti alla classe 3 ai sensi dell’Accordo di Nizza e per i «lubrificanti per uso farmaceutico» rientranti nella classe 5 a norma dell’Accordo stesso, a causa dell’esistenza dell’impedimento assoluto alla registrazione previsto all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario.

Infatti, per il pubblico di riferimento, costituito dal consumatore anglofono, il termine «hot» designa gli effetti provocati dagli «olii per massaggi, gel» e dai «lubrificanti per uso farmaceutico». Tali prodotti hanno tutti vocazione, che abbiano o meno uno scopo medico, ad essere stesi sulla pelle con dei movimenti più o meno ripetuti che creano una sensazione di calore.

Per contro, detto marchio non è descrittivo dei «preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; saponi» appartenenti alla classe 3 ai sensi dell’Accordo di Nizza e dei «prodotti per integrare l’alimentazione (per uso medico)» rientranti nella classe 5 a norma dell’Accordo stesso. Infatti, non si può considerare che il termine «hot» designi la temperatura elevata di detti prodotti. Tali prodotti, che mirano al trattamento della biancheria e alla cura e all’alimentazione delle persone, non hanno, per natura, una temperatura elevata. Al contrario, per taluni di essi, quali i saponi, una temperatura del genere rischia persino di alterarli.

Inoltre, il termine «hot» non designa neppure la temperatura di utilizzo dei prodotti considerati. Pur se, infatti, alcuni dei suddetti prodotti possono essere utilizzati ad una temperatura elevata, ad esempio i «preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato», o i «prodotti per integrare l’alimentazione», tale metodo di utilizzo non caratterizza tali prodotti, i quali possono essere parimenti utilizzati a temperature poco elevate.

Infine, la connotazione positiva degli altri significati del termine «hot», vale a dire «alla moda» e «attraente» o «sexy», emerge più dall’evocazione vaga e indiretta che dalla designazione diretta e immediata di una qualità o di una caratteristica dei prodotti interessati.

(v. punti 37, 40, 49‑51)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punto 57)

7.      La possibilità di registrare un segno come marchio comunitario deve essere valutata solo sulla base della normativa pertinente. Anche se è auspicabile che l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) prenda in considerazione le decisioni delle autorità nazionali relative ai marchi identici a quelli sui quali esso deve pronunciarsi e viceversa, l’Ufficio non è tenuto a prendere in considerazione tali decisioni, comprese quelle che si pronunciano su marchi identici, e, nell’ipotesi in cui le prenda in considerazione, esso non è vincolato da tali decisioni.

Le disposizioni del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificato, e dell’articolo 109 del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario non inficiano in alcun modo tale constatazione. Infatti, come risulta segnatamente dal considerando 15 del regolamento n. 44/2001, tale regolamento ha l’unico scopo di evitare che in due Stati membri siano rese decisioni giudiziarie fra loro incompatibili e non si applica all’Ufficio. Inoltre, l’articolo 109 del regolamento n. 207/2009 è diretto ad evitare che azioni per contraffazione proposte dinanzi ai giudici nazionali, basate una su di un marchio comunitario e l’altra su di un marchio nazionale, diano luogo a decisioni in contraddizione tra loro. Esso attiene ai soli effetti e non alle condizioni di protezione di tali marchi.

La constatazione di cui sopra non è rimessa in discussione dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, che dispone che gli impedimenti assoluti alla registrazione enumerati al paragrafo 1 sono applicabili anche se esistono soltanto per una parte dell’Unione. Il rifiuto di registrazione nazionale è fondato, infatti, su disposizioni nazionali applicate secondo una procedura nazionale in un contesto nazionale e non equivale, pertanto, al riconoscimento dell’esistenza in uno Stato di un impedimento assoluto alla registrazione ai sensi del regolamento n. 207/2009.

(v. punti 60, 62, 63, 65)