Language of document : ECLI:EU:T:2014:1062

Sag T-480/12

The Coca-Cola Company

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked

(Varemærker og Design) (KHIM)

»EF-varemærker – indsigelsessag – ansøgning om EF-figurmærket Master – de ældre EF-figurmærker Coca-Cola og det ældre nationale figurmærke C – relativ registreringshindring – artikel 8, stk. 5, i forordning (EF) nr. 207/2009 – lighed mellem tegnene – beviser vedrørende den kommercielle anvendelse af det ansøgte varemærke«

Sammendrag – Rettens dom (Ottende Afdeling) af 11. december 2014

1.      EF-varemærker – definition på og erhvervelse af et EF-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der har et omdømme – beskyttelse af det ældre varemærke med omdømme til at omfatte ikke-lignende varer eller tjenesteydelser – betingelser – sammenhæng mellem varemærkerne – bedømmelseskriterier

(Rådets forordning nr. 207/2009, art. 8, stk. 5)

2.      EF-varemærker – definition på og erhvervelse af et EF-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der har et omdømme – beskyttelse af det ældre varemærke med omdømme til at omfatte ikke-lignende varer eller tjenesteydelser – lighed mellem de pågældende varemærker – bedømmelseskriterier

(Rådets forordning nr. 207/2009, art. 8, stk. 5)

3.      EF-varemærker – definition på og erhvervelse af et EF-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der har et omdømme – beskyttelse af det ældre varemærke med omdømme til at omfatte ikke-lignende varer eller tjenesteydelser – figurmærket Master – figurmærkerne Coca-Cola og C

(Rådets forordning nr. 207/2009, art. 8, stk. 5)

4.      EF-varemærker – definition på og erhvervelse af et EF-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art – beskyttelse af det ældre varemærke med omdømme til at omfatte ikke-lignende varer eller tjenesteydelser – betingelser – utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé

(Rådets forordning nr. 207/2009, art. 8, stk. 5)

1.      Det fremgår af ordlyden af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 om EF-varemærker, at anvendelsen af bestemmelsen er undergivet følgende betingelser: For det første skal der være identitet eller lighed mellem omtvistede varemærker, for det andet skal det ældre varemærke, der er påberåbt til støtte for indsigelsen, have et renommé, for det tredje skal der være en risiko for, at brugen af det ansøgte varemærke uden rimelig grund vil medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé eller vil skade dette særpræg eller renommé. Disse betingelser er kumulative, og fraværet af en af dem vil være tilstrækkeligt til, at bestemmelsen ikke finder anvendelse.

Efter fast retspraksis er de forskellige krænkelser, der er omhandlet i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 en konsekvens af, at der er en vis grad af lighed mellem det ældre varemærke og det varemærke, der er ansøgt registreret, på grundlag af hvilken den berørte kundekreds forbinder disse to varemærker, dvs. skaber en sammenhæng mellem disse, selv om den ikke nødvendigvis forveksler dem. Eksistensen af en sammenhæng mellem det varemærke, der er ansøgt registreret, og det ældre velkendte varemærke, hvilket skal afgøres ud fra en helhedsvurdering under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde, er således en væsentlig betingelse for anvendelse af denne bestemmelse.

Blandt disse faktorer kan nævnes for det første graden af lighed mellem de omtvistede tegn, for det andet arten af de varer eller tjenesteydelser, som de omtvistede tegn hver især er registreret for, herunder graden af disse varers eller tjenesteydelsers nærhed eller manglende lighed samt den berørte kundekreds, for det tredje intensiteten af det ældre varemærkes renommé, for det fjerde graden af det ældre varemærkes særpræg, iboende eller opnået ved brug, og for det femte risikoen for forveksling i offentlighedens bevidsthed.

(jf. præmis 25-27)

2.      Ifølge Domstolens praksis er det en fælles betingelse for anvendelse af artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 om EF-varemærker, at der er lighed mellem det ældre og det anfægtede varemærke. Denne betingelse om lighed mellem de omtvistede varemærker forudsætter inden for rammerne af såvel artikel 8, stk. 1, litra b), som artikel 8, stk. 5, at der bl.a. findes visuelle, lydlige og begrebsmæssige ligheder.

Den grad af lighed, som kræves ved anvendelsen af disse bestemmelser, er ganske vist forskellig. Mens beskyttelsen i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 forudsætter, at der konstateres en sådan grad af lighed mellem de omtvistede varemærker, at der i den berørte kundekreds’ bevidsthed er risiko for forveksling, er en sådan risiko nemlig derimod ikke en forudsætning for beskyttelse i henhold til artikel 8, stk. 5. De i artikel 8, stk. 5, omhandlede krænkelser kan således være en konsekvens af, at der er en mindre grad af lighed mellem det ældre og det ansøgte varemærke, for så vidt som denne er tilstrækkelig til, at den berørte kundekreds forbinder disse varemærker med hinanden, dvs. skaber en sammenhæng mellem disse.

Selv om helhedsvurderingen af, om der foreligger en sammenhæng mellem det ældre og det anfægtede varemærke som omhandlet i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009, indebærer en vis indbyrdes afhængighed mellem de faktorer, der kommer i betragtning, og en svag grad af lighed mellem varemærkerne således kan opvejes af det ældre varemærkes stærke særpræg, forholder det sig ikke desto mindre således, at eftersom det ældre varemærke og det anfægtede varemærke overhovedet ikke ligner hinanden, er den omstændighed, at det ældre varemærke er velrenommeret eller velkendt, eller den omstændighed, at de omhandlede varer eller tjenesteydelser er af samme eller lignende art, ikke tilstrækkeligt til, at det kan fastslås, at der foreligger en risiko for forveksling mellem de omtvistede varemærker, eller at der er en sammenhæng mellem disse i den berørte kundekreds’ bevidsthed. Det er nemlig en nødvendig betingelse, at der er identitet eller lighed mellem de omtvistede varemærker, for at såvel artikel 8, stk. 1, litra b), som artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 finder anvendelse. Det er dermed åbenbart, at disse bestemmelser ikke finder anvendelse, når Retten fastslår, at de omtvistede varemærker ikke ligner hinanden. Det er udelukkende i tilfælde, hvor de omtvistede varemærker til en vis grad – endog i svag grad – ligner hinanden, at det påhviler Retten at foretage en helhedsvurdering med henblik på at afgøre, om der – til trods for den svage grad af lighed mellem de omtvistede varemærker – på baggrund af andre relevante faktorer, såsom den omstændighed, at det ældre varemærke er velrenommeret eller velkendt, foreligger en risiko for, at den relevante kundekreds forveksler varemærkerne eller mener, at der er en sammenhæng mellem dem.

Det fremgår klart af denne praksis fra Domstolen, at det forhold, at de omtvistede varemærker er identiske eller ligner hinanden, endog i svag grad, udgør en betingelse for anvendelse af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 og ikke en simpel faktor til bedømmelsen af, om der foreligger en sammenhæng mellem de nævnte varemærker som omhandlet i denne bestemmelse. I øvrigt følger denne konklusion direkte af følgende formulering, der er anvendt i den nævnte artikel: »hvis det [varemærke, der søges registreret,] er identisk med eller ligner det ældre varemærke«.

(jf. præmis 31-34)

3.      Jf. afgørelsens tekst.

(jf. præmis 64, 65, 70 og 74-76)

4.      En utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé er bl.a. blevet fastslået i tilfælde af forsøg på en klar udnyttelse af og snylteri på et velkendt varemærke, og hvor der derfor blev henvist til begrebet »risiko for snyltning«. Det drejer sig med andre ord om risikoen for, at det renommerede varemærkes image eller de kendetegn, dette varemærke er udtryk for, bliver overført på de varer, der er omfattet af det ansøgte varemærke, således at markedsføringen af disse varer vil blive lettet ved denne forbindelse med det ældre renommerede varemærke.

Risikoen for snyltning er dels forskellig fra »risikoen for udvanding« – der er et begreb, hvorefter krænkelsen af det ældre varemærkes særpræg normalt fastslås, når brugen af det varemærke, der er ansøgt registreret, ville have den virkning, at det ældre varemærke ikke længere ville kunne skabe en umiddelbar forbindelse til de varer, som det er registreret og anvendes for – dels forskellig fra »risiko for tilsmudsning« – der er et begreb, hvorefter krænkelsen af det ældre varemærkes renommé normalt fastslås, når de varer, for hvilke det ansøgte varemærke bruges, ville have en sådan indflydelse på kundekredsen, at det ældre varemærkes tiltrækningskraft derved ville blive formindsket.

Ifølge fast retspraksis kan man nå frem til en konklusion om risiko for snyltning ligesom til en konklusion om en risiko for udvanding eller tilsmudsning bl.a. på grundlag af logiske slutninger som følge af en sandsynlighedsanalyse, forudsat at de ikke er et resultat af blotte antagelser, og under hensyntagen til almindelig praksis inden for den relevante erhvervssektor samt til alle øvrige omstændigheder i sagen.

Domstolen har navnlig fastslået, at der ved helhedsvurderingen med henblik på at fastslå, om der forelå en utilbørlig udnyttelse af et ældre varemærkes særpræg eller renommé, særligt skulle tages hensyn til den omstændighed, at brugen af parfumeæsker og flakoner, der lignede de efterlignede parfumers tilsvarende, tilsigtede i reklameøjemed at drage fordel af særpræget og renomméet ved de varemærker, som parfumerne blev markedsført under. Domstolen har ligeledes fastslået, at når en tredjemand ved sin brug af et tegn, der ligner det renommerede varemærke, forsøger at lægge sig i kølvandet på varemærket med henblik på at drage fordel af varemærkets tiltrækningskraft, omdømme og prestige samt – uden nogen form for økonomisk kompensation og uden i denne forbindelse at foretage en selvstændig indsats – at udnytte den kommercielle indsats, som varemærkeindehaveren har ydet for at skabe og vedligeholde varemærkets image, skal den fordel, der følger af denne brug, anses for utilbørlig.

Denne retspraksis begrænser imidlertid på ingen måde de beviser, som det er relevant at tage hensyn til med henblik på at fastslå risikoen for snyltning med hensyn til det ansøgte varemærke – dvs. risikoen for en utilbørlig udnyttelse af de ældre varemærkers særpræg eller renommé – men tillader også, at alle de beviser, der skal anvendes i den nævnte sandsynlighedsanalyse, for så vidt angår indehaveren af det ansøgte varemærkes hensigter og, endnu vigtigere, beviserne vedrørende den faktiske kommercielle anvendelse af det ansøgte varemærke tages i betragtning.

(jf. præmis 82-85 og 88)