Processo T‑214/08

Paul Alfons Rehbein (GmbH & Co.) KG

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI)

«Marca comunitária ― Processo de oposição ― Pedido de marca figurativa comunitária OUTBURST ― Marca nominativa nacional anterior OUTBURST ― Utilização séria da marca anterior ― Artigo 43.°, n.os 2 e 3, do Regulamento (CE) n.° 40/94 [atual artigo 42.°, n.os 2 e 3, do Regulamento (CE) n.° 207/2009] ― Provas apresentadas pela primeira vez na Câmara de Recurso ― Artigo 74.°, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94 [atual artigo 76.°, n.° 2, do Regulamento n.° 207/2009] ― Regra 22, n.° 2, do Regulamento (CE) n.° 2868/95»

Sumário do acórdão

1.      Marca comunitária ― Observações dos terceiros e oposição ― Exame da oposição ― Prova da utilização da marca anterior ― Utilização séria ― Conceito ― Critérios de apreciação

(Regulamento n.° 40/94 do Conselho, artigo 43.º, n.º 2; Regulamento n.° 2868/95 da Comissão, artigo 1.º, regra 22, n.º 2)

2.      Marca comunitária ― Observações dos terceiros e oposição ― Exame da oposição ― Prova da utilização da marca anterior ― Utilização séria ― Conceito ― Critérios de apreciação ― Exigência de elementos de prova concretos e objectivos

(Regulamento n.° 40/94 do Conselho, artigo 43.º, n.º 2)

3.      Marca comunitária ― Observações dos terceiros e oposição ― Exame da oposição ― Prova do da utilização da marca anterior ― Prazo fixado pelo Instituto ― Apresentação de provas suplementares depois de terminado o prazo mas concorrendo elementos novos ― Admissibilidade

(Regulamento n.° 2868/95 da Comissão, artigo 1.º, regra 22, n.º 1)

1.      Na interpretação do conceito de utilização séria, importa tomar em consideração o facto de a ratio legis da exigência de que a marca anterior tenha sido objeto de uma utilização séria para ser oponível a um pedido de marca comunitária consiste em limitar conflitos entre duas marcas, na medida em que não exista um motivo económico justo decorrente de uma função efetiva da marca no mercado.

Em contrapartida, o artigo 43.°, n.º 2, do Regulamento n.° 40/94 e a regra 22, n.° 2, do Regulamento n.° 2868/95, relativo à execução do Regulamento n.° 40/94, não visam avaliar o êxito comercial nem controlar a estratégia económica de uma empresa nem tão‑pouco reservar a proteção das marcas apenas às explorações comerciais quantitativamente importantes.

Uma marca é objeto de uma utilização séria quando é utilizada em conformidade com a sua função essencial que é garantir a identidade de origem dos produtos ou dos serviços para os quais foi registada, a fim de criar ou conservar um mercado para estes produtos e serviços, com exclusão de usos de caráter simbólico que tenham como único objetivo a manutenção dos direitos conferidos pela marca. Acresce que, a condição relativa à utilização séria da marca exige que esta, tal como é protegida no território pertinente, seja utilizada publicamente e com relevância exterior.

A apreciação do caráter sério da utilização da marca deve assentar em todos os factos e circunstâncias destinados a estabelecer a realidade da exploração comercial da marca, em especial nas utilizações consideradas justificadas num dado setor económico para manter ou criar quotas de mercado em benefício dos produtos ou dos serviços protegidos pela marca, na natureza desses produtos ou desses serviços, nas características do mercado e no alcance e frequência da utilização da marca.

Quanto à importância da utilização que foi feita da marca anterior, há que ter em conta, designadamente, o volume comercial de todos os atos de utilização, por um lado, e a duração do período durante o qual os atos de utilização foram praticados, bem como a frequência desses atos, por outro lado.

(cf. n.^os 21 a 24)

2.      Para examinar, num caso concreto, o caráter sério da utilização de uma marca anterior na acepção do artigo 43.°, n.º 2, do Regulamento n.° 40/94, sobre a marca comunitária, há que proceder a uma apreciação global, tendo em conta todos os fatores pertinentes do caso específico. Por outro lado, a utilização séria de uma marca não pode ser provada por meio de probabilidades ou presunções, antes devendo assentar em elementos concretos e objetivos que provem uma utilização efetiva e suficiente da marca no mercado em causa.

(cf. n.º 25)

3.      Segundo a regra 22, n.° 2, do Regulamento n.° 2868/95, relativo à execução do Regulamento n.° 40/94 sobre a marca comunitária, se o oponente tiver de provar a utilização ou a existência de motivos justificados para a não utilização, o Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) convidá‑lo‑á a fornecer a necessária prova no prazo por ele fixado. Se o oponente não fornecer a prova no prazo fixado, o Instituto rejeitará a oposição.

Essa regra não pode ser interpretada no sentido de que se opõe à tomada em consideração de elementos de prova suplementares, tendo em conta a existência de elementos novos, mesmo que sejam apresentados após o termo desse prazo.

Com efeito, a regra deve ser entendida no sentido de que nada se pode opor a que sejam tidos em conta elementos de prova complementares que simplesmente vêm acrescentar outros elementos de prova apresentados no prazo fixado, na medida em que as provas iniciais não sejam desprovidas de pertinência mas tenham sido consideradas insuficientes. Tal consideração, que não torna de modo algum supérflua a regra supramencionada, aplica‑se tanto mais que a recorrente não abusou dos prazos fixados, através do recurso a táticas dilatórias ou fazendo manifestamente prova de negligência, e que os elementos de prova complementares que apresentou se limitavam a corroborar os indícios que resultavam já das declarações escritas apresentadas no prazo fixado.

(cf. n.^os 46, 53)