Causa T‑424/10

Dosenbach-Ochsner AG Schuhe und Sport

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario figurativo che rappresenta elefanti in un rettangolo — Marchi internazionale e nazionale figurativi anteriori che rappresentano un elefante e marchio nazionale denominativo anteriore elefanten — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Carattere distintivo dei marchi anteriori»

Massime della sentenza

1.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

2.      Marchio comunitario — Disposizioni procedurali — Esame d’ufficio dei fatti — Opposizione — Esame limitato ai motivi dedotti

(Regolamenti del Consiglio n. 40/94, art. 74, § 1, e n. 207/2009, art. 76, § 1)

1.      Un confronto fonetico non è pertinente nell’ambito dell’esame della somiglianza di un marchio figurativo privo di elementi denominativi con un altro marchio ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario. Infatti, un marchio figurativo privo di elementi denominativi non può essere pronunciato in quanto tale. Tutt’al più, può esserne descritto oralmente il contenuto visivo o concettuale. Orbene, siffatta descrizione coincide necessariamente con la percezione visiva o con la percezione concettuale del marchio interessato. Di conseguenza, non occorre esaminare in maniera autonoma la percezione fonetica di un marchio figurativo privo di elementi denominativi e confrontarla con la percezione fonetica di altri marchi.

(v. punti 45, 46)

2.      Ai termini tanto dell’articolo 74, paragrafo 1, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario quanto dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario, in un procedimento vertente su impedimenti relativi alla registrazione l’esame dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) si limita ai motivi dedotti e alle domande presentate dalle parti.

In forza di tale disposizione, nelle sue decisioni l’Ufficio è tenuto ad esaminare la fondatezza di una rivendicazione del carattere distintivo accresciuto dei marchi anteriori in seguito al loro uso precedente, fatta espressamente valere nelle sue osservazioni scritte dal richiede una dichiarazione di nullità.

Da un lato, il modulo standard non contiene una sezione dedicata al carattere distintivo dei marchi anteriori, ma solamente alla loro eventuale notorietà. Dall’altro, né dal regolamento n. 40/94 né dal regolamento n. 207/2009 emerge che, per essere ricevibile, la rivendicazione del carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore deve essere formulata al momento della presentazione della domanda di dichiarazione di nullità.

(v. punti 58, 61, 62)