Asunto T‑398/13

TVR Automotive Ltd

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior
(Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria figurativa TVR ITALIA — Marcas nacional y comunitaria denominativas anteriores TVR — Motivo de denegación relativo — Riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 207/2009 — Procedimiento de caducidad — Uso efectivo de la marca anterior — Artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 207/2009 — Artículo 15, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009»

Sumario — Sentencia del Tribunal General (Sala Cuarta)
de 15 de julio de 2015

1.      Marca comunitaria — Observaciones de terceros y oposición — Examen de la oposición — Relación entre una resolución final en materia de caducidad o de nulidad y un procedimiento de oposición — Fuerza de cosa juzgada — Alcance

[Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, arts. 42, ap. 2, 53, ap. 4, 57, ap. 2, y 100, ap. 2]

2.      Marca comunitaria — Observaciones de terceros y oposición — Examen de la oposición — Prueba del uso de la marca anterior — Uso efectivo — Concepto — Criterios de apreciación

[Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, arts. 15, ap. 1, y 42, ap. 2; Reglamento (CE) nº 2868/95 de la Comisión, art. 1, regla 22, ap. 3]

3.      Marca comunitaria — Observaciones de terceros y oposición — Examen de la oposición — Prueba del uso de la marca anterior — Uso efectivo — Concepto — Interpretación habida cuenta de la ratio legis del artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) nº 207/2009

[Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, art. 42, aps. 2 y 3]

4.      Marca comunitaria — Procedimiento de recurso — Recurso ante el juez de la Unión — Facultad del Tribunal General de modificar la resolución impugnada — Límites

[Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, art. 65, ap. 3]

1.      El principio de fuerza de cosa juzgada, que impide cuestionar el carácter firme de una resolución judicial, no es aplicable a la relación entre una resolución final en materia de oposición y una solicitud de nulidad, en particular porque, por una parte, los procedimientos ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) tienen naturaleza administrativa, y no naturaleza judicial, y, por otra parte, porque el artículo 53, apartado 4, y el artículo 100, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009 sobre la marca comunitaria no establecen regla alguna en este sentido. Lo mismo cabe decir de la situación inversa respecto a la relación entre el procedimiento que llevó a una resolución final en materia de caducidad o de nulidad y un procedimiento de oposición. No es menos cierto que las declaraciones hechas en una resolución final en materia de caducidad o de nulidad no pueden ignorarse totalmente por la Oficina a la hora de resolver la oposición entre las mismas partes, que tiene el mismo objeto y está basada en los mismos motivos, siempre y cuando no existan nuevos elementos fácticos, nuevas pruebas o nuevos motivos que afecten a dichas declaraciones o a los aspectos ya resueltos. En efecto, esta afirmación no es sino una expresión particular de la jurisprudencia según la cual la práctica decisoria anterior de la Oficina constituye un elemento que puede tomarse en consideración para apreciar si un signo es apropiado para ser registrado.

Por consiguiente, una Sala de Recurso no está obligada a seguir fielmente las consideraciones y las conclusiones expuestas en una resolución de la División de Anulación. De otro modo, se comprometería el efecto útil de las vías de recurso diferentes a la oposición al registro de una marca comunitaria, por una parte, y de caducidad y de nulidad de una marca comunitaria registrada, por otra, pese a que su utilización sucesiva o paralela es posible con arreglo al Reglamento nº 207/2009. Esta apreciación se confirma por el hecho de que, a la luz del artículo 42, apartado 2, y del artículo 57, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009, en función de la fecha, bien de la presentación de la solicitud de caducidad o de nulidad, bien de la publicación de la solicitud de registro, los períodos de cinco años durante los cuales se exige la prueba del uso efectivo de una marca comunitaria pueden divergir.

(véanse los apartados 38 y 39)

2.      Según reiterada jurisprudencia una marca es objeto de un «uso efectivo» cuando, en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose los usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por esa marca. La apreciación del carácter efectivo del uso de la marca debe basarse en la totalidad de los hechos y circunstancias apropiados para determinar la realidad de la explotación comercial de ésta en el tráfico económico, en particular, los usos que se consideren justificados en el sector económico de que se trate para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o de los servicios protegidos por la marca, la naturaleza de esos productos o servicios, las características del mercado y la magnitud y la frecuencia del uso de dicha marca. No obstante, el análisis del uso efectivo de una marca anterior no puede limitarse a la mera constatación de un uso de esta marca en el tráfico económico, ya que debe, además, tratarse de un uso efectivo de conformidad con el tenor del artículo 42, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009 sobre la marca comunitaria. Por otro lado, la calificación de «uso efectivo» de una marca depende de las características del producto o del servicio afectado en el mercado correspondiente. Por ello, toda explotación comercial acreditada no puede calificarse automáticamente de uso efectivo de la marca de que se trate.

Por lo que respecta a la importancia del uso de que es objeto la marca anterior, es preciso tener en cuenta, en particular, el volumen comercial del conjunto de los actos de uso, por una parte, y la duración del período durante el cual tienen lugar los actos de uso, así como la frecuencia de estos actos, por otra. Además, para poder examinar el carácter efectivo del uso de una marca anterior, debe llevarse a cabo una apreciación global que tenga en cuenta todos los factores pertinentes del caso de autos. Esta apreciación implica una cierta interdependencia entre los factores que se toman en consideración. Así, un reducido volumen de productos comercializados bajo dicha marca puede verse compensado por una fuerte intensidad o una gran constancia en el tiempo del uso de esta marca y viceversa. Por último, el uso efectivo de una marca no puede demostrarse mediante probabilidades o presunciones, sino que debe basarse en elementos concretos y objetivos que acrediten una utilización efectiva y suficiente de la marca en el mercado de que se trate.

Por lo que respecta a la duración del uso, ya se ha declarado que las sanciones previstas por el artículo 15, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009 se aplican únicamente a las marcas cuyo uso efectivo se hubiera suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años. Por consiguiente, basta que una marca haya sido objeto de un uso efectivo durante parte del período pertinente para librarse de tales sanciones. Del mismo modo, la regla 22, apartado 3, del Reglamento nº 2868/95 por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento nº 207/2009 establece el criterio de la duración del uso sin exigir que se demuestre su continuidad durante el plazo de cinco años y lo distingue, en particular, de los criterios del alcance y de la naturaleza del uso, que, solamente considerados globalmente, permiten declarar el carácter efectivo del uso de la marca anterior. En efecto, sólo la toma en consideración del conjunto de elementos sometidos a la apreciación de la Sala de Recurso debe permitir acreditar la prueba de dicho uso.

Así, la previsión de un plazo de cinco años por las disposiciones del artículo 42, apartado 2, y del artículo 15, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009 no implica que la prueba del uso efectivo de la marca anterior deba aportarse por separado para cada uno de los años comprendidos en el citado plazo, sino que basta demostrar que, habida cuenta de todos los factores pertinentes particulares del caso concreto, durante al menos una parte del citado plazo, dicha marca se utilizó no con carácter puramente simbólico, sino efectivamente y para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos y los servicios de que se trata. En particular, de otro modo, en un caso como el de autos, el hecho de sufrir una crisis financiera solamente temporal que impidiese el uso de la marca anterior durante un período limitado, pese a que su titular tuviese intención de continuar utilizando la referida marca en un futuro cercano, podría bastar para no permitirle oponerse al registro de una marca análoga.

(véanse los apartados 44, 46, 52 y 53)

3.      Véase el texto de la resolución.

(véase el apartado 45)

4.      Véase el texto de la resolución.

(véase el apartado 62)