Asunto C‑661/11

Martin y Paz Diffusion SA

contra

David Depuydt

y

Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV

[Petición de decisión prejudicial
planteada por la Cour de cassation (Bélgica)]

«Marcas — Directiva 89/104/CEE — Artículo 5 — Consentimiento del titular de una marca al uso por un tercero de un signo idéntico a ésta — Consentimiento prestado en el marco de una explotación compartida — Posibilidad que tiene dicho titular de poner fin a la explotación compartida y recuperar el usoexclusivo de su marca»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera)
de 19 de septiembre de 2013

1.        Cuestiones prejudiciales — Admisibilidad — Requisitos — Cuestiones que tienen relación con la realidad o el objeto del litigio

(Art. 267 TFUE)

2.        Aproximación de las legislaciones — Marcas — Directiva 89/104/CEE — Derechos conferidos por la marca — Consentimiento del titular de una marca al uso por un tercero de un signo idéntico a ésta — Consentimiento prestado en el marco de una explotación compartida de la marca — Derecho de dicho titular de poner fin a la explotación compartida y recuperar el uso exclusivo de su marca

(Directiva 89/104/CEE del Consejo, art. 5)

1.        Véase el texto de la resolución.

(véanse los apartados 42 y 43)

2.        El artículo 5 de la Directiva 89/104, Primera Directiva en materia de marcas, se opone a que el titular de determinadas marcas que, en el marco de una explotación compartida con un tercero, había consentido que ese tercero usase signos idénticos a sus marcas para algunos de los productos comprendidos en las clases para las que están registradas dichas marcas, y que ya no lo consiente, se vea privado por completo de la posibilidad de oponer a dicho tercero el derecho exclusivo que le confieren sus marcas y de ejercer él mismo ese derecho exclusivo para productos idénticos a los del referido tercero.

En cuanto a las limitaciones del derecho exclusivo que resultan de forma inherente del artículo 5 de la Directiva 89/104 en sí mismo considerado, el derecho exclusivo contemplado en dicha disposición se concede para permitir que el titular de la marca proteja sus intereses específicos como titular de esa marca, es decir, para garantizar que dicha marca pueda cumplir las funciones que le son propias. Por lo tanto, el ejercicio de este derecho debe quedar reservado a los casos en los que el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar alguna de las funciones de la marca. Entre estas funciones no sólo figura la función esencial de la marca, que es garantizar a los consumidores la procedencia del producto o servicio, sino también sus demás funciones, como la de garantizar la calidad de ese producto o servicio, o las funciones de comunicación, inversión o publicidad.

Es cierto que, como lo confirma la remisión hecha por el sexto considerando de la Directiva 89/104 al Derecho nacional en materia de responsabilidad civil, un órgano jurisdiccional nacional puede condenar al titular de una marca a una sanción o a la reparación del perjuicio sufrido cuando comprueba que dicho titular ha revocado ilícitamente el consentimiento por el que permitía a un tercero hacer uso de signos idénticos a sus marcas. No obstante, la comprobación de tal comportamiento no puede conducir a perpetuar, en virtud de una resolución judicial y por tiempo indefinido, la explotación compartida de dichas marcas cuando ya no existe voluntad común de las sociedades de que se trate para tal explotación.

(véanse los apartados 58, 61 y 62 y el fallo)