SENTENZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione)
17 ottobre 2019 (*)
«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Marchio denominativo AXICORP ALLIANCE – Marchi denominativo e figurativo anteriori dell’Unione europea ALLIANCE – Impedimenti alla registrazione relativi – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 – Prova dell’uso effettivo dei marchi anteriori – Articolo 47, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 – Interpretazione della descrizione dei prodotti ripresi dall’elenco alfabetico che accompagna la classificazione di Nizza»
Nella causa T‑279/18,
Alliance Pharmaceuticals Ltd, con sede in Chippenham (Regno Unito), rappresentata da M. Edenborough, QC,
ricorrente,
contro
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da J. Crespo Carrillo e H. O’Neill, in qualità di agenti,
convenuto,
controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO,
AxiCorp GmbH, con sede in Friedrichsdorf (Germania),
avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 febbraio 2018 (procedimento R 1473/2017-5), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Alliance Pharmaceuticals e la AxiCorp,
IL TRIBUNALE (Nona Sezione),
composto da S. Gervasoni, presidente, K. Kowalik‑Bańczyk e C. Mac Eochaidh (relatore), giudici,
cancelliere: E. Hendrix, amministratore
visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 aprile 2018,
visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 luglio 2018,
viste le misure di organizzazione del procedimento del 31 gennaio 2019,
in seguito all’udienza del 28 marzo 2019,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti
1 Il 17 gennaio 2011, la AxiCorp GmbH ha ottenuto dall’Ufficio Internazionale dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI), la registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1072913 del marchio denominativo AXICORP ALLIANCE. Tale registrazione è stata notificata il 28 aprile 2011 all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), in forza del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].
2 I prodotti e servizi per i quali è stata richiesta la tutela rientrano nelle classi 3, 5, 10 e 35 ai sensi dell’accordo di Nizza, del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come rivisto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:
– classe 3: «Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; saponi; profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici; cosmetici»;
– classe 5: «Prodotti farmaceutici e veterinari; medicinali; prodotti igienici per la medicina; sostanze dietetiche per uso medico, alimenti per bebè; impiastri, materiale per fasciature; materiali per otturare i denti e per impronte dentarie; disinfettanti; prodotti per la distruzione degli animali nocivi; fungicidi, erbicidi, medicinali»;
– classe 10: «Apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari, veterinari, membra, occhi e denti artificiali; articoli ortopedici; materiale di sutura, applicatori per prodotti farmaceutici; siringhe per uso medico; inalatori»;
– classe 35 «Pubblicità; servizi relativi alla gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio; commercio all’ingrosso e al dettaglio di sostanze farmaceutiche e cosmetiche, nonché di prodotti medici».
3 La domanda di marchio è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 2011/082, del 29 aprile 2011.
4 Il 30 gennaio 2012 la ricorrente, Alliance Pharmaceuticals Ltd, ha presentato opposizione, ai sensi dell’articolo 41 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 46 del regolamento 2017/1001) alla registrazione del marchio richiesto per i prodotti e i servizi di cui al punto 2 supra.
5 L’opposizione era fondata sui seguenti diritti anteriori:
– il marchio denominativo anteriore dell’Unione europea ALLIANCE, depositato il 29 luglio 2002 e registrato l’11 agosto 2006 con il numero 2816098, che contraddistingue i prodotti di cui alla classe 5 e corrispondenti alla seguente descrizione: «Prodotti farmaceutici, esclusi alimenti per bambini e malati e prodotti chimici per uso farmaceutico»;
– il marchio figurativo anteriore dell’Unione europea, depositato il 29 luglio 2002 e registrato il 17 dicembre 2003 con il numero 2816064, che contraddistingue i prodotti di cui alla classe 5 e corrispondenti alla seguente descrizione: «Prodotti farmaceutici, esclusi alimenti per bambini e malati e prodotti chimici per uso farmaceutico» rappresentato come di seguito:
– il marchio anteriore non registrato ALLIANCE, utilizzato nella normale prassi commerciale per «sostanze e prodotti farmaceutici» nel Regno Unito.
6 I motivi dedotti a sostegno dell’opposizione erano quelli di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 4 e 5, del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 4 e 5, del regolamento 2017/1001].
7 A sostegno dei motivi di opposizione di cui all’articolo 8, paragrafi 4 e 5, del regolamento n. 207/2009, la ricorrente ha depositato un estratto della relazione annuale 2009 della sua capogruppo, Alliance Pharma plc.
8 Su richiesta della AxiCorp, l’EUIPO ha invitato la ricorrente a fornire la prova dell’uso dei suoi marchi anteriori, conformemente all’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 47, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001), per i prodotti sui quali si fondava l’opposizione.
9 Il 22 luglio 2016 la ricorrente ha fornito elementi di prova dell’uso dei suoi marchi anteriori entro il termine fissato dall’EUIPO.
10 In data 11 maggio 2017, la divisione di opposizione ha respinto l’opposizione nella sua interezza per mancanza di prove dell’uso effettivo dei marchi anteriori dell’Unione europea, e per mancanza di prove dell’uso nel corso dell’attività commerciale del marchio anteriore non registrato.
11 Il 7 luglio 2017 la ricorrente ha proposto un ricorso dinanzi all’EUIPO, a norma degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009 (divenuti articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001) avverso la decisione della divisione di opposizione.
12 Con decisione del 7 febbraio 2018 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quinta commissione di ricorso dell’EUIPO ha parzialmente annullato la decisione della divisione di opposizione e ha rinviato la pratica alla divisione di opposizione.
13 Da un lato, per quanto riguarda i marchi anteriori dell’Unione europea, la commissione di ricorso ha ritenuto che l’opposizione fosse stata giustamente respinta in quanto basata sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento 2017/1001. A tale proposito, ha osservato, in primo luogo, che la specificazione dei suddetti marchi, che si riferisce ai «prodotti farmaceutici, esclusi alimenti per bambini e malati e prodotti chimici per uso farmaceutico», non era chiara. In secondo luogo, essa ha ritenuto che non sarebbe stato né irragionevole né contrario alle regole grammaticali interpretare la specificazione nel senso che designa i prodotti farmaceutici «esclusi quelli destinati a essere utilizzati come alimenti per i bambini e i malati e che utilizzano prodotti farmaceutici chimici». In terzo luogo, essa ha ritenuto che, sebbene non si possa escludere la possibilità di altre interpretazioni, i prodotti e i servizi dovevano essere descritti nel registro con sufficiente chiarezza e precisione per consentire di determinare la portata della protezione richiesta solo su tale base. Inoltre, secondo la commissione di ricorso, una specificazione ambigua non può essere interpretata in modo favorevole al titolare del diritto. Di conseguenza, essa ha ritenuto che la divisione di opposizione avesse correttamente interpretato la specificazione restrittivamente, escludendo i prodotti chimici per uso farmaceutico. Inoltre, essa ha osservato che, anche se si dovesse ritenere che la specificazione comprendeva alcuni prodotti farmaceutici di origine vegetale, la ricorrente non aveva dimostrato che il marchio ALLIANCE era stato utilizzato per tali prodotti farmaceutici, in quanto le prove dell’uso prodotte si riferivano esclusivamente a componenti sintetiche.
14 Dall’altro lato, per quanto riguarda il marchio anteriore non registrato e il motivo di opposizione di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001, la commissione di ricorso ha ritenuto che la conclusione della divisione di opposizione secondo cui la ricorrente non aveva fornito alcuna prova dell’uso di tale marchio entro il termine fissato per sostenere l’opposizione fosse manifestamente errata. Essa ha ritenuto che la pratica dovesse essere rinviata alla divisione di opposizione per un riesame completo del suddetto motivo di opposizione, tenendo conto di tutte le prove dell’uso presentate dalla ricorrente nel corso del procedimento, comprese quelle presentate il 22 luglio 2016.
Conclusioni delle parti
15 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione impugnata;
– in subordine, riformare la decisione impugnata rinviando l’opposizione alla divisione di opposizione per un riesame ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento 2017/1001, oltre che ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, di detto regolamento;
– condannare l’EUIPO alle spese del presente procedimento, nonché a quelle sostenute nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e, in subordine, in caso di intervento della controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, condannare solidalmente e congiuntamente l’EUIPO e l’interveniente alle spese.
16 L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
Sulla portata della domanda di annullamento della decisione impugnata
17 In risposta ai quesiti del Tribunale, posti a titolo di misure di organizzazione del procedimento, le parti, all’udienza, hanno confermato, come indicato nel verbale dell’udienza, che il ricorso proposto dalla ricorrente doveva essere inteso come diretto all’annullamento parziale della decisione impugnata nella parte in cui la commissione di ricorso ha respinto il ricorso proposto dinanzi ad essa relativamente ai motivi di opposizione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento 2017/1001. Al contrario, la ricorrente non chiede al Tribunale di annullare la decisione impugnata nella parte in cui la commissione di ricorso ha rinviato la causa alla divisione di opposizione per un riesame completo del motivo di opposizione di cui all’articolo 8, paragrafo 4, di tale regolamento.
Nel merito
18 A sostegno del ricorso, la ricorrente solleva un unico motivo, vertente sull’errata interpretazione da parte della commissione di ricorso della specificazione dei marchi anteriori dell’Unione europea concludendo che le prove dell’uso presentate non dimostravano un uso effettivo di tali marchi per i prodotti inclusi in tale specificazione, il che costituirebbe una violazione delle forme sostanziali, del regolamento 2017/1001 o di una norma di diritto relativa alla sua applicazione, ai sensi dell’articolo 72 del regolamento 2017/1001.
19 In particolare, la ricorrente contesta l’interpretazione restrittiva della specificazione adottata dalla divisione di opposizione e confermata dalla commissione di ricorso, secondo cui «i prodotti chimici per uso farmaceutico» erano esclusi dai «prodotti farmaceutici».
20 Da un lato, la ricorrente sostiene che l’interpretazione restrittiva della specificazione adottata è errata in quanto contraria alle direttive d’esame dell’EUIPO e, in particolare, al modo in cui le esclusioni devono essere formulate nella specificazione. Se l’obiettivo è di escludere alcuni tipi di prodotto, la congiunzione da utilizzare sarebbe la congiunzione disgiuntiva «o» e non la congiunzione coordinativa «e». Pertanto, nel caso di specie, i termini «esclusi alimenti per bambini e malati e prodotti chimici per uso farmaceutico» dovrebbero essere interpretati nel senso che escludono solo la prima categoria di prodotti, gli alimenti per bambini e malati, e che includono la seconda categoria di prodotti, i prodotti chimici per uso farmaceutico. Se tale interpretazione fosse stata applicata, le prove presentate dalla ricorrente, per dimostrare l’uso effettivo dei marchi anteriori dell’Unione europea per «prodotti chimici per uso farmaceutico» sarebbero state tenute in considerazione. Pertanto, la pratica dovrebbe essere rinviata alla divisione di opposizione affinché esamini l’opposizione anche dal punto di vista dei motivi di opposizione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento 2017/1001. Inoltre, la ricorrente rileva che la AxiCorp non ha presentato alcun argomento sulla portata della specificazione prima della decisione della divisione di opposizione.
21 Dall’altro lato, la ricorrente sostiene che l’interpretazione restrittiva della specificazione adottata sarebbe errata in quanto si tradurrebbe in una specificazione priva di senso commerciale, il che sarebbe contrario alle normali regole di interpretazione dei testi giuridici. In subordine, essa sostiene che, qualora i «prodotti chimici per uso farmaceutico» fossero esclusi, essi dovrebbero essere interpretati restrittivamente, in quanto si riferiscono solo ai precursori chimici sintetici allo stato puro che possono essere combinati per scopi farmaceutici, vale a dire per formare essi stessi i prodotti farmaceutici finali. In tal modo, i componenti allo stato puro del prodotto farmaceutico sarebbero esclusi dall’ambito di registrazione, mentre la combinazione ottenuta, che costituisce il prodotto farmaceutico finale stesso, sarebbe inclusa. Pertanto, le prove d’uso presentate sarebbero sufficienti a dimostrare l’uso effettivo dei marchi anteriori dell’Unione europea.
22 L’EUIPO contesta gli argomenti della ricorrente. In primo luogo, secondo l’EUIPO, un esempio di redazione di un’esclusione tratto dalle direttive d’esame dell’EUIPO non può costituire la base di una norma che determina la congiunzione che dovrebbe essere utilizzata nella redazione di un’esclusione in una specificazione. Spetterebbe al richiedente il marchio dell’Unione europea redigere in modo chiaro e preciso la specificazione dei prodotti e servizi per cui si richiede tutela. In secondo luogo, secondo l’EUIPO, la specificazione è ambigua. Orbene, il modo in cui la divisione di opposizione e la commissione di ricorso hanno interpretato la specificazione non sarebbe irragionevole né contrario alle regole grammaticali, anche se non è possibile escludere altre interpretazioni. In terzo luogo, l’EUIPO rammenta che la portata della protezione richiesta deve essere determinata sulla sola base del registro. Qualora il nome dei prodotti o servizi manchi di chiarezza e precisione, l’ambito di applicazione del marchio dovrebbe essere interpretato in modo restrittivo, poiché il titolare del marchio non dovrebbe beneficiare della violazione del suo obbligo di redigere con chiarezza e precisione l’elenco di prodotti e servizi.
Osservazioni preliminari
23 Come confermato dalla ricorrente in udienza, si deve ritenere che la ricorrente, in sostanza, stia implicitamente addebitando alla commissione di ricorso una violazione dell’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001.
24 A tale riguardo, una volta sollevata dal richiedente il marchio, la questione dell’uso effettivo del marchio anteriore deve essere risolta prima di decidere sull’opposizione vera e propria (v. sentenza del 22 marzo 2007, Saint-Gobain Pam/UAMI – Propamsa (PAM PLUVIAL), T‑364/05, EU:T:2007:96, punto 37 e giurisprudenza ivi citata].
25 Pertanto, spettava alla ricorrente, prima che l’EUIPO esaminasse i motivi di opposizione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento 2017/1001, fornire la prova dell’uso effettivo dei marchi anteriori dell’Unione europea, cosicché, in mancanza di tale prova, l’opposizione doveva essere respinta, conformemente all’articolo 47, paragrafo 2, di tale regolamento. Inoltre, detto uso doveva riguardare i prodotti per i quali erano stati registrati i marchi anteriori dell’Unione europea e sui quali si basava l’opposizione, vale a dire i prodotti della classe 5, di cui al punto 5 supra. Se i marchi anteriori dell’Unione europea fossero stati utilizzati solo per una parte dei prodotti per i quali sono stati registrati, essi sarebbero stati considerati registrati, ai fini dell’esame dell’opposizione, solo per quella parte dei prodotti, conformemente all’articolo 47, paragrafo 2, di detto regolamento.
26 Secondo la giurisprudenza sviluppata nell’ambito dell’interpretazione dei termini che compongono i titoli delle classi di prodotti e servizi, la portata della domanda di registrazione deve essere valutata alla data del suo deposito [v., in tal senso, sentenza del 7 dicembre 2018, Edison/EUIPO, (EDISON), T‑471/17, non pubblicata, oggetto di impugnazione, EU:T:2018:887, punto 34; v., parimenti, in tal senso e per analogia, sentenza dell’11 ottobre 2017, EUIPO/Cactus, C‑501/15 P, EU:C:2017:750, punti da 44 a 49).
27 Nel caso di specie, le domande di registrazione relative ai marchi dell’Unione europea anteriori sono state depositate dalla ricorrente e registrate in un momento in cui era ancora applicabile il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1) (sostituito dal regolamento n. 207/2009, esso stesso sostituito dal regolamento 2017/1001) (v. punto 5 supra). Il regolamento n. 40/94 non includeva disposizioni così dettagliate come quelle di cui all’articolo 33, paragrafi 2 e 5, del regolamento 2017/1001 in vigore alla data della decisione impugnata.
28 Tuttavia, l’articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 40/94, applicabile alla data di deposito delle domande di marchio relative ai marchi anteriori dell’Unione europea e alla data della loro registrazione, disponeva che la domanda di marchio dovesse contenere un elenco dei prodotti o servizi per i quali si richiedeva la registrazione. Inoltre, la regola 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2868/95, della Commissione del 13 dicembre 1995, recante modalità di applicazione del regolamento n. 40/94 (GU 1995, L 303, pag. 1) (ripresa, nella sostanza, all’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001), allora applicabile, disponeva che l’elenco dovesse essere redatto in modo tale da «far risaltare chiaramente la natura dei prodotti e dei servizi».
29 Dalle disposizioni sopra citate emerge che spettava a colui che richiedeva la registrazione di un segno come marchio indicare, nella sua domanda, l’elenco dei prodotti o dei servizi per i quali si richiedeva la registrazione e fornire, per ciascuno di detti prodotti o servizi, una descrizione che facesse risaltare chiaramente la sua natura [sentenza del 9 luglio 2008, Reber/UAMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, EU:T:2008:268, punto 23].
30 Secondo la giurisprudenza, se tali disposizioni richiedono che i prodotti per i quali è richiesta la protezione siano identificati dal richiedente con sufficiente chiarezza e precisione, è al fine di consentire all’EUIPO e agli operatori economici, su questa sola base, di determinare la portata della protezione richiesta [sentenza del 3 giugno 2015, Lithomex/UAMI – Glaubrecht Stingel (LITHOFIX), T‑273/14, non pubblicata, EU:T:2015:352, punto 27; v. parimenti, per analogia, sentenze del 12 dicembre 2002, Sieckmann, C‑273/00, EU:C:2002:748, punti da 49 a 51 e del 19 giugno 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys, C‑307/10, EU:C:2012:361, punto 49].
31 Va inoltre osservato che, per poter esaminare l’identità o la somiglianza dei prodotti e servizi in questione, le autorità dell’EUIPO devono sempre determinare i prodotti e servizi designati dai marchi in conflitto e, in questo contesto, devono, se del caso, interpretare l’elenco dei prodotti e servizi per i quali è stato registrato un marchio (v. sentenza del 6 aprile 2017, Nanu-Nana Joachim Hoepp/EUIPO – Fink (NANA FINK), T‑39/16, EU:T:2017:263, punto 26, e giurisprudenza ivi citata).
32 È alla luce delle considerazioni di cui sopra che occorre esaminare se la commissione di ricorso abbia violato l’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, ritenendo che la divisione di opposizione avesse correttamente interpretato in maniera restrittiva l’elenco dei prodotti designati dai marchi dell’Unione europea anteriori nel senso che esclude i prodotti chimici per uso farmaceutico, cioè i prodotti farmaceutici che utilizzano prodotti chimici farmaceutici (punti 19 e 22 della decisione impugnata) e che l’opposizione era stata giustamente respinta in quanto basata sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento 2017/1001, in mancanza di prove dell’uso effettivo di tali marchi (punti 23 e 24 della decisione impugnata).
Sulla rilevanza delle direttive d’esame dell’EUIPO
33 In via preliminare, si deve osservare che l’argomento della ricorrente secondo cui l’interpretazione restrittiva della specificazione adottata dalla commissione di ricorso sarebbe errata, in quanto contraria alle direttive d’esame dell’EUIPO, al fine di dimostrare l’eventuale violazione delle disposizioni del regolamento 2017/1001, deve essere respinto in quanto inefficace.
34 Infatti le direttive d’esame dell’EUIPO, non costituiscono atti giuridici vincolanti per l’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione (sentenza del 19 dicembre 2012, Leno Merken, C‑149/11, EU:C:2012:816, punto 48). Le disposizioni delle direttive d’esame dell’EUIPO in quanto tali non possono prevalere sulle disposizioni del regolamento 2017/1001 e del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione del 5 marzo 2018, che integra il regolamento 2017/1001 e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430 (GU 2018, L 104, pag. 1), né influenzare l’interpretazione di queste ultime da parte del giudice dell’Unione. Al contrario, esse sono intese per essere lette in conformità con le disposizioni del presente regolamento (v., in tal senso, sentenza del 27 giugno 2012, Interkobo/UAMI – XXXLutz Marken (my baby), T‑523/10, EU:T:2012:326, punto 29].
35 In ogni caso, le direttive d’esame dell’EUIPO dedotte dalla ricorrente non indicano, affinché i «prodotti chimici per uso farmaceutico» possano essere considerati inclusi nell’ambito di tutela, la formula della specificazione utilizzata nel caso di specie, vale a dire una categoria di prodotti per la quale è richiesta la tutela, seguita da una categoria di prodotti esclusa preceduta dall’espressione «esclusi», seguita – senza punteggiatura – dalla congiunzione «e» e da una categoria di prodotti che si suppone siano inclusi.
Sull’interpretazione della specificazione dei marchi anteriori dell’Unione europea
36 Nel caso di specie, si deve constatare che il testo della specificazione in inglese, lingua nella quale le domande di registrazione dei marchi anteriori dell’Unione europea sono state presentate, può dar luogo a due possibili interpretazioni letterali.
37 Pertanto, in assenza di punteggiatura, in particolare di un punto e virgola che separa «alimenti per bambini e malati» da «prodotti chimici per uso farmaceutico» o di ulteriori precisazioni, un possibile significato letterale della specificazione suggerisce che tanto gli «alimenti per bambini e malati» che i «prodotti chimici per uso farmaceutico» sono interessati dalla limitazione «esclusi». Tale interpretazione è stata adottata dalla divisione di opposizione e dalla commissione di ricorso.
38 Tuttavia, un’altra possibile interpretazione letterale, suggerita dalla ricorrente, non esclude i «prodotti chimici per uso farmaceutico» dalla specificazione.
39 A tale riguardo, in primo luogo, si deve rilevare che detta possibilità è stata accettata dall’EUIPO nel corso dell’udienza. Inoltre, la commissione di ricorso ha riconosciuto, ai punti 19 e 20 della decisione impugnata, che erano possibili interpretazioni diverse da quella da essa adottata.
40 In secondo luogo, il Tribunale rileva, al pari della ricorrente, che dal fascicolo dell’EUIPO, e in particolare dalle osservazioni della AxiCorp del 16 marzo e del 20 ottobre 2016 nonché del 10 novembre 2017, risulta che solo nella fase del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso la AxiCorp ha sostenuto che la specificazione non comprendeva i «prodotti chimici per uso farmaceutico» e che la ricorrente non avrebbe fornito la prova dell’uso effettivo dei suoi marchi per prodotti farmaceutici o chimici in quanto tali.
41 Orbene, come è stato rammentato al punto 30 supra, il registro si propone, in particolare, di informare gli operatori economici, compresi i concorrenti attuali o potenziali dei titolari o richiedenti marchi sui diritti dei terzi.
42 È quindi significativo che l’AxiCorp non abbia interpretato la specificazione in modo restrittivo dinanzi alla divisione di opposizione. In quanto l’AxiCorp non ha espresso alcun dubbio circa l’interpretazione da dare alla specificazione, la portata delle categorie di prodotti designati dai marchi anteriori dell’Unione europea o le presunte carenze delle prove dell’uso a tale riguardo dinanzi a tale divisione, si può considerare, da un lato, che non vi erano prove del fatto che la specificazione sia stata interpretata nei termini infine adottati dalla divisione di opposizione e successivamente confermati dalla commissione di ricorso e, dall’altro, che il requisito di chiarezza e precisione di cui al precedente punto 30 fosse soddisfatto.
43 In terzo luogo, va osservato che, sebbene l’interpretazione della specificazione fornita dalla commissione di ricorso, secondo la quale i «prodotti chimici per uso farmaceutico» sono esclusi sia possibile alla luce della sua formulazione, tale interpretazione non ha tenuto debitamente conto di altri elementi essenziali per comprendere la portata di tale specificazione, vale a dire l’effettiva volontà del titolare dei marchi in questione e il problema di conferire una portata utile a tale formulazione, escludendo una lettura che porti ad un risultato irragionevole per il titolare.
44 Pertanto, anzitutto il Tribunale osserva che l’effettiva intenzione del richiedente la registrazione di un marchio dell’Unione europea non è, secondo la giurisprudenza, irrilevante. Infatti, e nonostante tale osservazione sia stata fatta nell’ambito dell’analisi della portata della protezione di un marchio nazionale risultante dall’uso di tutte le indicazioni generali del titolo di una classe, la Corte ha osservato che la situazione in cui la portata della protezione conferita da un marchio dipenderebbe dall’approccio interpretativo adottato dall’autorità competente e non dalla volontà effettiva del richiedente rischierebbe di compromettere la certezza del diritto sia per il richiedente che per gli operatori economici terzi (sentenza del 19 giugno 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys, C‑307/10, EU:C:2012:361, punto 60).
45 Orbene, se l’approccio adottato dalla commissione di ricorso fosse corretto e le registrazioni di marchi anteriori dell’Unione europea riguardassero prodotti farmaceutici salvo quelli «che utilizzano prodotti chimici farmaceutici», vale a dire riguardassero solo prodotti cosiddetti «naturali» o «di origine vegetale» che non contengono sostanze chimiche o componenti sintetiche, tali registrazioni riguarderebbero solo prodotti che non sono stati presi in considerazione dalla ricorrente e che non sono stati espressamente menzionati nelle specificazioni di tali marchi. Come indicato al punto 44 supra, tale ipotesi è incompatibile con i requisiti di prevedibilità e certezza del diritto.
46 In secondo luogo, se è vero che l’interpretazione letterale di una specificazione di un marchio è l’interpretazione da preferire, tale principio è di scarsa utilità in un caso in cui due interpretazioni letterali sono ugualmente possibili.
47 In tal caso, occorre privilegiare, tra diverse interpretazioni possibili dei testi di diritto dell’Unione quella che non porta ad un risultato irragionevole. In effetti, l’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione si basa certamente in primo luogo e soprattutto sul loro testo. Tale approccio è, infatti, espressione dei principi fondamentali della prevedibilità e della certezza del diritto. Tuttavia, se il testo è ambiguo o il significato letterale dovesse portare a un risultato irragionevole, tale significato può essere oggetto di una nuova valutazione dopo essere stato ricollocato nel proprio contesto e interpretato alla luce dell’insieme delle disposizioni del diritto dell’Unione, delle sue finalità, nonché del suo stadio di evoluzione al momento in cui va data applicazione alla disposizione di cui trattasi (conclusioni dell’avvocato generale Bobek nella causa European Federation for Cosmetic Ingredients, C‑592/14, EU:C:2016:179, paragrafi 36 e 37; v., parimenti, in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Mayras nella causa Fellinger, 67/79, EU:C:1980:23, pag. 550).
48 Pertanto, la Corte ha già avuto modo di escludere interpretazioni di disposizioni del diritto dell’Unione che porterebbero ad un risultato irragionevole (v. in tal senso, in materia di libera circolazione dei lavoratori, sentenza del 10 dicembre 2009, Peśla, C‑345/08, EU:C:2009:771, punti 46 e 48 e, nel settore dei disegni e modelli, sentenza del 21 settembre 2017, C‑361/15 P & C‑405/15 P, Easy Sanitary Solutions e EUIPO/Group Nivelles, C‑361/15 P e C‑405/15 P, EU:C:2017:720, punto 96).
49 Il Tribunale ritiene che le considerazioni di cui ai precedenti punti da 46 a 48 debbano essere trasposte, per analogia, ad un caso come quello di specie, relativo all’interpretazione della specificazione di un marchio dell’Unione europea anteriore.
50 Infatti, la divisione di opposizione e, se del caso, la commissione di ricorso devono interpretare l’elenco dei prodotti e servizi per i quali è stato registrato un marchio anteriore dell’Unione europea e per i quali è stata richiesta la prova dell’uso effettivo, al fine di determinare la portata della tutela di tale marchio e di risolvere la questione del suo uso effettivo, prima che venga presa una decisione sull’opposizione stessa. Tuttavia, nel fare ciò, è loro responsabilità interpretare nel modo più coerente possibile il testo dell’elenco dei prodotti e servizi contraddistinti, tenendo conto non solo del suo significato letterale e della costruzione grammaticale, ma anche, qualora vi sia il rischio di un risultato irragionevole, del suo contesto e dell’effettiva volontà del titolare del marchio in merito alla sua portata.
51 Il Tribunale ritiene pertanto che, nel contesto dell’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 e della definizione della portata della tutela di un marchio dell’Unione europea anteriore e della valutazione delle prove dell’uso effettivo di tale marchio, qualora vi siano due possibili interpretazioni letterali della specificazione di tale marchio, ma che una di esse porterebbe ad un risultato irragionevole circa l’estensione della tutela del marchio, la commissione di ricorso deve risolvere tale difficoltà optando per l’interpretazione più plausibile e prevedibile della suddetta specificazione. Il Tribunale dichiara che sarebbe irragionevole adottare un’interpretazione della specificazione che avrebbe l’effetto di escludere tutti i prodotti della ricorrente, lasciandole, come prodotti protetti dai marchi anteriori dell’Unione europea, solo prodotti per i quali non avrebbe richiesto la protezione dei suoi marchi.
52 Orbene, nel caso di specie, la commissione di ricorso ha, in sostanza, assimilato i «prodotti chimici per uso farmaceutico» ai prodotti farmaceutici chimici o sintetici finali. Di conseguenza, tutte le prove dell’uso di marchi anteriori dell’Unione europea sono state respinte, nonostante il fatto che l’attività principale della ricorrente fosse la commercializzazione di prodotti farmaceutici e che tali marchi fossero comunque registrati per «prodotti farmaceutici». Come sostiene la ricorrente, sarebbe irragionevole supporre che quest’ultima avrebbe inteso chiedere la registrazione di un marchio dell’Unione europea per una categoria di prodotti da cui avrebbe poi escluso una categoria di prodotti ampiamente equivalente.
53 Tale conclusione non è in alcun modo invalidata dalla giurisprudenza menzionata al punto 21 della decisione impugnata nonché dall’EUIPO al punto 27 del controricorso e all’udienza, a sostegno, da un lato, del rigetto di un’interpretazione della specificazione a favore della ricorrente e, dall’altro, della necessità di applicare un’interpretazione restrittiva a tale specificazione, vale a dire il punto 67 dell’ordinanza del 6 febbraio 2014, El Corte Inglés/UAMI (C‑301/13 P, non pubblicata, EU:C:2014:235), il punto 31 della sentenza dell’11 novembre 2009, Frag Comercio Internacional/UAMI – Tinkerbell Modas (GREEN by missako) (T‑162/08, non pubblicata, EU:T:2009:432), il punto 62 della sentenza del 6 aprile 2017, NANA FINK (T‑39/16, EU:T:2017:263), e il punto 62 della sentenza del 18 ottobre 2018, Next design+produktion/EUIPO – Nanu-Nana Joachim Hoepp (nuuna) (T‑533/17, non pubblicata, EU:T:2018:698).
54 A tale riguardo, è vero, da un lato, per quanto riguarda la giurisprudenza menzionata al punto 21 della decisione impugnata, che il giudice dell’Unione ha riconosciuto, nell’ambito del procedimento di opposizione e del confronto dei prodotti e servizi, che era possibile che la descrizione dei prodotti e servizi contraddistinti da un marchio anteriore non consentisse di confrontarli con quelli contraddistinti da un marchio richiesto (v., in tal senso, ordinanza del 6 febbraio 2014, El Corte Inglés/UAMI, causa C‑301/13 P, EU:C:2014:235, punto 67 e sentenza dell’11 novembre 2009, GREEN by missako, T‑162/08, EU:T:2009:432, punto 31). È altresì vero, dall’altro lato, con riferimento alla giurisprudenza citata dall’EUIPO al punto 27 della memoria difensiva e all’udienza, che il Tribunale ha osservato che il titolare di un marchio dell’Unione europea non può avvalersi di una violazione del suo obbligo di indicare prodotti o servizi in modo chiaro e preciso (v., in tal senso, sentenze del 6 aprile 2017, NANA FINK, T‑39/16, EU:T:2017:263, punto 48, e del 18 ottobre 2018, nuuna, T‑533/17, non pubblicata, EU:T:2018:698, punto 62).
55 Tuttavia, il quadro fattuale e la fase procedurale delle cause summenzionate differiscono da quelli della presente fattispecie.
56 In primo luogo, nella causa che ha dato luogo all’ordinanza del 6 febbraio 2014, El Corte Inglés/UAMI (C‑301/13 P, non pubblicata, EU:C:2014:235), da un lato, né il testo della descrizione dei servizi designati dal marchio anteriore di cui si tratta in tale causa, né gli elementi che la ricorrente aveva fatto valere nel procedimento dinanzi all’EUIPO, rivelavano che la tutela di tale marchio si estendeva a prodotti o servizi diversi da quelli della classe 35 ai sensi dell’Accordo di Nizza. Dall’altro, non si potevano prendere in considerazione argomenti e prove sulle caratteristiche specifiche del diritto nazionale che avrebbero asseritamente consentito di chiarire il significato della descrizione dei servizi designati dal marchio anteriore in questione in tale causa, poiché essi erano stati presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale. È quindi in queste particolari circostanze che la Corte ha statuito che il Tribunale aveva correttamente deciso che la descrizione dei servizi contraddistinti dal marchio anteriore in questione in tale causa non consentiva di confrontarli con i prodotti designati dal marchio per il quale era stata chiesta la registrazione.
57 In secondo luogo, nella causa che ha dato luogo alla sentenza dell’11 novembre 2009, GREEN by missako (T‑162/08, non pubblicata, EU:T:2009:432), se i servizi contraddistinti dal marchio anteriore in questione in tale causa erano troppo vaghi per consentire un confronto effettivo con quelli del marchio richiesto di cui si tratta, le differenze tra i segni in questione costituivano un motivo sufficiente per escludere un rischio di confusione nonostante l’identità e la somiglianza di taluni prodotti contraddistinti dai marchi di cui si tratta.
58 In terzo luogo, nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 6 aprile 2017, NANA FINK (T‑39/16, EU:T:2017:263), sebbene la descrizione di taluni prodotti contraddistinti dal marchio anteriore in questione potesse essere intesa in due modi diversi (includendo solo i prodotti finiti in cuoio e i prodotti realizzati in imitazioni del cuoio o includendo anche «imitazioni del cuoio»), entrambe le interpretazioni erano ugualmente plausibili e non hanno dato luogo ad una specificazione irragionevole.
59 In quarto luogo, nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 18 ottobre 2018, nuuna (T‑533/17, non pubblicata, EU:T:2018:698), il Tribunale ha rilevato che i prodotti contraddistinti dai marchi anteriori in questione erano stati oggetto di una certa precisione, ignorata dalla commissione di ricorso, e il Tribunale ha potuto confrontarli con i prodotti contraddistinti dal marchio richiesto in tale causa. Detta causa non riguardava quindi né l’inosservanza dell’obbligo di chiarezza e precisione né un’eventuale irragionevolezza della specificazione dei prodotti di cui si tratta.
60 In tali circostanze, il Tribunale ritiene che solo quando le due possibili interpretazioni letterali dell’elenco dei prodotti e servizi contraddistinti da un marchio anteriore dell’Unione europea sono ugualmente plausibili e prevedibili, nel determinare la portata della tutela di tale marchio e nel valutare le prove dell’uso effettivo prodotte, si deve applicare il principio enunciato al punto 48 della sentenza del 6 aprile 2017, NANA FINK (T‑39/16, EU:T:2017:263), secondo cui il titolare di un marchio dell’Unione europea non può avvalersi di una violazione del suo obbligo di indicare i prodotti e i servizi in modo chiaro e preciso.
61 Questa conclusione non è invalidata nemmeno dall’argomento dell’EUIPO secondo cui, una volta esclusi i prodotti chimici sintetici, nella specificazione rimarrebbe ancora una gamma di prodotti, quali i rimedi vegetali. Infatti, un siffatto approccio presenta le stesse difficoltà di quelle dedotte al precedente punto 45, vale a dire che le registrazioni di marchi anteriori dell’Unione europea riguarderebbero quindi solo prodotti che non sono stati previsti dalla ricorrente e che non sono stati espressamente menzionati nella specificazione, il che sarebbe incompatibile con i requisiti di prevedibilità e certezza del diritto.
62 Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve concludere che la commissione di ricorso, ritenendo che la specificazione dovesse essere interpretata nel senso che esclude «prodotti chimici per uso farmaceutico» e che i marchi anteriori dell’Unione europea riguardassero quindi prodotti farmaceutici ad eccezione di quelli che «utilizzano prodotti chimici farmaceutici», ha adottato un’interpretazione errata di tale specificazione. Quest’ultima poteva infatti essere interpretata nel senso che comprende, da un lato, i «prodotti farmaceutici» e, dall’altro, i «prodotti chimici per uso farmaceutico», vale a dire i precursori chimici sintetici allo stato puro che possono essere combinati per scopi farmaceutici, vale a dire per formare essi stessi i prodotti farmaceutici finali.
63 Ne consegue che si deve accogliere il motivo unico relativo alla violazione dell’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 e annullare la decisione impugnata nella parte in cui la commissione di ricorso ha respinto il ricorso proposto dinanzi ad essa per i motivi di opposizione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento 2017/1001.
64 Per quanto riguarda il secondo capo delle conclusioni della ricorrente, formulato in subordine, con cui la ricorrente chiede in sostanza al Tribunale di esercitare il potere di riforma ad esso conferito in forza dell’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001, si deve ricordare che tale potere non ha l’effetto di conferire al Tribunale il potere di effettuare una valutazione su cui la commissione di ricorso non si è ancora pronunciata. Pertanto, in linea di principio, l’esercizio del potere di riforma deve essere limitato alle situazioni nelle quali il Tribunale, dopo aver controllato la valutazione compiuta dalla commissione di ricorso, sia in grado di determinare, sulla base degli elementi di fatto e di diritto accertati, la decisione che la suddetta commissione era tenuta a prendere (sentenza del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, punto 72).
65 Orbene, si deve constatare che erroneamente la commissione di ricorso non ha esaminato tutti gli elementi di prova presentati per stabilire l’uso effettivo dei marchi anteriori.
66 Non spetta al Tribunale esaminare per la prima volta le suddette prove nell’ambito dell’esame della domanda di riforma della decisione impugnata presentata, in sostanza, dalla ricorrente nell’ambito del secondo capo delle sue conclusioni.
67 Spetterà quindi alla commissione di ricorso decidere a tale riguardo, ai fini della decisione che essa deve adottare sul ricorso di cui essa rimane investita [v., in tal senso, sentenza dell’11 dicembre 2014, CEDC International/UAMI – Underberg (Forma di un filo d’erba in una bottiglia), T‑235/12, EU:T:2014:1058, punti 101 e 102 e giurisprudenza citata].
68 Poiché il Tribunale non può esercitare il proprio potere di riforma della decisione impugnata, occorre respingere tale secondo capo delle conclusioni.
Sulle spese
69 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l’EUIPO è rimasto sostanzialmente soccombente, occorre condannarlo alle spese, conformemente alla domanda della ricorrente.
70 La ricorrente ha inoltre chiesto la condanna dell’EUIPO alle spese da essa sostenute nel corso del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO. In proposito si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura, le spese indispensabili sostenute dalle parti per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso sono considerate spese ripetibili. Pertanto, è altresì necessario ordinare all’EUIPO di pagare le spese indispensabili sostenute dalla ricorrente nel corso del procedimento dinanzi alla Commissione di ricorso.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Nona Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 7 febbraio 2018 (procedimento R 1473/2017–5), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Alliance Pharmaceuticals Ltd e la AxiCorp GmbH, è annullata nella parte in cui la commissione di ricorso ha respinto il ricorso proposto dinanzi ad essa per quanto riguarda i motivi di opposizione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento 2017/1001.
2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
3) L’EUIPO è condannato alle spese, ivi comprese le spese indispensabili sostenute dalla Alliance Pharmaceuticals ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO.
Gervasoni | Kowalik‑Bańczyk | Mac Eochaidh |
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 17 ottobre 2019.
Firme