Causa T‑599/13

Cosmowell GmbH

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno

(marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo GELENKGOLD – Marchio comunitario figurativo anteriore raffigurante una tigre – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Alterazione del carattere distintivo del marchio anteriore – Somiglianza dei segni sul piano fonetico – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»

Massime – Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 7 maggio 2015

1.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

2.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Marchio figurativo GELENKGOLD – Marchio figurativo raffigurante una tigre

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

3.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi – Criteri di valutazione

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

4.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Criteri di valutazione – Marchio complesso

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

5.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Confronto tra i segni considerati – Presa in considerazione della forma del marchio anteriore come utilizzata dal suo titolare – Insussistenza

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 15, § 1, a), e 42, § 2]

6.      Marchio comunitario – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Istanza presentata espressamente e tempestivamente dal richiedente – Possibilità di presentare l’istanza per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso – Esclusione

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, §§ 2 e 3)

7.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Marchi figurativi – Confronto fonetico

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

8.      Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Facoltà per il Tribunale di riformare la decisione impugnata – Limiti

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65, § 3)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 21, 22, 28, 73, 74)

2.      IL segno figurativo raffigurante una tigre e contenente l’elemento denominativo GELENKGOLD, la cui registrazione come marchio comunitario è richiesta per «Prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti dietetici per uso medico; integratori nutrizionali; integratori alimentari per uso medico; integratori alimentari non per uso medico; integratori alimentari a base di minerali» rientranti nella classe 5 ai sensi dell’Accordo di Nizza, e il marchio comunitario figurativo raffigurante una tigre, registrato anteriormente per «Prodotti farmaceutici; prodotti medicati e medicinali per uso umano; impiastri, bende e materiali per fasciature; impiastri, bende e materiali per fasciature medicati; disinfettanti; prodotti per la distruzione degli animali nocivi; fungicidi; erbicidi; insettifughi» rientranti nella medesima classe, presentano, per il pubblico di riferimento, composto sia dal grande pubblico dell’Unione sia dagli specialisti nei settori farmaceutico, medico e veterinario, facente prova di un maggiore grado di attenzione, dato che i prodotti contraddistinti dai marchi in conflitto avevano un’influenza più o meno marcata sulla salute umana e degli animali domestici, un tenue grado di somiglianza visiva e un grado medio di somiglianza concettuale. Orbene, in considerazione del fatto che il pubblico di riferimento indicherà il marchio richiesto pronunciando il suo elemento denominativo «gelenkgold» mentre, trattandosi del marchio anteriore, non potrà che pronunciare la parola «tigre», si deve giungere alla conclusione che i segni in conflitto sono differenti dal punto di vista fonetico.

(v. punti 23, 65, 72)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punto 25)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 29, 48)

5.      In linea di principio, la valutazione del rischio di confusione si compie sulla base di un confronto fra il marchio richiesto come descritto nel registro dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e il marchio anteriore come registrato. Tale conclusione è conforme al principio secondo il quale, se una parte che ha presentato una domanda di marchio comunitario che è stata oggetto di un procedimento di opposizione sulla base di un marchio anteriore ritiene che quest’ultimo marchio sia stato utilizzato solo con una forma che ne altera il carattere distintivo, essa può richiedere la prova dell’uso effettivo di tale marchio anteriore, conformemente all’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario. È nell’ambito dell’esame di una siffatta domanda che l’Ufficio può valutare, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento, se il marchio anteriore sia stato oggetto di un uso effettivo solo in una forma che si differenzia da quella in cui esso è stato registrato e che ne altera il carattere distintivo. Se ciò si verifica, l’opposizione è respinta, e ciò senza che l’Ufficio si pronunci sull’eventuale esistenza di un rischio di confusione.

(v. punti 35, 36)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punti 38, 39)

7.      Quando un marchio meramente figurativo rappresenta una forma che il pubblico di riferimento è facilmente in grado di riconoscere e di associare a una parola precisa e concreta, è con tale parola che esso designerà detto marchio, mentre se un marchio figurativo comprende anche un elemento denominativo sarà in linea di principio tramite il suo utilizzo che detto pubblico si riferirà a quest’ultimo marchio. Così, per quanto riguarda il confronto fonetico tra un marchio meramente figurativo e un marchio figurativo contenente anche un elemento denominativo, la commissione di ricorso incorre in un errore nel ritenere che sia impossibile comparare i segni in conflitto sul piano fonetico.

(v. punti 53, 63, 64)

8.      V. il testo della decisione.

(v. punto 80)