Asia T‑445/12

Koscher + Würtz GmbH

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto
(tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Yhteisön tavaramerkki – Väitemenettely – Kansainvälinen rekisteröinti, jossa on nimetty Euroopan yhteisö – Kuviomerkki KW SURGICAL INSTRUMENTS – Aikaisempi kansallinen sanamerkki Ka We – Suhteellinen hylkäysperuste – Sekaannusvaara – Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta – Muutoksenhakumenettely – Valituslautakunnan tutkinnan laajuus – Näyttö aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä – Väiteosastossa esitetty vaatimus – Haetun tavaramerkin rekisteröinnin epääminen ilman, että sitä ennen olisi tutkittu aikaisemman tavaramerkin tosiasiallista käyttöä koskevaa edellytystä – Oikeudellinen virhe – Toimivalta muuttaa päätöstä

Tiivistelmä – Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 26.9.2014

1.      Yhteisön tavaramerkki – Muutoksenhakumenettely – Kanne unionin tuomioistuimissa – Unionin yleisen tuomioistuimen mahdollisuus muuttaa riidanalaista päätöstä – Rajat – Kanneperusteet, jotka koskevat valituslautakunnan riidanalaisessa päätöksessä arvioimia kysymyksiä – Tällaisten perusteiden hylkäämisestä aiheutuvat seuraukset

(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 3 kohta)

2.      Yhteisön tavaramerkki – Muutoksenhakumenettely – Viraston ensimmäisenä asteena asiaa käsitelleen yksikön päätöksestä tehty valitus, joka on jätetty valituslautakunnan ratkaistavaksi – Näiden kahden instanssin välinen toiminnallinen jatkuvuus – Valituslautakunnan suorittama valituksen tutkiminen – Ulottuvuus

(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 64 artiklan 1 kohta)

3.      Yhteisön tavaramerkki – Kolmansien huomautukset ja väite – Väitteen tutkiminen – Todisteet aikaisemman tavaramerkin käyttämisestä – Tarve ratkaista tämä kysymys, kun kantaja on sen esittänyt, ennen väitteen ratkaisemista

(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 kohta)

4.      Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on rekisteröity samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten – Sekaannusvaara haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä – Sekaannusvaaran arvioiminen – Arviointiperusteet

(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

5.      Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on rekisteröity samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten – Sekaannusvaara haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä – Kuviomerkki KW SURGICAL INSTRUMENTS ja sanamerkki Ka We

(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

6.      Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on rekisteröity samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten – Kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuus – Arviointiperusteet

(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

7.      Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on rekisteröity samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten – Kyseessä olevien tavaramerkkien samankaltaisuus – Arviointiperusteet – Moniosainen tavaramerkki

(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

8.      Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on rekisteröity samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten – Kyseessä olevien tavaramerkkien samankaltaisuus – Kuviomerkin ja sanamerkin ulkoasun samankaltaisuuden mahdollisuus

(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

9.      Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on rekisteröity samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten – Sekaannusvaara haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä – Aikaisemman tavaramerkin heikko erottamiskyky – Vaikutus

(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

10.    Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on rekisteröity samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten – Sekaannusvaara haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä – Merkkien samankaltaisuutta tai erilaisuutta koskevien tekijöiden punninta – Muiden tilanteiden kuin sen, että kohdeyleisö ostaa kyseessä olevia tuotteita tai tavaroita, huomioon ottaminen

(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

1.      Unionin yleiselle tuomioistuimelle yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 3 kohdan nojalla annettu päätösten muuttamista koskeva toimivalta ei anna sille oikeutta arvioida sellaisia seikkoja, joista valituslautakunta ei ole lausunut. Päätöksen muuttamista koskevan toimivallan käytön on näin ollen lähtökohtaisesti rajoituttava tilanteisiin, joissa unionin yleinen tuomioistuin valituslautakunnan arvioinnin tutkittuaan voi määrittää selvittämiensä tosiseikkojen ja oikeudellisten seikkojen perusteella päätöksen, joka valituslautakunnan olisi pitänyt tehdä.

Kanneperuste, joka koskee valituslautakunnan asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 kohdan osalta tekemää oikeudellista virhettä, kun se on hyväksynyt väitteen tutkimatta, käytettiinkö aikaisempaa tavaramerkkiä tosiasiallisesti, voi johtaa vain valituslautakunnan päätöksen kumoamiseen ja asian palauttamiseen sen käsiteltäväksi. Unionin yleinen tuomioistuin ei voi mitenkään arvioida aikaisemman tavaramerkin tosiasiallista käyttöä, koska valituslautakunta ei ole lausunut tästä seikasta.

Jos sitä vastoin sekaannusvaaran puuttumista koskeva toinen kanneperuste katsottaisiin perustelluksi, kantaja voisi saada riidan täysin ratkaistua eli väitteen hylättyä. Unionin yleisen tuomioistuimen on siten tutkittava kyseinen kanneperuste.

Jos unionin yleisen tuomioistuimen suorittamasta tutkinnasta seuraa, että toinen kanneperuste on hylättävä ja että kantajan esittämät muuttamisvaatimukset on hylättävä, sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) tehtävänä on tutkia kysymystä aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä, minkä jälkeen sen on tarvittaessa lausuttava uudelleen riidanalaisten tavaramerkkien sekaannusvaarasta. Sen on siis tehtävä päätelmät kahden tavaramerkin vertailun perusteella aikaisemman tavaramerkin mahdollisen tosiasiallisen käytön puuttumisesta sen kattamien tiettyjen tavaroiden osalta.

(ks.19, 39–41, 82 ja 83 kohta)

2.      Ks. tuomion teksti.

(ks. 28 ja 29 kohta)

3.      Pyynnöllä aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisen käytön todistamisesta asetetaan väitteentekijälle velvollisuus näyttää toteen tavaramerkkinsä tosiasiallinen käyttö sillä uhalla, että sen väite hylätään. Kun tavaramerkin hakija siis on esittänyt kysymyksen aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä, tämä kysymys on periaatteessa ratkaistava, ennen kuin varsinaisesta väitteestä tehdään päätös. Pyyntö aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisen käytön todistamisesta lisää näin ollen väitemenettelyyn erityisen ja ennakollisen kysymyksen ja siten muuttaa väitemenettelyn sisältöä.

Näin ollen evätessään hakijalta sen saaman kansainvälisen rekisteröinnin suojan yhteisössä ilman, että kysymys aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä olisi tätä ennen tutkittu, vaikka hakija oli esittänyt aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisen käytön toteennäyttämistä koskevan pyynnön väiteosastossa, valituslautakunta on tehnyt oikeudellisen virheen.

(ks. 30 ja 34 kohta)

4.      Ks. tuomion teksti.

(ks. 43, 44, 49 ja 67 kohta)

5.      Ammattilaisista koostuvan saksalaisen yleisön, jolla on asiantuntemusta lääketieteen alalla ja jonka tarkkaavaisuustaso on erityisen korkea, osalta on olemassa yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara kuviomerkin KW SURGICAL INSTRUMENTS, jonka rekisteröimistä yhteisön tavaramerkiksi oli haettu Nizzan sopimuksen luokkaan 10 kuuluville tavaroille ”Kirurgiset, lääketieteelliset, hammaslääketieteelliset ja eläinlääketieteelliset laitteet ja välineet, tekojäsenet, ‑silmät ja ‑hampaat; ortopediset tuotteet; haavanompelutarvikkeet”, ja sanamerkin Ka We välillä; viimeksi mainittu oli rekisteröity aikaisemmin Saksassa mainitun sopimuksen samaan luokkaan kuuluville tavaroille ”Lääketieteelliset ja lääkinnälliset laitteet ja välineet, kuulolaitteet, sidetarvikkeet, tekojäsenet (lukuun ottamatta kumista valmistettuja tai siihen liittyviä tuotteita)”.

Vaikka pitääkin paikkansa, että sanat ”surgical” ja ”instruments” sekä puoliympyrästä ja kirurgisen instrumentin kuvasta muodostuvat osat sisältyvät vain haettuun tavaramerkkiin, nämä erot eivät ole riittäviä estämään sitä, että kohdekuluttajalle syntyy vaikutelma siitä, että nämä tavaramerkit kokonaisuutena arvioiden ovat heikosti samankaltaiset ulkoasultaan ja samat tai suuresti samankaltaiset lausuntatavaltaan. Sanaosan ”surgical instruments” esiintyminen vain haetussa tavaramerkissä ei missään nimessä voi neutralisoida ulkoasun ja lausuntatavan samankaltaisuuksia kahden kyseessä olevan tavaramerkin välillä. Vaikka oletettaisiinkin, että kahden riidanalaisen tavaramerkin kattamien tuotteiden ei todeta olevan samoja, sekaannusvaaran toteamiseksi riittää ainakin niiden samankaltaisuuden aste, kun otetaan huomioon kaikki aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat.

(ks. 45 ja 71–74 kohta)

6.      Ks. tuomion teksti.

(ks. 46 kohta)

7.      Ks. tuomion teksti.

(ks. 50 kohta)

8.      Ks. tuomion teksti.

(ks. 51 kohta)

9.      Ks. tuomion teksti.

(ks. 69 kohta)

10.    Sen seikan perusteella, että kyseessä olevia ammattilaisille tarkoitettuja tavaroita tarjotaan, markkinoidaan tai kaupataan vain poikkeuksellisesti puhelimitse, ei voida sulkea pois lausuntatavaltaan samojen tai suuresti samankaltaisten merkin kaikkea sekaannusvaaraa, sillä merkin käyttö foneettisella tasolla ei rajoitu tilanteisiin, joissa kyseessä olevia tavaroita markkinoidaan, vaan se voi koskea myös muita tilanteita, joissa kyseessä olevat ammattilaiset viittaavat suullisesti näihin tavaroihin, esimerkiksi niiden käytön yhteydessä tai tätä käyttöä koskevissa keskusteluissa, jotka koskevat muun muassa kyseisten tavaroiden etuja ja haittoja.

Vaikka ei voida edellyttää, että viranomainen, jonka on arvioitava sekaannusvaaran olemassaoloa, määrittää jokaiselle tavaratyypille kuluttajan keskimääräisen tarkkaavaisuustason niiden tarkkaavaisuusasteiden perusteella, jotka kuluttajalla voi olla eri tilanteissa, ja että sen olisi otettava huomioon kaikkein matalin tarkkaavaisuusaste, joka kohdeyleisöllä voi tietyn tavaran ja tietyn tavaramerkin suhteen olla, ei kuitenkaan ole suljettu pois sitä, että voidaan ottaa huomioon muitakin tilanteita kuin ostotilanne sekaannusvaaran olemassaolon arvioimiseksi.

(ks. 79–81 kohta)