Processo T‑63/07

Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI)

«Marca comunitária – Processo de oposição – Pedido de marca figurativa comunitária tosca de FEDEOLIVA – Marcas nominativas comunitária e nacionais anteriores TOSCA – Motivos relativos de recusa – Argumento não tomado em consideração – Artigo 74.°, n.° 1, do Regulamento (CE) n.° 40/94 [actual artigo 76.°, n.° 1, do Regulamento (CE) n.° 207/2009]»

Sumário do acórdão

1.      Marca comunitária – Processo de recurso – Recurso para o juiz comunitário – Legalidade da decisão de uma Câmara de Recurso que se pronuncia num processo de oposição – Contestação mediante invocação de elementos novos de direito ou de facto – Inadmissibilidade

(Regulamento n.° 40/94 do Conselho, artigos 63.° e 74.°, n.° 1)

2.      Marca comunitária – Disposições processuais – Processo de oposição – Exame limitado aos fundamentos invocados – Prejuízo causado ao carácter distintivo ou ao prestígio da marca anterior

(Regulamento n.° 40/94 do Conselho, artigo 74.°)

3.      Marca comunitária – Definição e aquisição da marca comunitária – Motivos relativos de recusa – Oposição pelo titular de uma marca anterior idêntica ou semelhante que goza de renome – Extensão da protecção da marca anterior com renome a produtos ou serviços não semelhantes

(Regulamento n.° 40/94 do Conselho, artigo 8.°, n.° 5)

1.      Nos termos do artigo 74.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94 sobre a marca comunitária, num processo respeitante a motivos relativos de recusa do registo, o exame é limitado aos fundamentos invocados e aos pedidos apresentados pelas partes. Daí resulta que, tratando‑se de um motivo relativo de recusa do registo, elementos de direito e de facto invocados no Tribunal sem terem sido anteriormente apresentados nas instâncias da Câmara de Recurso não são susceptíveis de pôr em causa a legalidade de uma decisão da referida Câmara.

Daí que, em sede de fiscalização da legalidade das decisões das Câmaras de Recurso do Instituto, confiada ao Tribunal de Justiça pelo artigo 63.° do referido regulamento, elementos de direito e de facto invocados em juízo sem terem sido anteriormente apresentados nas instâncias do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) não podem ser examinados para apreciar a legalidade da decisão da Câmara de Recurso e devem, portanto, ser declarados inadmissíveis.

(cf. n.^os 22, 23)

2.      Ao assinalar o ponto 95 do requerimento de oposição, o oponente dá a conhecer que a sua oposição se baseia na consideração segundo a qual a marca requerida tiraria partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio das marcas anteriores ou podia prejudicá‑los.

Um argumento, adiantado na fase do processo na Câmara de Recurso, segundo o qual o uso da marca pedida causaria uma erosão do prestígio das marcas anteriores, na medida em que o público deixaria de associar os produtos da oponente às suas marcas, limita‑se a formular um argumento que já foi invocado logo no acto de apresentação da oposição. Assim esse argumento especifica no máximo a natureza do prejuízo causado às marcas anteriores, a saber, o que a oponente identifica como a erosão do seu prestígio, e dele apresenta uma justificação sumária, relativa ao facto alegado de que o público deixaria de associar os seus produtos às suas marcas.

A este propósito, os critérios de aplicação de um motivo relativo de recusa ou de qualquer outra disposição invocados em apoio dos pedidos formulados pelas partes fazem naturalmente parte dos elementos de direito submetidos ao exame do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos). Ora, o dito argumento do oponente limita‑se a afirmar que os requisitos do artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94, sobre a marca comunitária estão preenchidos e apresenta resumidamente o fundamento, a saber, que o público deixaria de associar às marcas anteriores os produtos que elas designam.

Tendo em conta os fundamentos de oposição deduzidos na Divisão de Oposição o dito argumento constitui uma simples especificação em relação à natureza do risco do alegado prejuízo e uma justificação deste, sem acrescentar nenhum elemento de facto novo na acepção do artigo 74.°, n.° 2, do dito regulamento.

Constitui, por conseguinte, um erro de direito a qualificação do referido argumento, que visava esclarecer a natureza e a origem do prejuízo que a oposição ao registo da marca pedida pretendia prevenir por força do artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94, de elemento novo do facto invocado, na acepção do artigo 74.°, n.° 2, do Regulamento n.°40/94, e ao julgá‑lo inadmissível. O argumento devia ter sido tomado em consideração pela Câmara de Recurso, em conformidade com o artigo 74.°, n.° 1, do dito regulamento.

(cf. n.^os 31‑36)

3.      A medida em que o oponente que pretende invocar o motivo relativo de recusa previsto no artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94 sobre a marca comunitária, deve invocar e provar um risco futuro não hipotético de prejuízo causado às marcas anteriores ou de proveito indevidamente retirado pela marca pedida varia em função de a marca para a qual foi pedido o registo surgir ou não, prima facie, como susceptível de criar um dos riscos visados por esta disposição.

É possível, designadamente no caso de uma oposição baseada numa marca que beneficia de um prestígio excepcionalmente elevado, que a probabilidade de um risco futuro não hipotético de prejuízo causado à marca anterior ou de proveito indevidamente retirado pela marca pedida da marca invocada em oposição seja tão evidente que o oponente não tenha necessidade de invocar e provar qualquer outro elemento factual para esse fim. Todavia, é igualmente possível que a marca pedida não surja, prima facie, como susceptível de criar um dos riscos visados pelo artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94 para a marca anterior de prestígio, não obstante a sua identidade ou a sua semelhança com esta última. Nesse caso, a oposição será infundada e deverá ser rejeitada, a menos que esse risco futuro não hipotético de prejuízo ou de proveito indevido possa ser demonstrado através de outros elementos, a serem invocados e provados pelo oponente.

(cf. n.^os 39, 40)