Sag T-292/08

Industria de Diseño Textil (Inditex), SA

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

»EF-varemærker – indsigelsesprocedure – ansøgning om EF-ordmærket OFTEN – det ældre nationale ordmærke OLTEN – relativ registreringshindring – risiko for forveksling – lignende tegn – lignende varer – artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009] – bevis for reel brug af det ældre varemærke – artikel 43, stk. 2 og 3, i forordning nr. 40/94 (nu artikel 42, stk. 2 og 3, i forordning nr. 207/2009) – sagens genstand for appelkammeret – artikel 61 og 62 i forordning nr. 40/94 (nu artikel 63 og 64 i forordning nr. 207/2009)«

Sammendrag af dom

1.      EF-varemærker – bemærkninger fra tredjemand og indsigelse – behandling af indsigelsen – bevis for brug af det ældre varemærke – dette spørgsmål skal, når det er rejst af ansøgeren, være afgjort, før der træffes afgørelse om indsigelsen – virkning

(Rådets forordning nr. 40/94, art. 43, stk. 2)

2.      EF-varemærker – bemærkninger fra tredjemand og indsigelse – behandling af indsigelsen – bevis for brug af det ældre varemærke – anbringende om utilstrækkeligt bevis for reel brug ikke fremsat

(Rådets forordning nr. 40/94, art. 43, stk. 2)

3.      EF-varemærker – definition på og erhvervelse af et EF-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art – ikke udtrykkeligt anfægtet, at det ene eller andet af disse aspekter foreligger

[Rådets forordning nr. 40/94, art. 8, stk. 1, litra b)]

4.      EF-varemærker – definition på og erhvervelse af et EF-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art – risiko for forveksling med det ældre varemærke

[Rådets forordning nr. 40/94, art. 8, stk. 1, litra b)]

1.      Spørgsmålet om reel brug af et ældre varemærke i henhold til artikel 43, stk. 2, i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker er et forudgående spørgsmål, som, når det er rejst af ansøgeren om varemærket, skal være afgjort, før der kan foretages undersøgelse af indsigelsen i egentlig forstand. Begæringen om bevis for reel brug tilføjer således dette forudgående spørgsmål til indsigelsessagen og ændrer i denne forstand sagens indhold, idet den udgør en ny og specifik påstand, der er forbundet med faktiske og retlige betragtninger af anden art end dem, der har givet anledning til at rejse indsigelse mod registreringen af et EF-varemærke.

Det følger heraf, at spørgsmålet om reel brug har en specifik og forudgående karakter, idet det medfører, at det i forbindelse med behandlingen af indsigelsen bliver fastslået, om det ældre varemærke kan betragtes som registreret for de pågældende varer eller tjenesteydelser, hvilket spørgsmål således ikke falder ind under behandlingen af indsigelsen i egentlig forstand vedrørende risikoen for forveksling med dette varemærke.

(jf. præmis 31-33)

2.      Eftersom anbringendet om utilstrækkeligt bevis for reel brug af det ældre varemærke som omhandlet i artikel 43, stk. 2, i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker ikke alene ikke blev rejst specifikt for appelkammeret, men heller ikke udgjorde et relevant forhold ved behandlingen af klagen, der alene vedrørte behandlingen af indsigelsen i egentlig forstand om risikoen for forveksling, er dette anbringende ikke en del af sagens genstand for appelkammeret.

(jf. præmis 39 og 40)

3.      En indsigelse over for registreringen af et EF-varemærke, som er støttet på risiko for forveksling i henhold til artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker, har til virkning, at Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) skal efterprøve, om de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af de omtvistede varemærker, er af samme eller lignende art, og om der foreligger identitet eller lighed mellem varemærkerne. Den omstændighed, at det ene eller andet aspekt ikke er blevet udtrykkeligt anfægtet for appelkammeret, har ikke til virkning, at Harmoniseringskontoret ikke skulle behandle spørgsmålet. Disse betragtninger bestyrkes af princippet om den indbyrdes afhængighed mellem de faktorer, der tages i betragtning ved helhedsvurderingen af risikoen for forveksling, og især ligheden mellem varemærkerne og ligheden mellem de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af varemærkerne.

Appelkammeret, der skulle træffe afgørelse i spørgsmålet om indsigelsen støttet på tilstedeværelsen af en risiko for forveksling i henhold til artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, er i det foreliggende tilfælde blevet forelagt spørgsmålet, om de omhandlede varer er af lignende art, selv om dette spørgsmål ikke udtrykkeligt blev rejst for dette.

(jf. præmis 41-44)

4.      Der foreligger for den relevante kundekreds, der er sammensat af spanske gennemsnitsforbrugere, selv om den udviser en grad af opmærksomhed, der er højere end normalt, en risiko for forveksling i henhold til artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker mellem ordmærket OFTEN, som er søgt registreret som EF-varemærke bl.a. for »varer af ædle metaller [og legeringer heraf] eller varer overtrukket hermed og ikke indeholdt i andre klasser; juvelerarbejder, smykker, ure og kronometriske instrumenter, udsmykningsnåle, slipsenåle, fantasifulde nøgleringe, medaljer, symboler i ædelmetal, udsmykning til sko og hatteudsmykning af ædelmetal, manchetknapper« i klasse 14 i Nicearrangementet og ordmærket OLTEN, der blev registreret tidligere i Spanien, bl.a. for »ure« i samme klasse.

(jf. præmis 73, 74 og 104)