KOHTUJURISTI ETTEPANEK
JULIANE KOKOTT
esitatud 27. jaanuaril 2005(1)
Kohtuasi C‑353/03
Société des produits Nestlé SA
versus
Mars UK Ltd
Court of Appeal’i (England & Wales) (Civil Division) eelotsusetaotlus
Kaubamärgid – Direktiiv 89/104/EMÜ – Eristusvõime puudumine – Pärast kaubamärgi kasutamist omandatud eristusvõime
I. Sissejuhatus
1. Euroopa Kohtul tuleb käesolevas menetluses järjekordselt väljendada oma arvamust kaubamärkide eristusvõimet käsitlevate eeskirjade kohta. Seekord vaieldakse selle üle, kas „hüüdlause” või reklaamlause „HAVE A BREAK” võis omandada eristusvõime selle kasutamise tõttu registreeritud kaubamärgi „HAVE A BREAK … HAVE A KIT KAT” koostisosana. Vaidluse keskmes on küsimus, kas tähise sellisel moel kasutamise tagajärjel saab tekkida kaubamärgiõiguse seisukohast oluline eristusvõime või ei võimalda seda liiki kasutamine registreerimist kaubamärgina.
II. Õiguslik raamistik
2. Nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta(2) artikkel 2 määratleb kaubamärke järgmiselt:
„Kaubamärgi võivad moodustada mis tahes tähised, mida on võimalik graafiliselt esitada, eelkõige nimed, sealhulgas isikunimed, kujutised, tähed, numbrid või kaupade või nende pakendi kuju, kui selliste tähiste põhjal on võimalik eristada ühe ettevõtja kaupu või teenuseid teiste ettevõtjate omadest.”
3. Kaubamärgi andmisest keeldumise põhjused on sätestatud direktiivi artiklis 3. Käesolevas asjas omab eelkõige tähtsust direktiivi artikli 3 lõike 1 punkt b:
„Järgmisi ei registreerita kaubamärgina ja kui nad on registreeritud, võib need kehtetuks tunnistada:
a) […]
b) kaubamärke, mis ei ole teistest eristatavad;
c) – h) […]”.
4. Direktiivi artikli 3 lõike 3 esimene lause sätestab siiski erandi registreerimiskeelust:
„Kaubamärgi registreerimisest ei keelduta ja seda ei tunnistata kehtetuks vastavalt lõike 1 punktile b, c või d, kui kaubamärk on enne registreerimistaotluse esitamise kuupäeva ja pärast selle kasutamist omandanud eristatavuse.”
5. Ühendkuningriigi õigusesse võeti need sätted üle 1994. aasta Trade Mark Act’i (kaubamärgiseadus) 3. jaos.
6. Direktiivi 89/104 artikkel 5 sätestab kaubamärgiga antavad õigused:
„1. Registreeritud kaubamärk annab omanikule selle kasutamise ainuõiguse. Omanikul on õigus takistada kõiki kolmandaid isikuid kasutamast kaubandustegevuse käigus ilma tema loata:
a) kõiki kaubamärgiga identseid tähiseid kaupade või teenuste puhul, mis on identsed nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud;
b) kõiki tähiseid, mille identsuse või sarnasuse tõttu kaubamärgiga ning identsuse või sarnasuse tõttu kaubamärgiga ja tähisega kaitstud kaupade või teenustega on tõenäoline, et üldsus võib need omavahel segi ajada või tekitada seoseid kaubamärgi ja tähise vahel.”
2. – 5. ?…?”
7. Artikli 10 lõike 2 punkt a täpsustab kaubamärgi kasutamise mõistet seoses kaubamärgi tuntust säilitava kasutamisega:
„2. Lõike 1 tähenduses käsitatakse kasutamisena ka järgmist:
a) kaubamärgi kasutamine kujul, mis erineb registreeritud kujust selliste elementide poolest, mis ei muuda märgi eristatavust;”
8. Nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määrus (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta(3) sisaldab põhiliselt sama sõnastusega sätteid.
III. Eelotsusetaotlus
9. Court of Appealis on pooleli kohtuvaidlus selle üle, kas hüüdlauset „HAVE A BREAK” saab Ühendkuningriigis registreerida kaubamärgina sellistele kaupadele nagu šokolaad, šokolaaditooted, kompvekid, maiustused ja küpsised. Taotluse esitaja on Société des produits Nestlé SA, kes on ühtlasi samades kaubaklassides registreeritud kaubamärkide „HAVE A BREAK … HAVE A KIT KAT” ja „KIT KAT” omanik. Kaubamärgi „HAVE A BREAK” registreerimise taotlusele esitas vastulause Mars UK Ltd.
10. Pooled vaidlevad selle üle, kas hüüdlausel „HAVE A BREAK” on iseenesest (olemusest tulenevalt) või selle kasutamise tõttu kaubamärgi „HAVE A BREAK … HAVE A KIT KAT” koostisosana tegelikult eristusvõime selles mõttes, et sellega reklaamitavat toodet seostataks šokolaadibatooni Kit Kat valmistajaga.
11. Ühendkuningriigi patendiameti ärakuulamise eest vastutav ametnik ja esimese astme kohus jätsid kaubamärgi registreerimistaotluse rahuldamata, sest fraasil „HAVE A BREAK” ei ole olemusest tulenevalt eristusvõimet ega ole see omandanud ka nõutavat eristusvõimet fraasi „HAVE A BREAK … HAVE A KIT KAT” koostisosana kasutamise tõttu.
12. Euroopa Kohtu praktikale tuginedes nõustub Court of Appeal eelnevate instantsidega selles suhtes, et fraasil „HAVE A BREAK” puudub olemusest tulenev eristusvõime direktiivi 89/104 artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses.
13. Court of Appeal ei välista siiski, et fraas „HAVE A BREAK” on omandanud eristusvõime kaubamärgina kaitstud hüüdlause „HAVE A BREAK … HAVE A KIT KAT” koostisosana kasutamise tõttu. Eelnevad instantsid eitasid küll seda, et kaubamärgi kasutamine teise registreeritud kaubamärgi koostisosana saab olla tõendiks kaubamärgi iseseisva eristusvõime kohta, kuid Court of Appeali arvates saab siiski ka selline koostisosa omandada iseseisva eristusvõime, näiteks kui see tuletab tarbijale paratamatult meelde kaitstud kaubamärki.
14. Seetõttu esitas ta Euroopa Kohtule järgmise eelotsuse küsimuse:
„Kas kaubamärk võib omandada eristusvõime nõukogu direktiivi 89/104/EMÜ artikli 3 lõike 3 ja nõukogu määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 3 tähenduses selle kaubamärgi kasutamise tagajärjel või selle kaubamärgi kasutamise tõttu teise registreeritud kaubamärgi koostisosana või sellega kombinatsioonis?”
IV. Õiguslik hinnang
A. Sissejuhatus
15. Eelotsusetaotlus puudutab küsimust, kas fraasi „HAVE A BREAK” saab registreerida kaubamärgina. Ilma et see piiraks teatavaid käesolevas asjas ebaolulisi erijuhtumeid(4), registreeritakse tähis, st ka fraas direktiivi 89/104(5) kohaselt kaubamärgina, kui sellel tähisel on eristusvõime. See tuleneb direktiivi eri sätete, mis käsitlevad kaubamärgi registreerimisest keeldumise põhjuseid, sõnastusest ja ülesehitusest ning direktiivi põhjendustest.(6)
16. Eristusvõime tähendab seda, et tähise abil peab olema võimalik määratleda kaupa või teenust teatud ettevõtjalt pärinevana ja seega seda teiste ettevõtjate kaupadest või teenustest eristada.(7) Euroopa Kohus lähtub eristusvõime üldmõistest, mida ei saa erilist liiki kaubamärkide puhul asendada erikriteeriumidega.(8)
17. Kaubamärgi eristusvõimet tuleb hinnata koos kaupade ja teenustega, mille puhul selle registreerimist taotletakse, ning lähtuvalt asjaomase avalikkuse, mis koosneb kaupade ja teenuste piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelikest ja arukatest keskmistest tarbijatest, eeldatavast tajust.(9) Kaubamärgi eristusvõimet peab olenemata kaubamärgi liigist hindama konkreetselt.(10)
18. Praktikas tehakse vahet olemusest tuleneva ja omandatud eristusvõime vahel. Olemusest tulenevat eristusvõimet kontrollitakse eristusvõime puudumise kui kaubamärgi registreerimisest keeldumise põhjuse raames direktiivi 89/104 artikli 3 lõike 1 punkti b kohaselt. Kõnealust asjaolu kontrollitakse põhimõtteliselt olenemata tähise kasutamisest. Kontrollitakse üksnes seda, kas tähis iseenesest on eristav.
19. Court of Appeal on käesolevas asjas juba tuvastanud, et asjaomase kauba tarbijad tajuvad fraasi „HAVE A BREAK” selle päritolu suhtes neutraalsena ning järelikult puudub sellel olemusest tulenev eristusvõime.
B. Kasutamise mõiste
20. Sellegipoolest võib tähis direktiivi 89/104 artikli 3 lõike 3 kohaselt omandada pärast kasutamist eristusvõime, mida sellel algselt ei olnud, ja seetõttu saab seda kaubamärgina registreerida. Tähis omandab registreerimise eelduseks oleva eristusvõime seega alles kasutamise tõttu. See säte nõrgendab tunduvalt direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti b nõuet, et kaubamärgina ei registreerita eristusvõimeta kaubamärke.(11)
21. Court of Appeali esitatud küsimus puudutab seda, kas ka kaubamärgi koostisosa saab artikli 3 lõike 3 kohaselt põhikaubamärgi kasutamise tõttu omandada eristusvõime iseseisvalt ja põhikaubamärgist sõltumatult. Nestlé püüab nimelt tõendada, et põhikaubamärgi „HAVE A BREAK … HAVE A KIT KAT” kasutamise tõttu on eristusvõime omandanud ka vaidlusalune koostisosa „HAVE A BREAK”. Mars seevastu eitab põhikaubamärgi kasutamist kinnitavate tõendite hindamise vajadust ja tunnustab üksnes koostisosa kasutamist põhikaubamärgist sõltumatult.
22. Siinkohal tuleb esmalt märkida, et Euroopa Kohus ei saa eelotsusemenetluses tuvastada seda, kas teatav kaubamärk on omandanud eristusvõime. Euroopa Kohtu ülesanne on pigem tõlgendada ühenduse õigust nii, et eelotsusetaotluse esitanud kohus saaks seda põhikohtuasjas õigesti kohaldada. Euroopa Kohus saab seega esitada seisukoha üksnes direktiivi 89/104 artikli 3 lõike 3 tõlgendamise kohta ja mitte küsimuse kohta, kas fraas „HAVE A BREAK” on omandanud Ühendkuningriigis eristusvõime.
23. Vastavalt direktiivi 89/104 artikli 3 lõikele 3 on kaubamärgi registreerimine lubatav, kui kaubamärk on omandanud eristusvõime pärast selle kasutamist. Mars ja komisjon järeldavad sellest sõnastusest, et kasutamine teise kaubamärgi koostisosana ei saa olla tõendiks eristusvõime kohta direktiivi 89/104 artikli 3 lõike 3 tähenduses. See käsitus ei ole siiski veenev, sest – nagu leiab ka Iirimaa valitsus – kaubamärgi kasutamine hõlmab sõna tähendusest tulenevalt nii selle iseseisvat kasutamist kui ka selle kasutamist põhikaubamärgi koostisosana.
24. Vastupidi Ühendkuningriigi valitsuse arvamusele ei saa ka direktiivi 89/104 artikli 10 põhjal teha teistsugust järeldust. Artikkel 10 ja järgmised käsitlevad kaubamärgi õiguskaitse kaotust kaubamärgi kasutamata jätmise tõttu. Kaubamärgi omanik võib kaubamärgiõiguse alusel reserveerida teatud tähised ainuõiguslikuks kasutamiseks ainult siis, kui ta neid tegelikult kasutab. Põhimõtteliselt oleks kindlasti vale eristusvõime omandamise eesmärgil toimuvat kasutamist tunnustada, ent samas pidada seda kaubamärgi õiguskaitse kaotuse takistamiseks ebapiisavaks. Ei ole siiski välistatud, et kaubamärgi kasutamist teise kaubamärgi koostisosana saab pidada piisavaks ka artikli 10 raames. Artikli 10 lõike 2 punkti a kohaselt käsitletakse kasutamisena ka kaubamärgi kasutamist kujul, mis erineb registreeritud kujust selliste elementide poolest, mis ei muuda märgi eristusvõimet. Selle määratluse alla saab liigitada ka kaubamärgi kasutamist põhikaubamärgi koostisosana. Registreerida tuleks seda koostisosa küll üksinda, ilma põhikaubamärgi teiste osadeta, kuid põhikaubamärgi kasutamine erineks registreeritud osakaubamärgi kasutamisest siiski ainult osaliselt. See ei puudutaks osakaubamärgi eristusvõimet, kui see on omandanud eristusvõime samasuguse kasutamise tagajärjel enne registreerimist.
25. Kaubamärgi kasutamise mõistet kasutatakse lisaks direktiivi 89/104 artikli 3 lõikele 3 ja artiklile 10 ka artiklis 5, kus määratletakse kaubamärgiga antavad õigused. Kaubamärgi omanikul on õigus takistada kolmandaid isikuid kasutamast tema kaubamärki või teisi tähiseid, kui esineb segiajamise oht. Sellega seoses piiritleb Euroopa Kohus kasutamise mõiste üksnes selliste juhtumitega, mil kolmanda isiku poolt tähise kasutamine mõjutab kahjulikult või võiks mõjutada kahjulikult kaubamärgi ülesannet ja eriti selle peamist ülesannet, milleks on tarbijatele kauba päritolu tagamine.(12) Sellise piiritlemise tingib asjaolu, et kaubamärgi õiguskaitse eesmärgid ei õigusta kasutamise keelamist – ja seega kasutajate vabaduse piiramist – kui kõnealune kasutamine on kaubamärgi ülesande seisukohast tähtsusetu.(13)
26. Kasutamise mõiste direktiivi 89/104 artikli 3 lõikes 3 on siiski laiem kui artikli 5 lõikes 1, sest see peab täitma hoopis teistsugust ülesannet. Artikli 3 lõikes 3 ei pea see määratlema kaubamärgi õiguskaitse ulatust, vaid üksnes kirjeldama, kuidas kaubamärk, mis iseenesest ei ole eristav, saab omandada eristusvõime kasutamise tagajärjel. Seetõttu on ka kaubamärgi koostisosade puhul otsustav, kas kasutamise tagajärjel tekib eristusvõime.
27. Marsi arvates on see tõlgendus vastuolus kohtuotsusega Philips(14). Selles kohtuasjas leidis Euroopa Kohus sõnaselgelt, et eristusvõime omandamiseks on nõutav „kaubamärgi kasutamine kaubamärgina”.
28. Euroopa Kohus kontrollis kohtuotsuses Philips muu hulgas seda, kas kauba enda kujust koosnev tähis saab kasutamise tagajärjel omandada eristusvõime. Tegemist oli kolme pöörleva peaga varustatud elektrilise raseerimisaparaadi ülemise tasapinna kujutisega, mis koosnes kolmest võrdkülgse kolmnurga kujuliselt paigutatud ja pöörlevate teradega varustatud ümmargusest peast. Philips oli sellise kujuga raseerimisaparaatide pikaaegne ainuturustaja ja oli arvamusel, et kaubamärgina registreerimist taotletav kujutis on sellise pikaajalise ainuturustamise tagajärjel omandanud eristusvõime.
29. Euroopa Kohus lähtus sellest, et kauba enda kujust koosneva tähise eristusvõimet ja nimelt ka selle kasutamise tagajärjel omandatud eristusvõimet tuleb hinnata lähtuvalt asjaomaste kaupade ja teenuste piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepaneliku ja aruka keskmise tarbija eeldatavast tajust.(15)
30. Kohus täpsustas seejärel siiski seda järeldust järgmiselt:
„Olukord, kus asjaomane avalikkus seostab kaupu ühe ettevõtjaga, peab tekkima tänu kaubamärgi kasutamisele kaubamärgina ja põhinema seega kaubamärgi olemusel ja mõjul, mille põhjal on võimalik asjaomast kaupa eristada teiste ettevõtjate kaupadest.”(16)
31. Mars järeldab sellest, et ühe tähise kasutamine teise kaubamärgi koostisosana ei saa olla tõend eristusvõime omandamise kohta. See järeldus ei ole siiski veenev juba seetõttu, et kohtuotsus Philips ei sisalda ühtegi viidet sellele, et tähiste jada kasutamine kaubamärgi koostisosana ei kujuta endast kaubamärgi kasutamist kaubamärgina.
32. Lisaks sellele saab eespool osundatud lõiku käsitleda kaubamärgiõigust puudutava kohtupraktika üldises kontekstis üksnes siis, kui kaubamärgi kasutamine kaubamärgina hõlmab igasugust kasutamist, mille tagajärjel tekib eristusvõime. Vastasel korral ei saaks tähiseid, vaatamata sellele, et need on omandanud eristusvõime, üksnes seetõttu kaubamärkidena kaitsta, et tähise kasutamine, mille tagajärjel see omandas eristusvõime, ei kujutanud endast „kasutamist kaubamärgina”. Põhimõtteliselt lähtub Euroopa Kohus üksnes eristusvõimest ja ei kohalda teatavat liiki kaubamärkide puhul erikriteeriume.(17) Eristavaid tähiseid ei registreerita kaubamärkidena üksnes siis, kui esineb üks direktiivi 89/104 artikli 3 lõigetes 1 ja 3 sätestatud kaubamärgi andmisest keeldumise olulistest põhjustest, mida kohtuotsuses Linde tähistatakse sõnaga „ennetav”.(18)
33. Direktiivi 89/104 artikli 3 lõikes 3 sätestatud kasutamise mõistet tuleb seega mõista tagajärjest lähtudes. Iga kasutamist, mille tagajärjel omandab tähis kaubamärgina registreerimiseks vajaliku eristusvõime, tuleb pidada kaubamärgi kasutamiseks kaubamärgina, mis vastab direktiivi artikli 3 lõikes 3 sätestatud nõuetele. Seda tõlgendust kinnitab kohtuotsuse Philips eespool viidatud lõik selles suhtes, et Euroopa Kohus lähtub ka kaubamärgi „olemusest ja mõjust”(19). Kaubamärgi olemus ja mõju ongi just selle eristav funktsioon. Kasutamist, mille tagajärjel tekib eristusvõime, tuleb seetõttu arvesse võtta artikli 3 lõike 3 raames.
34. Ühendkuningriigi valitsuse ja Marsi arvates tuleks aga põhikaubamärgi kaitse põhjendamatu laiendamise ohu tõttu kohaldada kaubamärgi koostisosade eristusvõime hindamisel rangemaid kriteeriume. See kartus põhineb kaalutlusel, et kaubamärgi koostisosad ei saa omandada iseseisvat eristusvõimet, vaid tuletavad selle üksnes põhikaubamärgi eristusvõimest. Kui tunnustada seda tuletatud eristusvõimet, tuleks tunnustada ka teiseseid tuletatud kaubamärke, mis omakorda ei ole omandanud iseseisvat eristusvõimet, vaid üksnes tuletanud selle esmastest tuletatud kaubamärkidest. See laiendamise protsess võib jätkuda ad infinitum.
35. Esmapilgul tundub, et seda ohtu ei saa lihtsalt vältida. Lähemal vaatlusel osutub see siiski näiliseks. Eristusvõime võimalik tuletamine sõltub nimelt põhikaubamärgi olemusest tulenevast või kasutamise tõttu omandatud eristusvõimest. Tugeva eristusvõimega põhikaubamärgid on võimelised üsna suurel määral eristusvõime üle kandma oma koostisosadele. Samal ajal esineb tugeva eristusvõimega kaubamärkide puhul üsna palju koostisosi ja põhikaubamärgi variatsioone, mis on juba põhikaubamärgi kasutamise tõttu iseseisvalt eristavad, tuletades asjaomasele avalikkusele meelde põhikaubamärki ja seega kauba päritolu ka siis, kui neid kasutatakse kaubamärgina põhikaubamärgist sõltumatult. Eristav põhikaubamärk edastab seega eristusvõime tuletatud kaubamärkidele. Kaubamärgi kaitse laiendamine on sel juhul kõnealuse edastatud eristusvõime vajalik tagajärg.
36. Tuletatud kaubamärgid ei ole aga reeglina võimelised eristusvõimet samal määral üle kandma järgnevatele edasi tuletatud kaubamärkidele. Need on palju vähem tuntud kui põhikaubamärk. Kui juba esmaselt tuletatud kaubamärgil puudub piisav iseseisev eristusvõime ja see omandab eristusvõime üksnes kombinatsioonis põhikaubamärgiga, ei ole tõenäoline, et teisene tuletatud kaubamärk saab omandada eristusvõime üksnes seetõttu, et seda kasutatakse kombinatsioonis esmaselt tuletatud kaubamärgiga. Järelikult ei ole kaubamärgi kaitse laiendamise kartus põhjendatud.
37. Ühendkuningriigi valitsus tugineb lisaks nendele ärakuulamise eest vastutava ametniku esitatud argumentidele, milles too jättis rahuldamata sellise kaubamärgi registreerimise taotluse, mis ainult sarnaneb registreeritud kaubamärgiga ja mida võib seetõttu sellega segi ajada. Registreerimine olevat võimalik ainult siis, kui tähist on tegelikult kasutatud ja asjaomased tarbijad tajuvad seda seetõttu üksnes toote päritolu eraldiseisva tähisena.
38. See käsitus peab paika niivõrd, kuivõrd see välistab selliste tähiste registreerimise, millel puudub olemusest tulenev eristusvõime ja mida ei ole kasutatud. Vastavalt direktiivi 89/104 artikli 3 lõikele 3 võib tähis, millel puudub olemusest tulenev eristusvõime, omandada eristusvõime alles pärast selle kasutamist. Seega takistab kasutamise nõutavus selliste tähiste kaubamärkidena registreerimist, mille eristusvõime tuleneb üksnes nende sarnasusest tugeva eristusvõimega põhikaubamärgiga, mida ei ole aga koos selle tugeva eristusvõimega põhikaubamärgiga kasutatud. Siiski ei välista see seda, et kaubamärgi koostisosade kasutamisega põhikaubamärgi osana omandavad ka need koostisosad eristusvõime.
39. Ent ka kaubamärgi registreerimise eelduseks oleva eristusvõime ja kaubamärgi registreerimist takistava segiajamise tõenäosuse vastandamine ei vii kuhugi. Nii segiajamise tõenäosus kui ka eristusvõime põhinevad sellel, et tarbija tunneb kaubamärgina kasutatud tähise abil ära, et tähistatud kaup pärineb kaubamärgi omanikult. Seetõttu esineb ühisosa selliste tähiste hulga vahel, mida asjaomaste kaupade ja teenuste tarbija võib tugevalt eristava põhikaubamärgiga segi ajada, ja selle põhikaubamärgi koostisosade hulga vahel, mille põhjal nimetatud tarbijad teevad järelduse nii tähistatud toote päritolu kui ka kaubamärgi enda päritolu kohta. Vaatamata nimetatud kattumisele registreeritakse need koostisosad kaubamärkidena, kui need on omandanud eristusvõime.
40. Muuseas ei ole ka ühenduse pädevate institutsioonide senine praktika põhimõtteliselt keelanud kaubamärgina tunnustada põhikaubamärgi koostisosi, mis on (tõenäoliselt) omandanud eristusvõime põhikaubamärgi kasutamise tõttu. Kohtuasjas Windsurfing Chiemsee oli vaidlusaluseks tähiseks sõna Chiemsee, mis sai omandada eristusvõime selle kasutamise tõttu kujutismärgi terviklikus kontekstis.(20) Esimese Astme Kohus käsitles kohtuotsuses Alcon(21) komplekssete sõnamärkide ühte koostisosa ja kohtuotsuses Eurocermex(22) kujutismärki, mida kasutati enamasti koos sõnamärkidega, tõstatamata probleemina küsimust, et seda kasutati kombinatsioonis põhikaubamärgiga. Ka Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) apellatsioonikoda ei võtnud menetlusosaliste viidatud apellatsioonikoja menetluses Ringling Bros. aluseks sõnamärgi kasutamist mitmeosalise sõna- ja kujutismärgi koostisosana, et välistada võimalikku eristusvõime omandamist.(23) Lõpuks peab ka Siseturu Ühtlustamise Ameti kontrolliosakonna 1. märtsi 1999. aasta tehniline märkus lubatavaks kasutamise tõendamist kompleksse tähise koostisosana kasutamisega.(24)
41. Teatud fraasi kasutamisel sõnamärgi koostisosana saab nimetatud fraas seega põhimõtteliselt omandada kaubamärgina registreerimiseks nõutava eristusvõime.
C. Hinnang omandatud eristusvõime tõendamisele
42. Sellest hoolimata näitab eelotsusetaotlus, et kasutatud kaubamärkide koostisosade eristusvõime tõendamine valmistab eriti suuri raskusi. Neid on võimalik arvesse võtta vaatamata eristusvõime kriteeriumi üldisele kehtivusele. Euroopa Kohus on nimelt sedastanud, et kuigi eristusvõime hindamiskriteeriumid on erinevatele kaubamärkide liikidele ühesugused, siis võib nende kohaldamise raames tekkida olukord, kus asjaomane avalikkus võib erinevat liiki kaubamärke erinevalt tajuda ja seega võib teatavat liiki kaubamärkide puhul eristusvõime kindlakstegemine olla keerulisem kui teiste puhul.(25)
43. Nagu komisjon õigusega rõhutab, tajub asjaomane avalikkus mitmeosalisi kaubamärke tavaliselt tervikuna ega pane tähele kaubamärgi mitmesuguseid üksikasju, eelkõige selle koostiosi.(26) Juba sel põhjusel ei nõustunud Euroopa Kohus sellega, et mitmeosalise kaubamärgi hindamisel uuritakse selle koostisosi üksnes eraldi. Tugineda tuleb pigem sellest tekkivale tervikmuljele.(27) Seega ei piisa põhikaubamärgi koostisosana kasutamise tagajärjel omandatud eristusvõime tõendamiseks põhikaubamärgi kasutamise dokumenteerimisest. Pigem tuleb ka tõendada, et asjaomane avalikkus tajub vaidlusalust eraldi kasutatavat koostisosa nii, et see identifitseerib kaupa teatud ettevõtjalt pärinevana ja seega eristab seda teiste ettevõtjate kaupadest.
44. Nii ei ole eristusvõime omandamise suhtes kahtlust siis, kui vaidlusalune koostisosa tundub põhikaubamärgi koosseisus olulisena, nagu näiteks kaubamärgi puhul, mida käsitleti kohtuotsuses Windsurfing Chiemsee.(28) Seevastu ei tundu tõenäolisena, et ebaolulised koostisosad omandavad iseseisva kasutamise korral nõutava eristusvõime. Asjaomaste kaupade ja teenuste tarbijad ei seosta tavaliselt kaubamärgi ebaolulise koostisosadega tähistatud kaupu ja teenuseid põhikaubamärgi omanikuga.
45. Käesoleval juhul ei tule siiski lähtuda ebaolulisest koostisosast, sest oletatavasti tuletab eraldi kasutatav hüüdlause „HAVE A BREAK” paljudele asjaomastele tarbijatele automaatselt meelde täiendava fraasi „HAVE A KIT KAT”. Siiski ei piisa eristusvõime tõendamiseks ka ainuüksi sellest automaatsest reaktsioonist. Pigem on vaja tõendada, et asjaomaste kaupade tarbijad seostavad kaubamärgiga „HAVE A BREAK” tähistatud kauba või teenuse, seega näiteks šokolaaditootja sildi või küpsisekarbi etiketi Kit Kati valmistajaga. Ühendkuningriigi valitsus märgib siinkohal õigusega, et ei piisa sellest, kui nimetatud tarbijad endalt üksnes küsivad, kas kaup või teenus pärineb sellelt tootjalt. See tähendaks üksnes segiajamise tõenäosuse esinemist.
V. Ettepanek
46. Esitatud põhjendustest lähtudes teen Euroopa Kohtule ettepaneku vastata eelotsusetaotlusele järgmiselt:
Teatud fraasi kasutamisel sõnamärgi koostisosana saab nimetatud fraas põhimõtteliselt omandada kaubamärgina registreerimiseks nõutava eristusvõime. Põhikaubamärgi koostisosana kasutamise tagajärjel omandatud eristusvõime tõendamise tingimus on, et asjaomane avalikkus tajub kõnealust eraldi kasutatavat koostisosa nii, et see identifitseerib kauba teatava ettevõtja kaubana ja eristab seda seega teiste ettevõtjate kaupadest.