Affaire T-59/08

Nute Partecipazioni SpA et
La Perla Srl

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et
modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Procédure de nullité — Marque communautaire verbale NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC — Marques nationales figuratives antérieures la PERLA — Motif relatif de refus — Atteinte à la renommée — Article 8, paragraphe 5, et article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) nº 40/94 [devenus article 8, paragraphe 5, et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) nº 207/2009] »

Sommaire de l'arrêt

1.      Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire jouissant d'une renommée — Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires — Preuves à apporter par le titulaire

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 5)

2.      Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire jouissant d'une renommée — Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires — Conditions

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 5)

3.      Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire jouissant d'une renommée — Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires — Conditions

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 5)

4.      Marque communautaire — Renonciation, déchéance et nullité — Causes de nullité relative — Enregistrement contrairement à l'article 8, paragraphe 5, du règlement nº 40/94

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 5, et 52, § 1, a))

1.      Aux fins de bénéficier de la protection instaurée par l’article 8, paragraphe 5, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, le titulaire de la marque antérieure doit rapporter la preuve que l’usage de la marque postérieure tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice. Un seul de ces trois types d'atteintes suffit pour que l'article 8, paragraphe 5, dudit règlement soit applicable.

Le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque au sens dudit article 8, paragraphe 5. En effet, lorsqu’il est prévisible qu’une telle atteinte découlera de l’usage que le titulaire de la marque postérieure peut être amené à faire de sa marque, le titulaire de la marque antérieure ne saurait être obligé d’en attendre la réalisation effective pour pouvoir faire interdire ledit usage. Le titulaire de la marque antérieure doit, toutefois, établir l’existence d’éléments permettant de conclure à un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur.

Lorsque le titulaire de la marque antérieure est parvenu à démontrer l’existence soit d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, soit, à défaut, d’un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur, il appartient au titulaire de la marque postérieure d’établir que l’usage de cette marque a un juste motif.

(cf. points 31-34)

2.      Afin de déterminer si l’usage de la marque postérieure tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure au sens de l'article 8, paragraphe 5, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, il convient de procéder à une appréciation globale qui tienne compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, au nombre desquels figurent, notamment, l’intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, le degré de similitude entre les marques en conflit, ainsi que la nature et le degré de proximité des produits ou des services concernés. S’agissant de l’intensité de la renommée et du degré de caractère distinctif de la marque antérieure, plus le caractère distinctif et la renommée de cette marque seront importants, plus l’existence d’une atteinte sera aisément admise. En outre, plus l’évocation de la marque antérieure par la marque postérieure est immédiate et forte, plus est important le risque que l’utilisation actuelle ou future du signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porte préjudice.

Dans le cadre d’une telle appréciation globale, peut également être prise en considération, le cas échéant, l’existence d’un risque de dilution ou de ternissement de la marque antérieure.

(cf. points 42-43)

3.      L’article 8, paragraphe 5, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire doit être interprété en ce sens que l’existence d’un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, au sens de cette disposition, ne présuppose ni l’existence d’un risque de confusion, ni celle d’un risque de préjudice porté à ces caractère distinctif ou renommée ou, plus généralement, au titulaire de cette dernière. Le profit résultant de l’usage par un tiers d’une marque ayant des similitudes avec une marque renommée est tiré indûment par ce tiers desdits caractère distinctif ou renommée lorsque celui-ci tente par cet usage de se placer dans le sillage de la marque renommée afin de bénéficier du pouvoir d’attraction, de la réputation et du prestige de cette dernière, et d’exploiter, sans compensation financière, l’effort commercial déployé par le titulaire de la marque antérieure pour créer et entretenir l’image de celle-ci.

(cf. point 45)

4.      La preuve a été apportée que le titulaire de la marque verbale NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, enregistrée en tant que marque communautaire pour " perles " relevant de la classe 14 au sens de l’arrangement de Nice, tirait indûment profit, au sens de l'article 8, paragraphe 5, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, de la renommée de la marque figurative la PERLA, enregistrée antérieurement en Italie pour " Maillots de bain, habillements de sport et habillements en général " relevant de la classe 25 dudit arrangement, ou que, à tout le moins, il y avait un risque sérieux qu'une telle atteinte se produise dans le futur.

En effet, la renommée de la marque antérieure la PERLA a été établie pour la lingerie intime et les maillots de bains et peut même être considérée comme très élevée. En outre, il existe un certain degré de similitude entre les marques en conflit et les produits couverts par la marque antérieure, à savoir les vêtements féminins, et ceux couverts par la marque postérieure, à savoir les perles, appartiennent à des segments de marché proches.

Enfin, les perles peuvent être utilisées dans la production de maillots de bain et d'autres vêtements féminins. Il n'est pas exclu que les consommateurs de joaillerie et, plus particulièrement, de perles connaissent la lingerie intime et les maillots de bain commercialisés par le titulaire de la marque antérieure.

(cf. points 36, 56-58)