ACÓRDÃO DO TRIBUNAL GERAL (Primeira Secção)
7 de Dezembro de 2010 (*)
«Marca comunitária – Processo de declaração de nulidade – Marca nominativa comunitária NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC – Marcas figurativas nacionais anteriores la PERLA – Motivo relativo de recusa – Prejuízo para o prestígio – Artigos 8.°, n.° 5, e 52.°, n.° 1, alínea a), do Regulamento (CE) n.° 40/94 [actuais artigos 8.°, n.° 5, e 53.°, n.° 1, alínea a), do Regulamento (CE) n.° 207/2009]»
No processo T‑59/08,
Nute Partecipazioni SpA, antigo Gruppo La Perla SpA,
La Perla Srl,
com sede em Bolonha (Itália), representadas por R. Morresi e A. Dal Ferro, advogados,
recorrentes,
contra
Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado inicialmente por L. Rampini e, em seguida, por O. Montalto, na qualidade de agentes,
recorrido,
sendo a outra parte no processo na Câmara de Recurso do IHMI, interveniente no Tribunal Geral,
Worldgem Brands Srl, antiga Worldgem Brands – Gestão e Investimentos L.da, com sede em Creazzo (Itália), representada por V. Bilardo, M. Mazzitelli e C. Bacchini, advogados,
que tem por objecto um recurso interposto da decisão da Segunda Câmara de Recurso do IHMI, de 19 de Novembro de 2007 (processo R 537/2004‑2), relativa a um processo de declaração de nulidade entre a Nute Partecipazioni SpA e a Worldgem Brands Srl,
O TRIBUNAL GERAL (Primeira Secção),
composto por: I. Wiszniewska‑Białecka, presidente, F. Dehousse e H. Kanninen (relator), juízes,
secretário: J. Palacio González, administrador principal,
vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 7 de Fevereiro de 2008,
vista a contestação do IHMI apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 21 de Maio de 2008,
vistas as observações da interveniente apresentadas na Secretaria do Tribunal Geral em 9 de Maio de 2008,
vista a réplica apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 1 de Agosto de 2008,
vista a tréplica da interveniente apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 20 de Outubro de 2008,
vista a alteração da composição da Primeira Secção do Tribunal Geral,
após a audiência de 11 de Maio de 2010,
profere o presente
Acórdão
Antecedentes do litígio
1 Em 30 de Dezembro de 1997, a interveniente, Worldgem Brands Srl, antiga Worldgem Brands – Gestão e Investimentos L.da, anteriormente Cielo Brands – Gestão e Investimentos L.da, apresentou um pedido de registo de marca comunitária no Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), nos termos do Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), conforme alterado [substituído pelo Regulamento (CE) n.° 207/2009 do Conselho, de 26 de Fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (JO L 78, p. 1)].
2 A marca cujo registo foi pedido é o sinal nominativo NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC.
3 Os produtos para os quais o registo foi pedido pertencem à classe 14 na acepção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, conforme revisto e alterado, e correspondiam, no momento em que o pedido foi apresentado, à seguinte descrição: «Artigos de joalharia, ourivesaria e relojoaria; metais preciosos; pérolas; pedras preciosas».
4 A marca pedida foi registada em 21 de Julho de 1999.
5 Em 15 de Abril de 2002, a primeira recorrente, Nute Partecipazioni SpA, antigo Gruppo La Perla SpA, pediu que fosse declarada a nulidade desse registo, ao abrigo, por um lado, do artigo 51.°, n.° 1, alínea a), do Regulamento n.° 40/94 [actual artigo 52.°, n.° 1, alínea a), do Regulamento n.° 207/2009], pelo facto de o registo ir contra os motivos absolutos de recusa previstos no artigo 7.°, n.° 1, alíneas a) e b), do referido regulamento [actual artigo 7.°, n.° 1, alíneas a) e b), do Regulamento n.° 207/2009], e, por outro, do artigo 52.°, n.° 1, alínea a), do referido regulamento [actual artigo 53.°, n.° 1, alínea a), do Regulamento n.° 207/2009], pelo facto de o registo ir contra os motivos relativos de recusa previstos no artigo 8.°, n.os 1, alínea b), e 5, do referido regulamento [actual artigo 8.°, n.os 1, alínea b), e 5, do Regulamento n.° 207/2009].
6 As marcas anteriores que são invocadas em apoio do pedido de declaração de nulidade, protegidas em Itália, são, designadamente:
– a marca figurativa la PERLA, registada sob o número 769526, com efeitos a partir de 20 de Março de 1996, para os seguintes produtos pertencentes à classe 25: «Fatos de banho, vestuário desportivo e vestuário em geral», a seguir reproduzida:
– a marca figurativa la PERLA, registada sob o número 804992, com efeitos a partir de 8 de Outubro de 1997, designadamente para os seguintes produtos pertencentes à classe 14: «Artigos de joalharia, ourivesaria e relojoaria», a seguir reproduzida:
7 Em apoio do seu pedido de declaração de nulidade e para fazer prova do prestígio das suas marcas e dos prejuízos a estas causados, a primeira recorrente apresentou na Divisão de Anulação documentação que consistia, designadamente, em listas de registos de marcas, artigos publicados na imprensa, listas de lojas com a insígnia «La Perla» e estatísticas relativas ao seu volume de negócios e às suas despesas publicitárias.
8 Em 4 de Maio de 2004, a Divisão de Anulação declarou a nulidade da marca comunitária NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, pelo facto de o uso dessa marca poder permitir ao seu titular beneficiar indevidamente do prestígio da marca figurativa la PERLA, objecto do registo n.° 769526, na acepção do artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94.
9 Em 1 de Julho de 2004, a interveniente interpôs, no IHMI, recurso da decisão da Divisão de Anulação, nos termos dos artigos 57.° a 62.° do Regulamento n.° 40/94 (actuais artigos 58.° a 64.° do Regulamento n.° 207/2009).
10 Por decisão de 25 de Janeiro de 2005 (a seguir «primeira decisão»), a Primeira Câmara de Recurso do IHMI acolheu o recurso da interveniente e anulou a decisão da Divisão de Anulação. Considerou que a marca comunitária NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC não era suficientemente semelhante à marca figurativa la PERLA visada pelo registo n.° 769526, nem às outras marcas enumeradas no pedido de declaração de nulidade, para poder concluir pela existência de um risco de confusão, como previsto no artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94, ou de associação entre as referidas marcas, para efeitos da aplicação do artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94.
11 Por petição apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 1 de Abril de 2005, a primeira recorrente interpôs um recurso de anulação da primeira decisão, registado sob a referência T‑137/05, no qual invocou, em primeiro lugar, a violação do artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94, em segundo lugar, a violação do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do mesmo regulamento e, em terceiro lugar, a violação do dever de fundamentação. O IHMI aderiu aos pedidos da primeira recorrente, na parte em que visavam a anulação da primeira decisão, por considerar que o artigo 8.°, n.° 5, e o artigo 52.°, n.° 1, alínea a), do Regulamento n.° 40/94 foram incorrectamente aplicados.
12 Por acórdão de 16 de Maio de 2007, La Perla/IHMI – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC) (T‑137/05, não publicado na Colectânea, a seguir «acórdão do Tribunal»), o Tribunal Geral deu provimento ao recurso da primeira recorrente, ao declarar, em primeiro lugar, que o prestígio da marca anterior la PERLA, visada pelo registo n.° 769526, estava demonstrado e, em segundo, que a Câmara de Recurso tinha cometido um erro ao considerar que a marca anterior la PERLA, visada pelo registo n.° 769526, e a marca NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC não eram suficientemente semelhantes para que entre ambas se estabelecesse uma associação como a exigida para fins da aplicação do artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94. Por conseguinte, o Tribunal Geral anulou a primeira decisão, sem se substituir ao IHMI quanto à apreciação da condição relativa à existência de um risco de que o uso injustificado da marca NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC permita ao seu titular beneficiar indevidamente ou prejudicar o carácter distintivo ou o prestígio da marca la PERLA, visada pelo registo n.° 769526, apreciação que competia ao IHMI efectuar (n.os 26, 33, 52 e 53 do acórdão do Tribunal).
13 Em 18 de Setembro de 2007, o Presidium das Câmaras de Recurso do IHMI reatribuiu o processo à Segunda Câmara de Recurso.
14 Por decisão de 19 de Novembro de 2007 (a seguir «decisão impugnada»), a Segunda Câmara de Recurso do IHMI anulou a decisão da Divisão de Anulação. Considerou, antes de mais, não ter ficado provado que a marca NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC podia permitir que se beneficiasse indevidamente do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior la PERLA, visada pelo registo n.° 769526, nem causar‑lhe prejuízo e que, assim, o artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94 não podia ser aplicado. De seguida, exercendo as competências da Divisão de Anulação, negou provimento ao pedido de declaração de nulidade, baseado em motivos absolutos.
15 Por último, sempre no exercício das competências da Divisão de Anulação, para examinar a aplicação do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94, a Câmara de Recurso considerou haver identidade ou um grau elevado de semelhança entre os artigos de «joalharia, ourivesaria e relojoaria», da classe 14 e cobertos pela marca anterior la PERLA, visada pelo registo n.° 804992, e os artigos de «joalharia, ourivesaria e relojoaria», cobertos pela marca comunitária, e também um grau elevado de semelhança relativamente aos «metais preciosos; pérolas; pedras preciosas», cobertos pela marca comunitária. A Câmara de Recurso concluiu pela existência de um risco de confusão no espírito do público italiano, relativamente a todos os produtos cobertos pela marca comunitária NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, com excepção das pérolas. Com efeito, no seu entender, como a expressão «la perla» é exclusivamente descritiva e não possui carácter distintivo relativamente às referidas pérolas, só havia que comparar o elemento figurativo da marca anterior com o elemento «nimei» da marca comunitária, não conduzindo essa comparação a um risco de confusão.
16 Por conseguinte, a Câmara de Recurso acolheu o pedido de declaração de nulidade para os seguintes produtos da classe 14: «joalharia, ourivesaria e relojoaria; metais preciosos; pedras preciosas». Em contrapartida, negou provimento ao pedido de declaração de nulidade e confirmou a validade da marca NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC relativamente às pérolas, igualmente da classe 14.
Pedidos das partes
17 A primeira recorrente e a segunda, La Perla Srl, concluem pedindo que o Tribunal Geral se digne:
– anular e reformar a decisão impugnada, devido a incorrecta aplicação do artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.°40/94 e a violação do artigo 63.°, n.° 6, do Regulamento n.° 40/94 (actual artigo 65.°, n.° 6, do Regulamento n.° 207/2009) e dos artigos 73.° e 74.° do Regulamento n.° 40/94 (actuais artigos 75.° e 76.° do Regulamento n.° 207/2009);
– a título subsidiário, anular a decisão impugnada, devido a incorrecta aplicação do artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94 e a violação dos artigos 63.°, n.° 6, e 73.° e 74.° do Regulamento n.° 40/94;
– a título ainda mais subsidiário, anular e/ou reformar a decisão impugnada, devido a incorrecta aplicação do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94 e a violação dos artigos 63.°, n.° 6, 73.° e 74.° do Regulamento n.° 40/94;
– condenar o IHMI e a interveniente nas despesas, incluindo nas relativas ao processo que correu os seus trâmites na Câmara de Recurso do IHMI.
18 Na audiência, as recorrentes limitaram o seu terceiro pedido, que agora só incide sobre o primeiro, terceiro e quarto pontos do dispositivo da decisão impugnada, facto esse que ficou registado na acta da audiência. Assim, esse pedido não visa o segundo ponto do dispositivo da decisão impugnada, através do qual a Câmara de Recurso acolheu o pedido de declaração de nulidade relativamente aos seguintes produtos da classe 14: «joalharia, ourivesaria e relojoaria; metais preciosos; pedras preciosas».
19 O IHMI conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:
– negar provimento ao recurso;
– condenar as recorrentes nas despesas.
20 A interveniente conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:
– negar provimento ao recurso e confirmar a decisão impugnada;
– condenar as recorrentes nas despesas.
Questão de direito
21 As recorrentes invocam, no essencial, dois fundamentos. O primeiro é relativo à violação do artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94 e o segundo, a título subsidiário, à violação do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94.
22 Há que proceder à análise do primeiro fundamento.
23 As recorrentes alegam que a Câmara de Recurso violou o artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94. Acusam a Câmara de Recurso de não ter dado cumprimento ao acórdão do Tribunal, violando assim também o artigo 63.°, n.° 6, do Regulamento n.° 40/94.
24 Além disso, as recorrentes alegam que a Câmara de Recurso não teve em conta todos os factos e provas apresentados na Divisão de Anulação, que demonstram tanto o prejuízo sofrido como a vantagem indevida, bem como o uso injustificado da marca comunitária NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, em violação do artigo 74.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94 (actual artigo 76.°, n.° 1, do Regulamento n.° 207/2009), e que, não explicando a sua alegada falta de pertinência, a Câmara de Recurso também violou o seu dever de fundamentação e o artigo 73.° do Regulamento n.° 40/94.
25 Na réplica, as recorrentes invocam igualmente a violação dos princípios da protecção da confiança legítima, da segurança jurídica, da igualdade de tratamento e da boa administração, no âmbito da aplicação do artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94.
26 O IHMI e a interveniente apoiam os pedidos da Câmara de Recurso, contestam os argumentos das recorrentes e consideram que a Câmara de Recurso deu cumprimento ao acórdão do Tribunal. No que se refere aos argumentos que as recorrentes apresentaram na réplica, a interveniente alega, na tréplica, que esses argumentos são inadmissíveis por intempestivos.
27 Há que recordar que, nos termos do artigo 52.°, n.° 1, alínea a), do Regulamento n.° 40/94, conjugado com o artigo 8.°, n.° 5, do mesmo diploma, uma marca comunitária é declarada nula na sequência de pedido apresentado ao IHMI, sempre que exista uma marca anterior, referida no n.° 2 do artigo 8.° desse mesmo regulamento, se a marca comunitária e a marca anterior forem idênticas ou semelhantes e se a marca comunitária for registada para produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles para os quais a marca anterior foi registada, sempre que, no caso de uma marca comunitária anterior, esta goze de prestígio na Comunidade e, no caso de uma marca nacional anterior, esta goze de prestígio no Estado‑Membro em questão, e sempre que a utilização injustificada e indevida da marca comunitária beneficie do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou possa prejudicá‑los.
28 A protecção alargada conferida à marca anterior pelo artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94 pressupõe, portanto, que estejam reunidas várias condições. Em primeiro lugar, a marca anterior alegadamente prestigiada deve estar registada. Em segundo lugar, esta marca deve ser idêntica ou semelhante à marca comunitária cuja nulidade é pedida. Em terceiro lugar, a marca anterior deve gozar de prestígio na União Europeia, no caso de uma marca comunitária anterior, ou no Estado‑Membro em questão, no caso de uma marca nacional anterior. Em quarto lugar, a utilização injustificada da marca comunitária deve implicar o risco de se poder beneficiar indevidamente do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou de se poder prejudicar o carácter distintivo ou o prestígio da marca anterior. Como estas condições são cumulativas, o não preenchimento de uma delas é suficiente para tornar inaplicável a referida disposição [v., neste sentido, acórdãos do Tribunal Geral de 22 de Março de 2007, Sigla/IHMI – Elleni Holding (VIPS), T‑215/03, Colect., p. II‑711, n.os 34 e 35; de 11 de Julho de 2007, Mülhens/IHMI – Minoronzoni (TOSCA BLU), T‑150/04, Colect., p. II‑2353, n.° 55; e de 30 de Janeiro de 2008, Japan Tobacco/IHMI – Torrefacção Camelo (CAMELO), T‑128/06, não publicado na Colectânea, n.° 45].
29 Há que recordar que os prejuízos para a marca a que se refere o artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94, quando ocorrem, são a consequência de um certo grau de semelhança entre as marcas anterior e posterior, em razão do qual o público em causa efectua uma aproximação entre essas duas marcas, isto é, estabelece uma ligação entre estas, embora não as confunda (acórdão do Tribunal de Justiça de 12 de Março de 2009, Antartica/IHMI, C‑320/07 P, não publicado na Colectânea, n.° 43; despacho do Tribunal de Justiça de 30 de Abril de 2009, Japan Tobacco/IHMI, C‑136/08 P, não publicado na Colectânea, n.° 25; v., por analogia, acórdão do Tribunal de Justiça de 27 de Novembro de 2008, Intel Corporation, C‑252/07, Colect., p. I‑8823, n.° 30 e jurisprudência aí indicada).
30 A existência dessa ligação no espírito do público constitui uma condição necessária, mas, por si só, insuficiente para se concluir pela existência de um dos prejuízos contra os quais o artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94 garante a protecção a favor das marcas de prestígio (v., por analogia, acórdão do Tribunal de Justiça de 18 de Junho de 2009, L’Oréal e o., C‑487/07, Colect., p. I‑5185, n.° 37).
31 Com efeito, para beneficiar da protecção instituída pelo artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94, o titular da marca anterior deve fazer prova de que o uso da marca posterior «benefici[a indevidamente] do carácter distintivo ou do prestígio da marca comunitária anterior ou po[de] prejudicá‑los» (v., por analogia, acórdão Intel Corporation, já referido, n.° 37).
32 Basta um destes três tipos de prejuízos para que o artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94 seja aplicável (v., por analogia, acórdão L’Oréal e o., já referido, n.os 38 e 42).
33 O titular da marca anterior não tem de demonstrar a existência de uma violação efectiva e actual da sua marca, na acepção do artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94. Com efeito, quando seja previsível que esse prejuízo resultará do uso que o titular da marca posterior possa vir a fazer da sua marca, o titular da marca anterior não pode ser obrigado a esperar a sua realização efectiva para poder fazer proibir o referido uso. Contudo, o titular da marca anterior deve demonstrar a existência de elementos que permitam concluir pelo risco sério de que esse prejuízo venha a concretizar‑se no futuro (v., por analogia, acórdão Intel Corporation, já referido, n.° 38).
34 Quando o titular da marca anterior tenha conseguido demonstrar a existência de uma violação efectiva e actual da sua marca, ou, caso esta não exista, do risco sério de que essa violação venha a concretizar‑se no futuro, compete ao titular da marca posterior demonstrar que o uso dessa marca é justificado (v., por analogia, acórdão Intel Corporation, já referido, n.° 39).
35 Por último, a existência de violações constituídas pelo prejuízo causado ao carácter distintivo ou ao prestígio da marca anterior deve ser apreciada do ponto de vista do consumidor médio dos produtos ou dos serviços para os quais essa marca foi registada, normalmente informado e razoavelmente atento e avisado. Em compensação, a existência da violação constituída pelo benefício indevidamente tirado do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior, na medida em que o que se proíbe é a vantagem tirada dessa marca pelo titular da marca posterior, deve ser apreciada do ponto de vista do consumidor médio dos produtos ou dos serviços para os quais essa marca foi registada, normalmente informado e razoavelmente atento e avisado (v., por analogia, acórdão Intel Corporation, já referido, n.os 35 e 36).
36 No presente caso, recorde‑se que o Tribunal Geral considerou, no seu acórdão, que o prestígio da marca anterior, visada pelo registo n.° 769526 (a seguir «marca la PERLA»), tinha ficado demonstrado relativamente à roupa interior e aos fatos de banho e que, na medida em que os produtos cobertos pela marca la PERLA e os cobertos pela marca posterior pertencem a segmentos de mercado próximos, a saber, a ourivesaria e o vestuário feminino, nas circunstâncias do presente caso, a existência de um certo grau de semelhança entre as marcas em conflito seria suficiente para que o público italiano pudesse estabelecer uma associação entre as duas marcas, como a exigida para efeitos da aplicação do artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94 (n.os 33 e 51 do acórdão do Tribunal).
37 Assim, resta examinar a condição relativa à existência do risco de que o uso injustificado da marca NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC permita ao seu titular beneficiar indevidamente do carácter distintivo ou do prestígio da marca la PERLA, ou lhe cause prejuízo.
38 As recorrentes alegam a existência destes três tipos de prejuízo no presente caso. No IHMI, a primeira recorrente apresentou os seguintes argumentos e provas, tal como se encontram resumidos na decisão impugnada:
– no Outono de 1999, a interveniente criou um fato de banho (biquíni) de pérolas, desenhado pelo estilista Lorenzo Riva, sob a marca NIMEI LA PERLA. Esse biquíni foi apresentado nos desfiles de moda mais importantes e a imprensa da especialidade noticiou largamente o acontecimento. O carácter ilícito do uso da expressão «la perla» associada à expressão «nimei» é evidente, pois integra os elementos da contrafacção da marca la PERLA e é susceptível de criar confusão na própria imprensa da especialidade, e mais ainda junto dos consumidores. A agência ANSA e o Corriere della Sera foram vítimas dessa confusão;
– na Primavera de 2000, a interveniente também apresentou o «casaco‑jóia» realizado pela NIMEI LA PERLA para a Blumarine e anunciou a colocação à venda de um «twin‑set» (conjunto de camisola e casaco) bordado a pérolas nos punhos. Na altura, a imprensa da especialidade também noticiou largamente o acontecimento;
– o efeito de confusão e de equivocação também foi completado e aperfeiçoado pela publicidade, feita pela interveniente e pela Blumarine, quando das últimas criações de moda, pois a imagem publicitária escolhida baseou‑se no uso do termo «perla» e a menção «perla chic» figurava no cartaz promocional;
– a contrafacção da marca la PERLA e a actividade persistente e intencional, com vista à confusão, postas em prática pela interveniente resultam nitidamente dos elementos anteriormente expostos. Beneficiando claramente do prestígio da marca la PERLA no mundo da moda, a interveniente propôs algum vestuário que ostentava a marca NIMEI LA PERLA (na realidade, registada como NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), criando assim uma confusão no espírito das pessoas do sector em causa e, por maioria de razão, no dos consumidores
39 Há que examinar, antes de mais, se a primeira recorrente conseguiu demonstrar que foi tirado um benefício indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca la PERLA.
40 Quanto ao conceito de «benefício indevido tirado do carácter distintivo ou do prestígio da marca», igualmente designado pelos termos «parasitismo» e «free‑riding» (borla), este conceito não está relacionado com o prejuízo sofrido pela marca anterior, mas com o benefício que o terceiro tira da utilização do sinal idêntico ou semelhante posterior. Esse conceito engloba, nomeadamente, os casos em que, graças à transferência da imagem da marca anterior ou das características projectadas por esta para produtos designados pela marca idêntica ou semelhante posterior, há uma exploração manifesta na esteira da marca de prestígio (v., por analogia, acórdão L’Oréal e o., já referido, n.° 41).
41 Há que precisar que o benefício tirado por um terceiro do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior se pode revelar indevido, mesmo que a utilização da marca idêntica ou semelhante posterior não cause prejuízo ao carácter distintivo nem ao prestígio da marca anterior ou, mais geralmente, ao titular desta (v., por analogia, acórdão L’Oréal e o., já referido, n.° 43).
42 Para determinar se a utilização da marca posterior beneficia indevidamente do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior, há que proceder a uma apreciação global que leve em conta todos os factores relevantes do caso concreto, entre os quais se contam, nomeadamente, a intensidade do prestígio e o grau do carácter distintivo da marca anterior, o grau de semelhança entre as marcas em conflito e a natureza e o grau de proximidade dos produtos ou dos serviços em causa. No que diz respeito à intensidade do prestígio e ao grau do carácter distintivo da marca anterior, quanto mais significativas forem a natureza distintiva e o prestígio dessa marca, mais fácil será de admitir a existência de violação. Além disso, quanto mais imediata e forte for a evocação da marca anterior pela marca posterior, mais significativo é o risco de que o uso actual ou futuro do sinal beneficie indevidamente do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior, ou lhes cause prejuízo (v., nesse sentido e por analogia, acórdão Intel Corporation, já referido, n.os 67 a 69, e acórdão L’Oréal e o., já referido, n.° 44 ).
43 Por outro lado, cumpre salientar que, no âmbito dessa apreciação global, também se pode tomar em consideração, se for caso disso, o risco de diluição ou de obscurecimento da marca anterior (v., por analogia, acórdão L’Oréal e o., já referido, n.° 45).
44 Quanto um terceiro procura, através do uso de uma marca semelhante a uma marca de prestígio, colocar‑se na esteira desta para beneficiar do seu poder de atracção, da sua reputação e do seu prestígio e também para explorar, sem nenhuma compensação financeira e sem ter de despender esforços próprios para tanto, o esforço comercial despendido pelo titular da marca anterior para gerar e manter a imagem dessa marca, considera‑se que o benefício obtido com o referido uso é indevidamente tirado do carácter distintivo ou do prestígio da referida marca (v., por analogia, acórdão L’Oréal e o., já referido, n.° 49).
45 Assim, de acordo com a jurisprudência, o artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94 deve ser interpretado no sentido de que o benefício indevidamente tirado do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior, na acepção dessa disposição, não pressupõe a existência do risco de confusão nem do risco de ser causado prejuízo a esse carácter distintivo ou a esse prestígio, ou, mais geralmente, ao seu titular. Um terceiro obtém um benefício indevido do carácter distintivo ou do prestígio de uma marca quando usa uma marca semelhante a uma marca de prestígio, procurando, através desse uso, colocar‑se na esteira da marca de prestígio para beneficiar do poder de atracção, da reputação e do prestígio desta última e para explorar, sem nenhuma compensação financeira, o esforço comercial despendido pelo titular da marca anterior para gerar e manter a imagem desta (v., por analogia, acórdão L’Oréal e o., já referido, n.° 50).
46 No presente caso, a Câmara de Recurso considerou que a primeira recorrente não tinha conseguido provar esse prejuízo. Referiu‑se a um biquíni de pérolas, desenhado pelo estilista Lorenzo Riva, sob a marca NIMEI LA PERLA, apresentado nos desfiles de moda mais importantes e amplamente referido na imprensa da especialidade, bem como a um «twin‑set» bordado a pérolas nos punhos e a um «casaco‑jóia» realizado pela NIMEI LA PERLA para a Blumarine. Ora, observa que o uso da marca NIMEI LA PERLA em fatos de banho ou noutros artigos de vestuário da classe 25 não é relevante no presente caso, que diz respeito ao registo da marca NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC para artigos de joalharia incluídos na classe 14. De qualquer forma, no seu entender, a menção «la perla» num biquíni de pérolas, num «casaco‑jóia» ornamentado de pérolas ou num «twin‑set» bordado a pérolas nos punhos mais parece descrever o material excepcionalmente utilizado nesses artigos, ou seja, as pérolas.
47 As recorrentes contestam estas conclusões da Câmara de Recurso. Além disso, recordam que a Divisão de Anulação entendeu que os argumentos e as provas fornecidos pela primeira recorrente demonstravam de forma bastante o benefício indevido que o uso da marca NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC podia retirar do prestígio da marca la PERLA e que o IHMI considerou, na contestação que apresentou no processo T‑137/05, que «a análise da terceira condição […] – o facto de beneficiar indevidamente do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou de a prejudicar – justifi[cava], mais uma vez, as acusações da [primeira] recorrente».
48 Na contestação, o IHMI alega que há que apreciar se o uso da marca NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC nos produtos para que foi registada pode permitir ao seu titular beneficiar indevidamente do carácter distintivo e do prestígio da marca la PERLA. As provas fornecidas pela primeira recorrente, pelo contrário, diziam respeito ao uso da marca posterior em produtos que, embora ornados com pérolas, eram artigos de vestuário, o que poderá eventualmente constituir uma contrafacção, mas não um caso de exploração do prestígio da marca la PERLA.
49 A interveniente alega que a primeira recorrente não forneceu nenhuma prova de um risco de exploração parasitário da sua marca ou de uma tentativa de beneficiar do seu prestígio ou do seu carácter distintivo. De qualquer forma, os factos mencionados pela primeira recorrente não dizem respeito aos produtos da classe 14, visados pela marca NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC.
50 Resulta dos documentos apresentados pela primeira recorrente na Divisão de Anulação que a imprensa especializada e os profissionais do sector pensaram que os artigos apresentados pelo titular da marca posterior com Lorenzo Riva e a Blumarine, nos desfiles de moda, tinham uma ligação com a primeira recorrente e que existia uma relação comercial entre as duas sociedades.
51 Por exemplo, no que se refere à apresentação de um biquíni de pérolas, desenhado por Lorenzo Riva por conta da interveniente, nos desfiles de moda de Milão, em Setembro de 1999, pode ler‑se num artigo que apareceu num jornal diário nacional: «Lorenzo Riva, aliás, não ficou em dívida […] os patrocinadores Nimei e La Perla estão em pleno delírio […]», quando o patrocinador do evento era a interveniente, que tinha realizado o biquíni de pérolas com a colaboração de L. Riva. De igual modo, num artigo do Corriere della Sera de 25 de Setembro de 1999, pode ler‑se, por baixo da fotografia: «De pérolas. Preço de venda ao público: 2 mil milhões. É o biquíni de pérolas de Lorenzo Riva para La Perla». No que se refere ao «twin‑set», pode ler‑se, no sítio Internet (www.margherita.net), um artigo de 12 de Outubro de 2000, intitulado «Nimei – La Perla. O momento de satisfação. A Nimei La Perla e a Blumarine apresentaram o BluVIP (Very Important Pearls)».
52 É certo que não se trata de situações apenas relativas a pérolas, mas a um biquíni de pérolas desenhado pelo estilista Lorenzo Riva, que ostenta a marca NIMEI LA PERLA, a um «twin‑set» bordado a pérolas nos punhos e a um «casaco‑jóia» realizado pela NIMEI LA PERLA para a Blumarine. Assim, todos estes artigos de vestuário continham, na realidade, como elemento essencial, pérolas, para as quais a marca posterior estava efectivamente registada. Além disso, como resulta do número anterior, as pérolas eram verdadeiramente a «alma» desses produtos. Por conseguinte, nessas circunstâncias, não podem ser acolhidos os argumentos do IHMI e da interveniente (v. n.os 48 e 49, supra).
53 Além do mais, a impressão que igualmente resulta da publicidade da interveniente, que parece estar sobretudo relacionada com os produtos de joalharia, mais precisamente com pérolas, é a de que existe uma ligação ou uma relação entre «Nimei» e «La Perla».
54 Nestas circunstâncias, não é possível excluir a existência de um prejuízo ou de um risco de prejuízo para a marca. Como já se declarou, o titular da marca anterior não tem de demonstrar a existência de um prejuízo efectivo e actual para a sua marca, mas deve demonstrar a existência de elementos que permitam concluir que existe um risco sério de esse prejuízo se vir a concretizar (v., por analogia, acórdão Intel Corporation, já referido, n.° 38).
55 Concluindo, para determinar se o uso da marca NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC permitiu ao seu titular beneficiar indevidamente do prestígio da marca la PERLA, há que fazer uma apreciação global que tenha em conta todos os factores pertinentes do caso em apreço.
56 A este respeito, há que recordar, antes de mais, que o Tribunal Geral já declarou no seu acórdão (v. n.° 36, supra) que não é contestado que a marca la PERLA é prestigiada no que respeita à roupa interior e aos fatos de banho, que existe um certo grau de semelhança entre as marcas em conflito e que os produtos abrangidos pela marca la PERLA, isto é, vestuário feminino, e os abrangidos pela marca posterior, ou seja, as pérolas, pertencem a segmentos de mercado próximos. No que diz mais especialmente respeito ao prestígio, há que acrescentar que este pode mesmo ser considerado muito elevado.
57 Em seguida, importa ter em conta o facto de que as pérolas podem ser utilizadas na produção de fatos de banho e de outro vestuário feminino, como resulta dos documentos apresentados pela primeira recorrente ao IHMI. Não está excluído que os consumidores de joalharia e, mais particularmente, os de pérolas conheçam a roupa interior e os fatos de banho comercializados pelas recorrentes. Além disso, embora não seja necessário existir um risco de confusão entre as duas marcas para se demonstrar que a marca posterior beneficiar indevidamente do prestígio da marca anterior, esse risco está demonstrado, no presente caso, no que se refere aos produtos próximos dos fatos de banho e da roupa interior visados pela marca la PERLA, a saber, os biquínis, «twin‑sets» e casacos, todos decorados com pérolas, ainda que esse vestuário, em si mesmo considerado, não esteja coberto pela marca posterior.
58 Resulta do que antecede que a recorrente fez prova, no IHMI, de que o titular da marca posterior beneficiar indevidamente da marca la PERLA ou de que, pelo menos, havia um risco sério de esse prejuízo para a marca se poder vir a concretizar futuramente.
59 Ainda há que determinar se, no presente caso, o uso da marca posterior se justifica.
60 Como se declarou no n.° 34, supra, quando o titular da marca anterior tenha conseguido demonstrar a existência quer de uma violação efectiva e actual da sua marca quer, caso esta não exista, do risco sério de que essa violação venha a concretizar‑se no futuro, compete ao titular da marca posterior demonstrar que o uso dessa marca é justificado.
61 No presente caso, a interveniente alegou no procedimento administrativo que correu no IHMI que a justificação para utilizar a expressão «la perla» existia e era evidente: tratava‑se de jóias realizadas com pérolas e o motivo decorria tanto da necessidade como da vontade de indicar o nome comum da matéria com que as jóias eram realizadas.
62 Na decisão impugnada, a Câmara de Recurso considerou que, como não estava provado que a marca posterior podia beneficiar indevidamente do carácter distintivo ou do prestígio da marca la PERLA, ou causar‑lhe prejuízo, não tinha de se pronunciar sobre a existência de um risco de uso injustificado da marca posterior.
63 As recorrentes recordam que a Divisão de Anulação considerou que o motivo invocado pela interveniente não bastava para justificar o uso e que, de igual modo, o IHMI sublinhou, no âmbito do processo T‑137/05, que a interveniente «também não [tinha] sabido apresentar justificações válidas durante a fase administrativa, para justificar o uso em causa, preenchendo assim a condição seguinte exigida para a aplicação da protecção que se estende para além dos meros produtos que a marca designa».
64 No âmbito do presente processo no Tribunal Geral, o IHMI e a interveniente não apresentaram argumentos para responder aos que as recorrentes apresentaram a respeito da justificação.
65 Há que observar que o motivo invocado pela interveniente no procedimento administrativo que correu no IHMI não basta para justificar o uso. A este respeito, também há que observar que, no Tribunal Geral, a interveniente nem sequer tentou apresentar outras justificações.
66 Por último, no que se refere à decisão do Tribunale di Modena (Tribunal de Modena) (Itália), invocada pela interveniente para demonstrar que os episódios referidos pelas recorrentes não lhe eram imputáveis, basta recordar que o regime comunitário das marcas é um sistema autónomo, constituído por um conjunto de regras e que prossegue objectivos que lhe são próprios, sendo a sua aplicação independente de todo e qualquer sistema nacional [acórdãos do Tribunal Geral de 5 de Dezembro de 2000, Messe München/IHMI (electronica), T‑32/00, Colect., p. II‑3829, n.° 47, e de 23 de Setembro de 2009, Cohausz/IHMI – Izquierdo Faces (acopat), T‑409/07, não publicado na Colectânea, n.° 71]. De qualquer forma, essa decisão está pendente de recurso, interposto pelas recorrentes e, portanto, ainda não é definitiva. Além disso, visa a constatação da contrafacção da marca la PERLA e da concorrência desleal da interveniente, e não um pedido de declaração de nulidade fundado numa disposição análoga ao artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94.
67 Nestas circunstâncias, ficou demonstrado que a interveniente tentou, através do uso de uma marca análoga à marca la PERLA, tirar proveito desta para beneficiar do seu poder de atracção, da sua reputação e do seu prestígio e também para explorar o esforço comercial despendido pelas recorrentes para gerar e manter a imagem dessa marca. Assim, deve considerar‑se que o benefício obtido com o referido uso resultou indevidamente do prestígio da marca la PERLA (v., neste sentido e por analogia, acórdão L’Oréal e o., já referido, n.° 49). Além disso, esse uso ocorreu injustificadamente. Logo, de acordo com a jurisprudência referida no n.° 28, supra, não é necessário que o Tribunal Geral se pronuncie sobre a existência de outro prejuízo para a marca, referido nos n.os 31 e 32, supra.
68 Por conseguinte, sem que seja necessário decidir sobre a admissibilidade das acusações formuladas na réplica (v. n.os 25 e 26, supra), há que declarar que a Câmara de Recurso cometeu um erro na aplicação do artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94.
69 Como a Câmara de Recurso já declarou a nulidade da marca posterior para todos os produtos, com excepção das pérolas, há que anular a decisão impugnada apenas na parte em que foi negado provimento ao pedido de declaração de nulidade, e a validade da marca NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC confirmada, para as pérolas. Com efeito, quando uma decisão de uma Câmara de Recurso acolhe as pretensões de uma das partes, essa não tem legitimidade para interpor recurso para o Tribunal Geral. Por conseguinte, tendo a Câmara de Recurso acolhido, no dispositivo da decisão impugnada, o pedido de declaração de nulidade, as recorrentes já não a podem contestar [v., neste sentido, despacho do Tribunal Geral de 14 de Julho de 2009, Hoo Hing/IHMI – Tresplain Investments (Golden Elephant Brand), T‑300/08, não publicado na Colectânea, n.os 26 e 27].
70 A este respeito, recorde‑se que, como as diferentes causas de nulidade conduzem exactamente ao mesmo resultado, basta que uma seja acolhida, para que um pedido de nulidade seja procedente. Além disso, quando a Câmara de Recurso considera que uma das causas de nulidade invocadas por quem pede que seja declarada a nulidade é procedente, mas decide examinar e, eventualmente, rejeitar as outras causas de nulidade invocadas, essa parte da fundamentação da sua decisão não constitui a base necessária do dispositivo que acolhe o pedido de declaração de nulidade, que se baseia, de forma bastante, na causa de nulidade acolhida (v., neste sentido, despacho Golden Elephant Brand, já referido, n.os 31 e 35).
71 À luz das considerações precedentes, não há necessidade de apreciar o pedido de reforma da decisão impugnada, apresentado no âmbito do primeiro pedido, nem os pedidos apresentados a título subsidiário, nem os outros fundamentos.
Quanto às despesas
72 Nos termos do artigo 87.°, n.° 2, do Regulamento de Processo do Tribunal Geral, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Além disso, nos termos dessa mesma disposição, se forem várias as partes vencidas, o Tribunal decide sobre a repartição das despesas.
73 Nos termos do artigo 87.°, n.° 3, do Regulamento de Processo, se cada parte obtiver vencimento parcial, ou perante circunstâncias excepcionais, o Tribunal pode determinar que as despesas sejam repartidas entre as partes ou que cada uma das partes suporte as suas próprias despesas.
74 Por último, nos termos do artigo 87.°, n.° 4, último parágrafo, do Regulamento de Processo, o Tribunal pode determinar que um interveniente suporte as respectivas despesas.
75 No presente caso, as recorrentes, o IHMI e a interveniente foram, respectivamente, parcialmente vencidas, na medida em que a decisão impugnada é parcialmente anulada.
76 Nas circunstâncias do presente caso, há que condenar o IHMI a suportar, além das suas próprias despesas, 90% das despesas das recorrentes no Tribunal Geral e todas as despesas em que a primeira recorrente incorreu na Câmara de Recurso. As recorrentes suportarão 10% das despesas em que incorreram no Tribunal. A interveniente suportará as suas próprias despesas.
Pelos fundamentos expostos,
O TRIBUNAL GERAL (Primeira Secção)
decide:
1) A decisão da Segunda Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), de 19 de Novembro de 2007 (processo R 537/2004‑2), é anulada na parte em que o IHMI negou provimento ao pedido de declaração de nulidade e condenou a Nute Partecipazioni SpA a suportar as suas próprias despesas.
2) O recurso é julgado improcedente quanto ao restante.
3) O IHMI suportará as suas próprias despesas bem como 90% das despesas da Nute Partecipazioni e da La Perla Srl no Tribunal Geral e todas as despesas em que a Nute Partecipazioni incorreu na Câmara de Recurso.
4) A Nute Partecipazioni e a La Perla suportarão 10% das despesas em que incorreram no Tribunal Geral.
5) A Worldgem Brands Srl suportará as suas próprias despesas.
Wiszniewska-Białecka | Dehousse | Kanninen |
Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 7 de Dezembro de 2010.
Assinaturas