SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
10 settembre 2014 (*)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo STAR – Marchio internazionale figurativo anteriore STAR LODI – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»
Nella causa T‑199/13,
DTM Ricambi Srl, con sede a Bologna (Italia), rappresentata da V. Catelli e A. Loffredo, avvocati,
ricorrente,
contro
Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato da L. Rampini e P. Bullock, in qualità di agenti,
convenuto,
controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale:
Società trasporti automobilistici regionali SpA (STAR), con sede a Lodi (Italia), rappresentata da F. Caricato, avvocato,
avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 24 gennaio 2013 (procedimento R 0124/2012‑1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Società trasporti automobilistici regionali SpA (STAR) e la DTM Ricambi Srl,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),
composto da A. Dittrich (relatore), presidente, J. Schwarcz e V. Tomljenović, giudici,
cancelliere: J. Palacio González, amministratore principale
visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale l’8 aprile 2013,
visto il controricorso dell’UAMI depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 luglio 2013,
visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 luglio 2013,
in seguito all’udienza dell’8 maggio 2014,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti
1 Il 19 aprile 2007 la DTM Ricambi Srl, ricorrente, ha presentato una domanda di registrazione di marchio comunitario all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].
2 Il marchio oggetto della domanda di registrazione è il segno figurativo seguente:
3 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 7, 9 e 12 ai sensi dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato. Nella domanda di registrazione e durante il procedimento dinanzi all’UAMI, per ciascuna di tali classi, i prodotti sono stati designati come segue:
– classe 7: «Pistoni, segmenti elastici, testate, bielle, manovelle, supporti, camicie per cilindri, alberi motori; bronzine e simili componenti dei motori a combustione interna; dispositivi di alimentazione di detti motori; pompe di iniezione ed iniettori e loro componenti; regolatori della pressione di mandata del combustibile; dispositivi per la regolazione e la limitazione della velocità angolare di detti motori; limitatori di giri e loro componenti; dispositivi per l’accensione di detti motori; candele di riscaldamento; dispositivi per la sovralimentazione di detti motori; compressori volumetrici e a turbina; dispositivi per la regolazione della fasatura di distribuzione e di scarico; alberi a camme, catene e cinghie di distribuzione; sistemi meccanici ed elettronici per definire l’istante di accensione e di iniezione; pompe di lubrificazione; pompe di lavaggio»;
– classe 9: «Sistemi elettronici per definire l’istante di accensione e di iniezione»;
– classe 12: «Motori per veicoli terrestri, aerei o nautici, i giunti e gli organi di trasmissione per i veicoli innanzi menzionati».
4 La domanda di marchio comunitario è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 6/2008, del 4 febbraio 2008.
5 Il 24 aprile 2008 la Società trasporti automobilistici regionali SpA (STAR), interveniente, ha proposto opposizione alla registrazione del marchio richiesto per i prodotti indicati al precedente punto 3, ai sensi dell’articolo 42 del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 41 del regolamento n. 207/2009)].
6 L’opposizione era basata, in particolare, sui seguenti marchi anteriori:
– il marchio internazionale figurativo n. 872970, registrato il 18 agosto 2005, che produce effetti, tra l’altro, in Belgio, Bulgaria, Germania, Grecia, Francia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Romania, Slovenia e Slovacchia, e riprodotto di seguito:
– il marchio italiano figurativo n. 971805 depositato il 24 giugno 2005 e registrato il 18 agosto 2005, riprodotto di seguito:
7 Il marchio internazionale anteriore designa prodotti e servizi rientranti nelle classi 12, 38, 39 e 42 dell’Accordo di Nizza e corrispondenti, per quanto riguarda la classe 12, alla descrizione seguente: «Autobus; automobili; camion; ciclomotori; motocicli; biciclette; tricicli; pneumatici e camere d’aria per veicoli e autoveicoli in genere; trattori; veicoli e autoveicoli; aerei; elicotteri; alianti; imbarcazioni; canotti; navi; mezzi di locomozione terrestri, aerei e nautici; motori per veicoli terrestri; parti costitutive di cicli, motocicli, ciclomotori e autoveicoli; parti costitutive di imbarcazioni e aerei».
8 I motivi dedotti a sostegno dell’opposizione erano quelli di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), e all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 40/94 [divenuti articoli 8, paragrafo 1, lettere a) e b), e articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009].
9 Il 22 novembre 2011 la divisione di opposizione ha accolto l’opposizione per tutti i prodotti designati dal marchio richiesto, con la motivazione dell’esistenza di un rischio di confusione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, tra quest’ultimo e il marchio internazionale anteriore.
10 Il 17 gennaio 2012 la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all’UAMI, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009, contro la decisione della divisione di opposizione.
11 Con decisione del 24 gennaio 2013 (in prosieguo la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso dell’UAMI ha respinto il ricorso con la motivazione dell’esistenza di un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Essa ha considerato che il pubblico di riferimento consisteva essenzialmente di professionisti esperti e avveduti negli Stati membri dell’Unione elencati nel precedente punto 6. Essa ha inoltre ritenuto ragionevole estendere l’esame al territorio italiano, se necessario, ai fini della propria decisione. I prodotti designati dai marchi in conflitto, nei limiti in cui rientrano nella classe 12, sarebbero sostanzialmente identici. I prodotti rientranti nelle classi 7 e 9, come indicati nella domanda di registrazione, sarebbero molto simili a una parte dei prodotti elencati nella classe 12 e designati dal marchio internazionale anteriore. La commissione di ricorso ha poi esaminato la somiglianza tra i marchi in conflitto e ha constatato che, sul piano visivo, essi presentavano un grado di somiglianza debole, mentre gli stessi erano molto simili sul piano fonetico e identici dal punto di vista concettuale. La commissione di ricorso ha altresì ritenuto che il preteso carattere distintivo debole del marchio internazionale anteriore, fatto valere dalla ricorrente, non fosse sufficientemente dimostrato da quest’ultima per i territori interessati, sottolineando al contempo che, in ogni caso, il debole carattere distintivo del marchio internazionale anteriore era uno dei fattori, ma non il solo, da prendere in considerazione ai fini della valutazione del rischio di confusione. Infine, nella valutazione globale del rischio di confusione, la commissione di ricorso ha stimato che l’elevato grado di somiglianza, se non l’identità, dei prodotti in questione compensasse, in virtù del principio di interdipendenza dei fattori presi in considerazione per valutare il rischio di confusione, il debole grado di somiglianza tra i marchi, e che anche un professionista attento avrebbe potuto confondere i marchi in conflitto.
Conclusioni delle parti
12 Nell’atto introduttivo del ricorso la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione impugnata;
– accogliere la domanda di registrazione del marchio;
– condannare l’interveniente a sopportare le sue spese nonché le spese della ricorrente, comprese quelle sostenute dinanzi alla divisione di opposizione.
13 All’udienza, la ricorrente ha precisato e in parte ritirato le sue domande iniziali, così che ormai chiede al Tribunale di annullare la decisione impugnata e di condannare l’interveniente alle sue e alle proprie spese.
14 L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese.
15 L’interveniente chiede che il Tribunale voglia:
– confermare la decisione impugnata;
– condannare la ricorrente alle spese del presente procedimento e dei procedimenti dinanzi all’UAMI.
In diritto
16 A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce sostanzialmente un motivo unico attinente alla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso avrebbe ravvisato a torto la sussistenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto. La ricorrente aveva sollevato nel ricorso un secondo motivo attinente alla mancata considerazione di un principio di «dilution» (diluizione), ma all’udienza ha precisato che tale motivo era da considerarsi incluso nel primo, perciò ne è stato preso atto nel verbale d’udienza.
17 La ricorrente sostiene, in particolare, che la commissione di ricorso ha erroneamente valutato la somiglianza tanto dei marchi in conflitto quanto dei prodotti da essi contrassegnati. Per giunta, la distintività dell’elemento denominativo «star» sarebbe molto scarsa dato che tali marchi sono usati in modo massiccio nel settore industriale interessato, sicché le differenze che il marchio richiesto presenterebbe rispetto al marchio internazionale anteriore sarebbero sufficienti ad escludere ogni rischio di confusione. Infine, l’interveniente non userebbe il marchio internazionale anteriore per i prodotti della classe 12 e sarebbe attiva unicamente nel ristretto territorio della cittadina di Lodi e zone limitrofe.
18 L’UAMI e l’interveniente contestano tali argomenti.
19 Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, su opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio con un marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato.
20 Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 207/2009, si considera marchio anteriore un marchio, quale il marchio internazionale anteriore, oggetto di registrazione internazionale riguardante uno o più Stati membri, la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di registrazione del marchio richiesto.
21 La giurisprudenza ha definito il rischio di confusione come la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente legate tra loro [v. sentenza del 9 luglio 2003, Laboratorios RTB/UAMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Racc. EU:T:2003:199, punti da 30 a 33 e giurisprudenza ivi citata]. Secondo questa stessa giurisprudenza, il rischio di confusione dev’essere valutato globalmente, in base alla percezione dei segni e dei prodotti o servizi di cui trattasi da parte del pubblico di riferimento, tenendo conto di tutti i fattori che caratterizzano il caso di specie, in particolare dell’interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o dei servizi contrassegnati.
22 Occorre dunque esaminare tali fattori che, nel complesso, possono portare a un rischio di confusione.
Sul pubblico di riferimento e sul suo livello d’attenzione
23 La commissione di ricorso, al punto 12 della decisione impugnata, ha detto di ritenere ragionevole estendere l’esame del rischio di confusione in relazione al pubblico di riferimento all’Italia, ove necessario. Tuttavia, si è poi limitata a prendere in considerazione unicamente i territori coperti dal marchio internazionale anteriore, tra cui non rientra l’Italia.
24 La ricorrente sostiene, come ha precisato all’udienza, che il pubblico italiano deve essere preso in considerazione nella determinazione del pubblico di riferimento ai fini della valutazione del rischio di confusione.
25 Secondo una costante giurisprudenza, quando la tutela del marchio anteriore si estende a più Stati membri dell’Unione, occorre prendere in considerazione la percezione dei marchi in conflitto da parte dei consumatori dei prodotti o dei servizi controversi su tutto tale territorio. Tuttavia, è sufficiente, per rifiutare la registrazione di un marchio comunitario, che un impedimento assoluto alla registrazione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 esista solo in una parte di tale territorio [v., in tal senso, sentenza del 14 dicembre 2006, Mast-Jägermeister/UAMI – Licorera Zacapaneca (VENADO con riquadro e a.), T‑81/03, T‑82/03 e T‑103/03, Racc. EU:T:2006:397, punto 76 e giurisprudenza ivi citata].
26 Dato che la decisione impugnata ha accolto l’opposizione per il solo motivo della sussistenza di un rischio di confusione tra il marchio richiesto e il marchio internazionale anteriore e quest’ultimo non copre il territorio italiano, il pubblico di riferimento non può che comprendere gli Stati membri dell’Unione indicati nella registrazione del marchio internazionale anteriore. Pertanto, come giustamente precisato dall’UAMI all’udienza, il territorio italiano ne è escluso e il pubblico italiano non può essere preso in considerazione nella valutazione del rischio di confusione.
27 Orbene, la commissione di ricorso, nonostante avesse detto di ritenere ragionevole prendere in considerazione anche il territorio italiano, ove necessario, alla fine ha tenuto conto unicamente del pubblico degli Stati membri dell’Unione coperti dal marchio internazionale anteriore e non ha dunque commesso errori nella valutazione del pubblico di riferimento.
28 Quanto al pubblico di riferimento, la commissione di ricorso ha giustamente considerato, senza peraltro essere contraddetta dalle parti sul punto, che esso era composto solo da professionisti e tecnici con un elevato livello d’attenzione.
Sul confronto tra i prodotti
29 La commissione di ricorso è giunta alla conclusione che sussistesse identità tra i prodotti contraddistinti dal marchio richiesto e i prodotti contraddistinti dal marchio internazionale anteriore, nei limiti in cui rientravano nella classe 12. Per quanto riguarda, da un lato, i prodotti delle classi 7 e 9 designati dal marchio richiesto e, dall’altro, i motori per veicoli designati dal marchio internazionale anteriore, la commissione di ricorso ha considerato che il loro livello di somiglianza fosse elevato.
30 La ricorrente, contraddetta dall’UAMI e dall’interveniente sul punto, conclude per l’assenza di somiglianza tra tutti i prodotti in discussione. I prodotti contraddistinti dal marchio richiesto sarebbero componenti, pezzi o sistemi per la costruzione di macchine complesse e utilizzati come pezzi per la costruzione, mentre i prodotti coperti dal marchio internazionale anteriore sarebbero prodotti finiti per il trasporto di persone e utilizzati come mezzi di locomozione.
31 Secondo costante giurisprudenza, per valutare la somiglianza tra i prodotti controversi, occorre tener conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto tra di essi. Questi fattori includono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarità. Possono essere presi in considerazione anche altri fattori, come i canali di distribuzione dei prodotti interessati [v. sentenza dell’11 luglio 2007, El Corte Inglés/UAMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Racc. EU:T:2007:219, punto 37 e giurisprudenza ivi citata].
32 Occorre procedere alla valutazione della somiglianza tra i prodotti controversi alla luce di quanto appena esposto.
33 Per quanto riguarda, in primo luogo, i motori per veicoli terrestri designati dal marchio richiesto, si deve necessariamente rilevare che sono identici ai «motori per veicoli terrestri» coperti dal marchio internazionale anteriore. La commissione di ricorso, ove la sua valutazione si riferisce ai citati prodotti, non ha quindi commesso errori qualificandoli identici.
34 In secondo luogo, per quanto riguarda i veicoli aerei o nautici, i giunti e gli organi di trasmissione, oggetto del marchio richiesto, da un lato, e i prodotti della classe 12 oggetto del marchio internazionale anteriore, incluse le parti costitutive di autoveicoli, imbarcazioni e aerei, dall’altro, il Tribunale constata che si evince con chiarezza dalla nota esplicativa sulla classe 12 della classificazione di Nizza che i motori per aerei e imbarcazioni non rientrano nella classe 12, ma nella classe 7.
35 Se è vero che la classificazione di Nizza ha soltanto carattere amministrativo, occorre tuttavia farvi ricorso per stabilire, alla bisogna, la portata, o il significato, dei prodotti per i quali un marchio anteriore è stato registrato.
36 Nel caso di specie, le «parti costitutive di imbarcazioni e aerei» appartenenti alla classe 12 e coperte del marchio internazionale anteriore devono essere interpretate da un punto di vista sistematico, alla luce della logica e del sistema inerente alla classificazione di Nizza, tenendo conto nel contempo della descrizione e delle note esplicative concernenti le classi 7 e 12 [v., in tal senso, sentenza del 18 giugno 2008, Coca-Cola/UAMI – San Polo (MEZZOPANE), T‑175/06, Racc. EU:T:2008:212, punti da 72 a 78].
37 L’interpretazione delle «parti costitutive di imbarcazioni e aerei» deve dunque tener conto della logica dell’inquadramento nella classe, in forza del quale i motori e gli organi di trasmissione per veicoli non terrestri, nonché i pezzi di motore di ogni tipo, sono esplicitamente esclusi dalla classe 12.
38 Perciò le «parti costitutive di imbarcazioni e aerei» quali contraddistinte dal marchio internazionale anteriore, e che sono state correttamente inserite nella classe 12, devono essere interpretate nel senso che non includono i motori per veicoli aerei o nautici, i giunti e gli organi di trasmissione. Pertanto, non è possibile considerare le «parti costitutive di imbarcazioni e aerei» identiche ai motori per veicoli aerei o nautici, i giunti e gli organi di trasmissione.
39 Tuttavia, considerato che la classificazione dei prodotti e servizi effettuata dall’accordo di Nizza serve esclusivamente a fini amministrativi, non si può considerare che prodotti non siano simili solo perché compaiono, come nel caso di specie, in classi differenti di detta classificazione [v., in tal senso, sentenze del 13 dicembre 2004, El Corte Inglés/UAMI – Pucci (EMILIO PUCCI), T‑8/03, Racc. EU:T:2004:358, punto 40, e del 7 febbraio 2006, Alecansan/UAMI – CompUSA (COMP USA), T‑202/03, EU:T:2006:44, punto 38].
40 Per quanto riguarda, da un lato, i motori per veicoli aerei e nautici, i giunti e gli organi di trasmissione, che sono stati erroneamente inclusi nella classe 12 nella domanda di registrazione del marchio, e, dall’altro, le «parti costitutive di imbarcazioni e aerei», come contraddistinte dal marchio internazionale anteriore, occorre constatare che tutti questi prodotti sono componenti destinate a essere montate su veicoli aerei o nautici o a essere utilizzate per ripararli, per quanto le parti costitutive di imbarcazioni e aerei, appartenenti alla classe 12, non comprendano i motori per aerei e imbarcazioni. Tali prodotti fanno parte del medesimo settore industriale e si rivolgono al medesimo pubblico, ossia ai tecnici e ai professionisti del ramo delle officine di montaggio e di riparazione di veicoli aerei e nautici. Conseguentemente, tutti questi prodotti hanno un elevato grado di somiglianza, in particolare alla luce della giurisprudenza citata al precedente punto 31 e come hanno d’altronde riconosciuto all’udienza l’UAMI e la ricorrente.
41 In terzo luogo, per quanto riguarda i restanti prodotti contraddistinti dal marchio richiesto, che rientrano nelle classi 7 e 9, occorre constatare che corrispondono a parti di motori e, nel caso dei «sistemi elettronici per definire l’istante di accensione e di iniezione», compresi nella classe 9, a accessori di motori, tutti indispensabili per la locomozione di un veicolo terrestre. Anche se tali prodotti, non compresi nella classe 12, non possono essere considerati identici ai motori per veicoli terrestri, che sono invece compresi nella classe 12, si deve necessariamente rilevare che somigliano loro molto per natura, finalità e modi d’impiego, in quanto gli uni sono componenti funzionali agli altri e sono tutti destinati al medesimo utilizzo, vale a dire alla costruzione e alla riparazione di motori per veicoli terrestri, e al medesimo pubblico di riferimento, vale a dire i tecnici e i professionisti del ramo delle officine di montaggio e riparazione di veicoli terrestri. Pertanto, il grado di somiglianza tra tali prodotti è elevato.
42 Si evince da quanto precede che la commissione di ricorso ha commesso un errore al momento di confrontare i prodotti di cui trattasi, avendo qualificato come identici, e non come fortemente simili, i motori per veicoli aerei e nautici, i giunti e gli organi di trasmissione, e le «parti costitutive di imbarcazioni e aerei».
Sul confronto tra i segni
43 La valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, sull’impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. La percezione dei marchi da parte del consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione svolge un ruolo determinante nella valutazione globale di detto rischio. A tale proposito, il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt’uno e non ne esamina i vari dettagli (v. sentenza del 12 giugno 2007, UAMI/Shaker, C‑334/05 P, Racc. EU:C:2007:333, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).
Sul confronto visivo
44 La commissione di ricorso ha considerato che, sul piano visivo, i marchi in conflitto hanno un limitato grado di somiglianza. L’elemento denominativo «star» sarebbe dominante nel marchio richiesto e nel marchio internazionale anteriore. Il preteso limitato carattere distintivo dell’elemento denominativo «star» non sarebbe stato dimostrato dalla ricorrente per quanto riguarda i territori interessati. La veste grafica differente dei marchi in conflitto non sarebbe d’altronde decisiva, perché il pubblico di riferimento potrebbe pensare che la veste grafica del marchio internazionale anteriore è stata soggetta a restyling.
45 La ricorrente contesta tali argomenti e sostiene che, proprio per la presenza dell’elemento denominativo «lodi» e per il carattere distintivo limitato dell’elemento denominativo «star» nel marchio internazionale anteriore, non vi sarebbe somiglianza sul piano visivo.
46 Risulta dalla giurisprudenza che il consumatore in genere presta maggiore attenzione all’inizio di un marchio che alla sua fine [sentenze del 7 settembre 2006, Meric/UAMI – Arbora & Ausonia (PAM‑PIM’S BABY‑PROP), T‑133/05, Racc. EU:T:2006:247, punto 51, e del 25 marzo 2009, L’Oréal/UAMI – Spa Monopole (SPALINE), T‑21/07, EU:T:2009:80, punto 24; v. anche, in tal senso, sentenza del 12 novembre 2008, Shaker/UAMI – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), T‑7/04, Racc. EU:T:2008:481, punto 46] e che la parola posta all’inizio del segno può avere un impatto più importante del resto del segno [v., in tal senso, sentenza del 16 marzo 2005, L’Oréal/UAMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, Racc. EU:T:2005:102, punto 64].
47 La ricorrente espone, al riguardo, che l’elemento denominativo «star», come tale, ha un carattere distintivo limitato.
48 Tuttavia, per costante giurisprudenza l’eventuale carattere distintivo debole di un elemento di un marchio complesso non implica che esso non possa risultare dominante ove, segnatamente per la sua posizione nel segno o per le sue dimensioni, sia suscettibile di imporsi alla percezione del consumatore e di imprimersi nella sua memoria [v. sentenza del 13 dicembre 2007, Xentral/UAMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, Racc. EU:T:2007:387, punto 54 e giurisprudenza ivi citata].
49 Nel caso in esame, l’elemento denominativo «star» è preponderante nell’impressione complessiva prodotta dal marchio internazionale anteriore, in particolare per la sua posizione grafica al centro e i caratteri molto più grandi di quelli dell’elemento denominativo «lodi». Vero è che quest’ultimo elemento non è completamente trascurabile nell’impressione complessiva prodotta dal marchio internazionale anteriore, tuttavia resta secondario rispetto all’elemento denominativo «star». Non sarà percepito come parte integrante di un insieme quale «starlodi», ma come un elemento aggiuntivo e distinto dall’elemento denominativo «star», sul quale si focalizzerà principalmente l’attenzione e l’interesse del pubblico di riferimento.
50 Deriva da quanto precede, come giustamente ritenuto dalla commissione di ricorso, che, nonostante l’eventuale carattere distintivo limitato dell’elemento denominativo «star», il marchio internazionale anteriore è dominato da tale elemento, fermo restando che l’elemento denominativo «lodi» non è però trascurabile.
51 Quanto al marchio richiesto, che ha una veste grafica moderna ed è costituito da un elemento figurativo composto da una stella all’interno di un rombo seguita dalla parola «star» scritta a lettere grandi, occorre ricordare la giurisprudenza del Tribunale secondo la quale, quando un marchio è composto da elementi denominativi e figurativi, i primi sono, di norma, più distintivi dei secondi, perché il consumatore medio farà riferimento piò facilmente al prodotto di cui trattasi citandone il nome piuttosto che descrivendo l’elemento figurativo del marchio [v. sentenza del 7 febbraio 2013, AMC-Representações Têxteis/UAMI – MIP Metro (METRO KIDS COMPANY), T‑50/12, EU:T:2013:68, punto 29 e giurisprudenza ivi citata].
52 Così, la parola «star», unico elemento denominativo del marchio richiesto, ne occupa più dei tre quarti della superficie e domina l’impressione complessiva prodotta dal marchio richiesto, fermo restando che l’elemento figurativo non è però trascurabile.
53 Ne consegue, come giustamente ritenuto dalla commissione di ricorso, e contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, che i marchi in conflitto sono visivamente simili per la presenza dell’elemento denominativo «star», che occupa uno spazio preponderante in ciascuno dei marchi in conflitto. Il grado di somiglianza visiva deve tuttavia ritenersi limitato, in particolare a causa di caratteri differenti nei marchi in conflitto e per la presenza di elementi figurativi differenti.
Sul confronto fonetico
54 Esattamente come per il confronto visivo, la ricorrente si basa sulla presenza dell’elemento denominativo «lodi» nel marchio internazionale anteriore sottolineando che tale elemento è di per sé idoneo a differenziare la pronuncia dei marchi in conflitto.
55 La commissione di ricorso ha invece ritenuto che il grado di somiglianza fonetica fosse elevato, dato in particolare il posizionamento marginale dell’elemento denominativo «lodi» e il fatto che il pubblico di riferimento potrebbe pensare che non vada pronunciato, perché una gran parte non ne comprenderebbe il significato. La commissione di ricorso ha, inoltre, ritenuto che fosse risaputo che molti marchi, specialmente quelli disegnati in epoca lontana, in aggiunta all’elemento distintivo (il «cuore»), contenevano legenda descrittive del prodotto, del fabbricante o della provenienza geografica.
56 Il Tribunale ricorda che anche sul piano fonetico il consumatore, di norma, presterà maggiore attenzione al primo elemento denominativo di un marchio [v., in tal senso, sentenze del 17 marzo 2004, El Corte Inglés/UAMI – González Cabello e Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 e T‑184/02, Racc. EU:T:2004:79, punto 83, e FLEXI AIR, punto 46 supra, EU:T:2005:102, punti 70 e 71], in particolare quando tale elemento occupa una posizione predominante, cosicché l’accento si pone su tale elemento e non sull’altro [v., in tal senso, sentenza del 3 luglio 2003, Alejandro/UAMI – Anheuser‑Busch (BUDMEN), T‑129/01, Racc. EU:T:2003:184, punti 49 e 50].
57 Tale considerazione non può tuttavia contraddire il principio secondo il quale l’esame della somiglianza dei marchi in conflitto deve tener conto dell’impressione complessiva prodotta da tali marchi, giacché il consumatore medio di solito percepisce un marchio come un tutt’uno e non ne esamina i vari dettagli (v. sentenza GIORGIO BEVERLY HILLS, punto 21 supra, EU:T:2003:199, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).
58 Contrariamente a quanto sembra suggerire la commissione di ricorso, il Tribunale constata che nella presente causa niente consente di giungere alla conclusione che il pubblico di riferimento ometterà sistematicamente di pronunciare l’elemento denominativo «lodi». In primo luogo, la raffigurazione grafica del marchio internazionale anteriore non rende marginale tale elemento in maniera da renderlo del tutto trascurabile e da suggerire che scompaia sul piano fonetico. In secondo luogo, la tesi che la veste grafica datata indurrebbe il pubblico di riferimento a non tener conto dell’elemento denominativo ‘lodi’ non può essere accolta. Gran parte del pubblico di riferimento non si chiederà quale sia l’origine dell’elemento denominativo ‘lodi’ e quindi non lo percepirà come semplicemente descrittivo. In terzo luogo, il pubblico di riferimento interpreterà l’elemento denominativo «lodi» come un elemento di fantasia e considererà che abbia una certa importanza nell’impressione complessiva prodotta dal marchio internazionale anteriore.
59 Pertanto, benché i marchi in conflitto si assomiglino e coincidano, in particolare per quanto concerne la parte iniziale, il loro grado di somiglianza non è elevato, ma resta nella media. La commissione di ricorso ha dunque commesso un errore dichiarando che sul piano fonetico sussisteva un elevato grado di somiglianza.
Sul confronto concettuale
60 La commissione di ricorso fonda la sua affermazione circa l’evidente identità concettuale dei marchi in conflitto sostanzialmente sulla parola «star», percepita dal pubblico di riferimento come un’allusione al termine inglese «star» (che significa «stella»), termine che, anche fuori dalle aree anglofone, sarebbe comunemente utilizzato, compreso e percepito come una metafora positiva.
61 In via preliminare, occorre ricordare che il Tribunale ha già dichiarato che la parola «star» appartiene al vocabolario elementare della lingua inglese e che è generalmente noto alla gran parte del pubblico dell’Unione europea, ivi compresi i territori non anglofoni. Infatti, il Tribunale ha giudicato che il termine inglese «star» era generalmente compreso da una gran parte del pubblico di riferimento come un termine elogiativo che mette l’accento sulla qualità dei prodotti [v., in tal senso, sentenza dell’11 maggio 2010, Wessang/UAMI – Greinwald (star foods), T‑492/08, EU:T:2010:186, punti 52 e 19].
62 Se è vero che la parola «star» che figura nel marchio internazionale anteriore si riferisce all’acronimo della denominazione sociale dell’interveniente («Società Trasporti Automobilistici Regionali»), come si evince, secondo la ricorrente, consultando le pagine del suo sito Internet o la visura camerale della camera di commercio competente, va rilevato che tale argomento non regge, in particolare perché la grande maggioranza del pubblico di riferimento non consulterà Internet, e ancor meno la visura camerale, quando si troverà di fronte al marchio internazionale anteriore. In più, il pubblico di riferimento non avrebbe motivo di intraprendere una ricerca del genere, perché il termine «star» non suggerisce affatto che si tratti di un acronimo.
63 Infine, poiché l’elemento denominativo «lodi» per una parte importante del pubblico di riferimento è privo di significato, se ne deve concludere che il pubblico di riferimento non ha elementi o informazioni che gli facciano cogliere il significato oggettivo e originario del marchio internazionale anteriore, perché il solo senso logico che potrebbe trarne sarebbe l’allusione alla stella come metafora positiva. Posto altresì che il marchio richiesto fa la stessa allusione, in quanto la stella evidenzia il carattere metaforico del marchio, occorre dichiarare che la commissione di ricorso ha giustamente concluso nel senso dell’identità concettuale dei marchi in conflitto.
Sulla valutazione globale del rischio di confusione
64 La valutazione globale del rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori presi in considerazione e, in particolare, tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati. Così, un debole grado di somiglianza tra i prodotti designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (sentenze del 29 settembre 1998, Canon, C‑39/97, Racc. EU:C:1998:442, punto 17, e VENADO con riquadro e a., punto 25 supra, EU:T:2006:397, punto 74).
65 La commissione di ricorso ha considerato che i marchi in conflitto potevano globalmente essere considerati simili. I prodotti in discussione sarebbero molto simili, se non identici. L’elevata somiglianza, se non l’identità dei prodotti, compenserebbe il debole grado di somiglianza dei marchi, cosicché anche un professionista attento e preparato potrebbe ragionevolmente pensare che l’origine commerciale dei motori e dei pezzi di ricambio sia la stessa. Quanto al debole carattere distintivo del marchio internazionale anteriore richiamato dalla ricorrente, la commissione di ricorso ha considerato che era uno dei fattori, ma non il solo, da prendere in considerazione ai fini della valutazione del rischio di confusione.
66 La ricorrente, dal canto suo, contesta che sussista un rischio di confusione tra i marchi in conflitto per quanto riguarda i prodotti di cui trattasi. Essa deduce in particolare che il marchio internazionale anteriore è oggetto di «diluizione». All’udienza, la ricorrente ha precisato che questo argomento mirava a dimostrare il carattere distintivo debole del marchio internazionale anteriore, in particolare perché la parola «star» è frequentemente e comunemente utilizzata nel mercato dei prodotti di cui trattasi.
67 Quanto al carattere distintivo del marchio internazionale anteriore, si deve rilevare che la commissione di ricorso non l’ha esaminato esaustivamente, essendosi limitata a sottolineare che la ricorrente non aveva fornito sufficienti prove in grado di dimostrare il preteso carattere distintivo debole. Si evince tuttavia dal punto 30 della decisione impugnata che la commissione di ricorso era del parere che, anche supponendo dimostrato il carattere distintivo debole, ciò non avrebbe potuto rimettere in discussione la sua affermazione circa la sussistenza di un rischio di confusione.
68 Il Tribunale constata, anzi tutto, che la parola «star» è compresa dalla gran parte del pubblico di riferimento come termine elogiativo o encomiastico (v., in tal senso, sentenza star foods, punto 61 supra, EU:T:2010:186, punto 52) ed è quindi giusto considerare debole il carattere distintivo intrinseco del marchio internazionale anteriore, almeno dal punto di vista dei consumatori che comprendono la parola «star».
69 Tuttavia, e contrariamente a quanto afferma la ricorrente, l’eventuale carattere distintivo debole del marchio internazionale anteriore non impedirebbe di constatare la sussistenza di un rischio di confusione nel caso in esame. Come giustamente esposto dalla commissione di ricorso, se è vero che il carattere distintivo del marchio internazionale anteriore deve essere preso in considerazione per valutare il rischio di confusione, esso è soltanto un elemento tra altri che intervengono al momento di tale valutazione. Difatti, anche in presenza di un marchio anteriore a debole carattere distintivo, può sussistere un rischio di confusione, in particolare, a causa di una somiglianza dei segni e dei prodotti o servizi di cui trattasi (v. sentenza PAGESJAUNES.COM, punto 47 supra, EU:T:2007:387, punto 70 e giurisprudenza ivi citata).
70 A questo proposito, il Tribunale ricorda che i motori per veicoli terrestri, i giunti e gli organi di trasmissione, designati dal marchio richiesto, sono identici a determinati prodotti oggetto del marchio internazionale anteriore e che i restanti prodotti oggetto della domanda di registrazione hanno tutti un elevato grado di somiglianza rispetto ai prodotti rivendicati dal marchio internazionale anteriore. I prodotti in discussione sono quindi molto simili, se non identici.
71 Per quanto riguarda la somiglianza dei marchi in conflitto, il Tribunale ricorda che sono debolmente simili sul piano visivo, mediamente simili sul piano fonetico e identici sul piano concettuale.
72 In aggiunta, occorre sottolineare, come giustamente rilevato dalla commissione di ricorso, che il fatto che la veste grafica dei marchi in conflitto sia differente, in quanto il marchio internazionale anteriore riflette un design piuttosto datato, mentre il marchio richiesto è concepito in modo più moderno, non è sufficiente al fine di escludere qualsiasi rischio di confusione tra i marchi in conflitto, in particolare perché il pubblico di riferimento potrebbe facilmente credere che la veste grafica del marchio internazionale anteriore sia stata ammodernata.
73 A tal proposito, va sottolineato che il fatto che il pubblico di riferimento sia composto da professionisti e tecnici dotati di un elevato livello di attenzione non esclude che tale pubblico possa confondere i marchi in conflitto, proprio per la loro identità concettuale, la loro somiglianza fonetica media e la loro somiglianza visiva, per quanto debole, che potrebbero far credere a detti professionisti che il marchio richiesto sia la versione moderna del marchio internazionale anteriore e che i prodotti in conflitto provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.
74 Nel caso in esame, il grado di somiglianza elevato, se non l’identità, dei prodotti interessati nonché la somiglianza tra i marchi in conflitto compensano l’eventuale carattere distintivo debole dell’elemento denominativo «star». In più occorre tenere conto del fatto che i prodotti di cui trattasi sono tutti destinati alla stessa clientela e utilizzati negli stessi cantieri, dalle stesse officine specializzate nei settori del montaggio, della riparazione e della costruzione dei veicoli terrestri, aerei e nautici. Infine, il Tribunale ricorda che è sufficiente accertare il rischio di confusione e non la confusione stessa [sentenza del 15 gennaio 2003, Mystery Drinks/UAMI – Karlsberg Brauerei (MYSTERY), T‑99/01, Racc. EU:T:2003:7, punto 48].
75 Da tutto quanto precede si evince che sussiste il rischio che il pubblico possa credere che i prodotti di cui trattasi prevengano dalla medesima impresa o da imprese economicamente collegate ove siano commercializzati con l’apposizione dei marchi in conflitto.
76 La commissione di ricorso è quindi giustamente pervenuta alla conclusione che sussiste un rischio di confusione. I due errori da essa commessi, per aver considerato, da un lato, che i motori per veicoli aerei e nautici, i giunti e gli organi di trasmissione, oggetto della domanda di registrazione, erano identici a taluni prodotti designati dal marchio internazionale anteriore e, dall’altro, che il grado di somiglianza fonetica tra i marchi in conflitto era elevato, e non medio, non possono comportare l’annullamento della decisione impugnata. Infatti, nel caso in esame è possibile ravvisare l’esistenza di un rischio di confusione, anche se i prodotti vanno considerati molto simili e la somiglianza fonetica dei marchi in conflitto va considerata media.
77 Siffatta conclusione non è rimessa in discussione dagli altri argomenti avanzati dalla ricorrente.
78 Quanto all’argomento della ricorrente secondo il quale i marchi che utilizzano il termine «star» sono abbastanza comuni, va detto che, sebbene non si possa certo escludere che, in taluni casi, la coesistenza di più marchi anteriori sul mercato possa eventualmente ridurre il rischio di confusione tra due marchi in conflitto, una simile eventualità può essere presa in considerazione solo qualora, quanto meno nel corso del procedimento dinanzi all’UAMI riguardante gli impedimenti relativi alla registrazione, il richiedente del marchio comunitario abbia debitamente dimostrato che detta coesistenza si fondava sull’insussistenza di un rischio di confusione, nella mente del pubblico di riferimento, tra i marchi anteriori rivendicati e il marchio anteriore dell’interveniente su cui si fonda l’opposizione [v. sentenza del 20 gennaio 2010, Nokia/UAMI – Medion (LIFE BLOG), T‑460/07, Racc. EU:T:2010:18, punto 68 e giurisprudenza ivi citata].
79 Nel caso in esame, l’argomento della ricorrente relativo all’uso frequente e comune dei marchi che includono l’elemento denominativo «star» non è suffragato, dato che essa ha presentato solo esempi relativi al mercato italiano che non fa parte del territorio rilevante. Inoltre, la ricorrente non deduce nessun argomento in grado di dimostrare che tale pretesa coesistenza si fondava sull’insussistenza di rischio di confusione tra i marchi anteriori azionati e il marchio internazionale anteriore.
80 In più, la giurisprudenza richiamata dalla ricorrente a sostegno del suo argomento relativo al preteso carattere distintivo debole del marchio internazionale anteriore, e in particolare la sentenza del 22 marzo 2007, Sigla/UAMI – Elleni Holding (VIPS) (T‑215/03, Racc. EU:T:2007:93, punto 62), si inseriva nell’ambito di un esame disciplinato dall’attuale articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 e riguardava la protezione di un marchio molto noto. Poiché il contesto di fatto e di diritto di tale sentenza era completamente differente da quello della presente causa, tale giurisprudenza è irrilevante nel caso di specie.
81 Quanto all’argomento secondo il quale l’interveniente non usa il marchio internazionale anteriore per i prodotti appartenenti alla classe 12, così che il debole carattere distintivo intrinseco del marchio non potrebbe considerarsi incrementato in seguito all’uso, è sufficiente ricordare che la commissione di ricorso non si è fondata sul carattere distintivo incrementato dall’uso. Tale argomento nel caso di specie è quindi inconferente.
82 L’argomento secondo il quale l’interveniente è attiva solo nelle zone limitrofe alla cittadina di Lodi va respinto perché le modalità di commercializzazione concrete dei prodotti designati da un marchio possono variare nel tempo e secondo la volontà dei titolari dei marchi in conflitto, sicché non sono adatte ai fini dell’analisi in prospettiva del rischio di confusione tra detti marchi (v., in tal senso, sentenza del 15 marzo 2007, T.I.M.E ART/UAMI, C‑171/06 P, Racc. EU:C:2007:171, punto 59).
83 Infine, in tale contesto è inconferente l’argomento secondo il quale il marchio internazionale anteriore è usato dall’interveniente in un settore commerciale completamente differente rispetto a quello della ricorrente. Infatti, nell’ambito del procedimento di opposizione, l’UAMI può unicamente considerare l’elenco di prodotti richiesti come figura nella domanda di marchio di cui trattasi, fatte salve eventuali modifiche di quest’ultima [sentenza del 13 aprile 2005, Gillette/UAMI – Wilkinson Sword (RIGHT GUARD XTREME sport), T‑286/03, EU:T:2005:126, punto 33; v. anche, in tal senso, sentenza del 22 marzo 2007, Saint-Gobain Pam/UAMI – Propamsa (PAM PLUVIAL), T‑364/05, Racc. EU:T:2007:96, punto 89].
84 Da tutto quanto precede risulta che la commissione di ricorso ha giustamente concluso per la sussistenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto relativamente a tutti i prodotti in discussione. Pertanto, il motivo unico sollevato dalla ricorrente non è fondato e il presente ricorso deve essere respinto in toto.
Sulle spese
85 Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
86 L’UAMI chiede di condannare la ricorrente alle spese.
87 L’interveniente chiede di condannare la ricorrente alle spese «dei procedimenti davanti all’UAMI».
88 A tal riguardo occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 136, paragrafo 2, del regolamento di procedura, «[l]e spese indispensabili sostenute dalle parti per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, nonché le spese sostenute per la produzione, di cui all’articolo 131, paragrafo 4, secondo comma, delle traduzioni delle memorie o degli altri atti nella lingua processuale sono considerate spese ripetibili». Quindi le spese sostenute per il procedimento di opposizione non possono essere considerate spese ripetibili [v. sentenza del 15 novembre 2011, Hrbek/UAMI – Outdoor Group (ALPINE PRO SPORTSWEAR & EQUIPMENT), T‑434/10, EU:T:2011:663, punto 18 e giurisprudenza ivi citata].
89 Dato che il secondo capo delle conclusioni dell’interveniente è ambiguo perché fa riferimento ai «procedimenti», senza precisare di quale procedimenti si parli, potrebbe trattarsi o di un riferimento ai procedimenti tanto davanti alla divisione di opposizione quanto davanti alla commissione di ricorso o di un riferimento generico a tutte le spese ripetibili. Il Tribunale ritiene quindi opportuno interpretare tale capo delle conclusioni nel senso di non andare oltre quanto previsto dall’articolo 136, paragrafo 2, del regolamento di procedura.
90 Pertanto, occorre condannare la ricorrente alle spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La DTM Ricambi Srl è condannata alle spese.
Dittrich | Schwarcz | Tomljenović |
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 10 settembre 2014.
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